ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของรัฐนิวยอร์กได้มีคำวินิจฉัยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ "Brazilian Bum Bum Cream" โดย Sol de Janeiro มีลักษณะที่เป็นประโยชน์ใช้สอย (functional) จึงไม่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในรูปลักษณ์การค้า (trade dress) ตามพระราชบัญญัติแลนแฮม (Lanham Act) คำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิพากษาสรุปคดี لصالحบริษัท Apollo Healthcare Corp. ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตทางกฎหมายของสิทธิในรูปลักษณ์การค้า และความสำคัญของปัจจัยเรื่องประโยชน์ใช้สอยในการพิจารณาความคุ้มครอง
ข้อพิพาทในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของครีมทาตัวจาก SDJ ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายในตลับที่มีก้นโค้งมน ฝาปิดขนาดใหญ่เกินปกติ ใช้โทนสีเหลืองตัดขาว และมีตัวอักษรที่ออกแบบให้มีลวดลายเฉพาะตัว ทาง SDJ ยืนยันว่าองค์ประกอบการออกแบบเหล่านี้มีจุดประสงค์หลักด้านความสวยงาม และมีส่วนสร้างเอกลักษณ์ทางภาพที่โดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ทาง Apollo ซึ่งได้ผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อจำหน่ายที่ Costco โต้แย้งว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทำหน้าที่เชิงประโยชน์ใช้สอย จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิในรูปลักษณ์การค้า
การพิจารณาของศาลมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่เชิงประโยชน์ใช้สอยหรือไม่ โดยศาลพบว่าก้นตลับที่โค้งมนและฝาปิดขนาดใหญ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปรับปรุงการจับถือและการปิดผนึกให้ดียิ่งขึ้น ส่วนโทนสีนั้นถูกตัดสินว่าทำหน้าที่สื่อสารคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น กลิ่นและฟังก์ชันการใช้งาน ในขณะที่การจัดวางข้อความแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่าน ผลการค้นพบเหล่านี้ทำให้ศาลสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทำหน้าที่ในทางปฏิบัติ มากกว่าเป็นเพียงการตกแต่ง
คำตัดสินนี้ตอกย้ำหลักการพื้นฐานในกฎหมายเครื่องหมายการค้าว่า เจตนาด้านความสวยงามเพียงอย่างเดียวไม่อาจเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง หากองค์ประกอบการออกแบบนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย คดีนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของพยานหลักฐานในข้อพิพาทเรื่องสิทธิในรูปลักษณ์การค้า โดยเฉพาะบทบาทของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ในการประเมินเรื่องประโยชน์ใช้สอย ก่อนหน้านี้ SDJ เคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับตลับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากกังวลเรื่องประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลได้นำมาประกอบการวิเคราะห์ในครั้งนี้
สำหรับภาคธุรกิจ คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีคุณค่า แต่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายเรื่อง "การไม่มีประโยชน์ใช้สอย" (non-functionality) จึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิในรูปลักษณ์การค้า บริษัทต่างๆ ควรประเมินประโยชน์ในทางปฏิบัติของแบบบรรจุภัณฑ์ของตนอย่างรอบคอบ และพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างไร
คำตัดสินดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดรอบคอบ (due diligence) ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการสร้างดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังต้องประเมินว่าดีไซน์เหล่านั้นอาจทำหน้าที่เชิงประโยชน์ใช้สอยโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจำกัดความคุ้มครองทางกฎหมายที่ได้รับ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องอัตลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงกับดักทางกฎหมาย บริการอย่าง IP Defender ซึ่งช่วยติดตามการยื่นจดทะเบียน across ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าระดับชาติ สามารถช่วยระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ