Апеляційний суд США з питань федеральної юрисдикції нещодавно скасував рішення Ради з розгляду торговельних марок та апеляцій (TTAB), яка відхилила заявку на реєстрацію торговельної марки KAHWA, що її компанія Bayou Grande Coffee Roasting Co. прагнула зареєструвати для кав'ярень та закладів, де продають каву. Суд визначив, що доктрина іноземних еквівалентів — яка використовується для оцінки того, чи є іноземна марка загальною або описовою англійською мовою — у цьому випадку не застосовується, оскільки KAHWA має чітке та добре встановлене значення англійською мовою.
Компанія Bayou подала заявку на реєстрацію торговельної марки KAHWA у 2021 році, стверджуючи, що використовує її з 2008 року. Відомство США з патентів і торговельних марок (USPTO) відхилило цю марку, аргументуючи це тим, що вона є загальною або описовою відповідно до доктрини іноземних еквівалентів. Агентство послалося на те, що KAHWA означає «кава» арабською мовою. Компанія Bayou заперечила це, стверджуючи, що термін позначає конкретний вид кашмірського зеленого чаю — продукту, який зазвичай не продається в американських кав'ярнях чи закладах, де продають каву.
Спочатку USPTO підтвердило відхилення заявки, а Рада з апеляцій щодо торговельних марок також залишила це рішення в силі, наголошуючи на тлумаченні терміна як кашмірського зеленого чаю. Однак Апеляційний суд скасував це рішення, дійшовши висновку, що у Ради було недостатньо доказів для обґрунтування її висновків.
Суд підкреслив, що спирання Ради на значення терміна як «кашмірський зелений чай» було помилковим. Він зазначив, що жодна кав'ярня чи заклад, де продають каву в США, не продає kahwa, тому твердження про загальність цього терміна залишається безпідставним. Суд також відхилив твердження Ради про те, що KAHWA є лише описовим, аргументуючи це тим, що термін сам по собі не описує продукт або характеристику послуг кав'ярень.
Ключовим питанням стало застосування доктрини іноземних еквівалентів. Згідно з цією доктриною, іноземну марку можна оцінювати на предмет загальності або описовості шляхом її перекладу англійською мовою. Однак суд постановив, що переклад у цьому випадку був непотрібним, оскільки KAHWA вже має добре встановлене значення англійською мовою — кашмірський зелений чай. Це значення зробило арабський переклад несуттєвим, що анулювало аргумент щодо іноземних еквівалентів.
Ця справа підкреслює важливість пильності щодо торговельних марок та розуміння їхніх альтернативних значень. Для бізнесу це рішення нагадує, що описовість або загальність марки залежить від її фактичного використання та сприйняття на ринку, а не виключно від іноземних мовних еквівалентів.
Компанії, які шукають захисту торговельної марки, повинні переконатися, що їхні марки не є ні загальними, ні описовими на цільовому ринку. Це включає перевірку того, що марка випадково не описує продукт, послугу або характеристику, зазвичай пов'язану з цією галуззю.
Рішення підкреслює необхідність наявності чітких доказів у суперечках щодо торговельних марок. Суди ретельно аналізують, чи є значення марки широко визнаним, чи воно є лише припущенням. Бізнесу слід документувати те, як використовуються та сприймаються їхні марки, щоб зміцнити свою позицію у таких справах.
Ймовірність плутанини торговельних марок залишається центральною проблемою для бізнесу. Хоча справа KAHWA зосереджувалася на описовості, аналогічні принципи застосовуються й до ймовірності виникнення плутанини. Марки, які нагадують існуючі торговельні марки або створюють оманливі асоціації, можуть бути відхилені.
Щоб зменшити ризики, компанії повинні проводити ретельний пошук торговельних марок та розглядати можливість реєстрації марок у відповідних класах. Проактивний моніторинг потенційних конфліктів може запобігти дорогим судовим баталіям та захистити цілісність бренду.
IP Defender здійснює моніторинг національних баз даних торговельних марок на предмет конфліктів та порушень, допомагаючи бізнесу виявляти та вирішувати потенційні проблеми до їхнього загострення. Відстежуючи ситуацію у понад 50 країнах, включно з ЄС, США та Австралією, IP Defender забезпечує всебічний захист від шахрайських або таких, що можуть спричинити плутанину, реєстрацій.
Ця справа слугує нагадуванням про те, що законодавство про торговельні марки є нюансованим і вимагає балансу між захистом інтелектуальної власності та забезпеченням справедливої конкуренції. Для бізнесу чіткість, наявність доказів та стратегічне планування є необхідними умовами для успішної навігації у цих складнощах.