Рада з розгляду та апеляцій щодо товарних знаків США (TTAB) нещодавно розглянула спір, який ілюструє складність доведення наміру використання товарного знака. У справі El Roblar Inv. Prop. LLC v. Roe TTAB відхилила заявку на реєстрацію товарного знака «HOTEL EL ROBLAR» для готельних послуг у 4-му класі, визначивши, що заявник не мав щирого наміру використовувати цей знак на момент подання заявки. Справа зосереджувалася на тому, чи мав заявник, Біанс Роу, реальний план відкриття готелю під цією назвою, попри те, що жодна зі сторін не використовувала знак у комерційній діяльності під час судового провадження.
Спір виник, коли обидві сторони прагнули відродити закритий курорт і спа-комплекс Oaks at Ojai як історичний готель El Roblar. Роу, яка була заявником, придбала доменні імена та створила акаунти в соціальних мережах під цим знаком, готуючись до потенційної участі в торгах щодо придбання нерухомості. Зрештою, вона програла торги компанії El Roblar Investment Property LLC, яка виступала опонентом. Коли опонент спробував придбати інтернет-активи Роу, сторони не змогли домовитися про ціну, що призвело до правового конфлікту. Опонент звинуватив Роу у кіберсквотингу та порушенні прав на товарний знак, після чого Роу невдовзі подала свою заявку на реєстрацію товарного знака.
TTAB оцінила два ключові питання: чи мав опонент право оскаржити заявку, і чи довела Роу наявність щирого наміру використовувати знак?
Право на участь у справі: наявність законного інтересу
TTAB оцінила право опонента на участь у справі відповідно до розділу 15 U.S.C. §1063, який дозволяє будь-якій особі, яка вважає, що їй буде завдано шкоди внаслідок реєстрації товарного знака, подати заперечення. Суд застосував двоетапний підхід зі справи Curtin v. United Trademark Holdings, Inc., який вимагає наявності реального інтересу у провадженні та обґрунтованого переконання у можливості завдання збитків.
Хоча опонент не володів нерухомістю, TTAB дійшла висновку, що його економічна діяльність та підготовка до використання знака в комерції створили законний інтерес. Потенційна можливість опонента експлуатувати готель під тією ж назвою, що й у заявці Роу, становила загрозу конкуренції, чим було виконано вимогу щодо права на участь у справі.
Щирий намір: питання часу
Рішення TTAB ґрунтувалося на тому, чи мала Роу щирий намір використовувати знак на момент подання заявки. Суд наголосив, що оцінка наміру використання є об'єктивним запитом, що базується на фактах, а не просто резервуванням прав.
Роу змогла продемонструвати, що готувалася до відкриття готелю під цією назвою ще до проведення торгів, проте опонент надав електронний лист від Роу, у якому вона стверджувала, що «не має потреби в [цих доменах] надалі» після програшу в торгах. TTAB витлумачила це як доказ того, що вона більше не мала наміру використовувати знак, і дійшла висновку, що вона не мала щирого наміру у вирішальний момент.
Стратегічні міркування для бізнесу
Ця справа підкреслює важливість документального підтвердження наміру використання знака перед поданням заявки на його реєстрацію. Підприємства повинні переконатися, що всі докази підготовки — такі як контракти, придбання доменів або маркетингові плани — датуються періодом до дати подання заявки.
Заява про відсутність наміру використовувати товарний знак може поставити під загрозу майбутні спроби його реєстрації. Компаніям слід впроваджувати проактивний підхід до моніторингу товарних знаків, особливо на конкурентних ринках, де можуть з'являтися схожі знаки.
Ймовірність плутанини між товарними знаками залишається ключовою проблемою, особливо коли бренди мають схожі назви або логотипи. Підприємства повинні проводити ретельну перевірку (due diligence), щоб уникнути суперечок і переконатися, що їхні товарні знаки є як відмінними, так і такими, що можна захистити.
Такі інструменти, як IP Defender, можуть допомогти бізнесу випереджати потенційні конфлікти, здійснюючи моніторинг національних баз даних товарних знаків на предмет суперечностей і порушень. IP Defender спеціалізується виключно на моніторингу товарних знаків, пропонуючи економічно ефективне рішення для захисту інтелектуальної власності. Послуга охоплює понад 50 країн, включаючи ЄС, США та Австралію, забезпечуючи захист брендів від недобросовісних реєстрацій.
Справа El Roblar підкреслює необхідність чіткості, підготовки та відданості щирому наміру у сфері права товарних знаків. Для підприємств, які займаються розвитком бренду, ставки є високою, а наслідки помилок можуть бути значними.