Just Born, l'entreprise derrière les célèbres guimauves Peeps, vient de maintenir son procès fédéral contre Maillo Confections. Le 27 août, un juge du district du New Jersey a refusé de rejeter les accusations de contrefaçon de marque, d'atteinte à l'habillage commercial (trade dress), de dilution et de concurrence déloyale. Les bonbons en forme de lapin du concurrent restent pour l'instant en vente, mais ce produit imitation est toujours dans la nature, continuant de profiter de soixante-dix ans de notoriété accumulée par Peeps.
Le procès, intenté le 27 avril devant le tribunal de district du New Jersey, vise Maillo Confections LLC et The Snackatere NJ. Just Born affirme que les défendeurs vendent des lapins en guimauve « virtuellement identiques » à la configuration enregistrée du lapin Peeps. Même corps rebondi, mêmes oreilles, même silhouette qui définit les paniers de Pâques depuis des générations. La plainte allègue que cette forme est non fonctionnelle, distinctive et suffisamment célèbre pour étayer à la fois les théories de contrefaçon et de dilution.
Le juge Stanley R. Chesler a convenu que les questions relatives à la fonctionnalité et au caractère générique dépendent fortement des faits. Elles ne peuvent être tranchées sur la base des seules plaidoiries. Les claims de dilution et ceux fondés sur le droit de l'État sont également maintenus. L'affaire progresse donc vers la phase de découverte de preuves (discovery).
Ce que le juge n'a pas fait, c'est émettre une injonction préliminaire. Il a estimé que des emballages différents rendent moins probable une confusion immédiate chez le consommateur au point de vente. Ainsi, les lapins concurrents restent en rayon et en ligne tandis que les parties débattent des questions plus profondes liées à la protection de la forme et à l'acquisition d'un caractère distinctif secondaire.
C'est là que résident les conséquences réelles et tangibles. Un utilisateur postérieur peut continuer à expédier ses produits, à capter des ventes et à diluer la marque antérieure pendant des mois, voire des années, tandis que l'affaire suit son cours. Les stocks déjà en rayon ne sont pas automatiquement détruits. Les coûts de rebranding, s'ils surviennent finalement, interviendront plus tard. Les bénéfices déjà réalisés pourront ou non être restitués. Le seul moment où la marque antérieure aurait pu agir à moindre coût était avant que le produit imitation ne s'enracine dans le commerce.
La forme était déjà le problème de quelqu'un d'autre
Peeps n'a pas inventé le concept de l'animal en guimauve. L'entreprise l'a industrialisé, a enregistré la configuration et a passé des décennies à apprendre au public que cette silhouette particulière de lapin renvoie à une seule source. Lorsqu'un concurrent apparaît avec une quasi-copie, le combat ne porte pas sur savoir si les formes sont mathématiquement identiques. Il s'agit de déterminer si l'impression commerciale globale est suffisamment proche pour provoquer une confusion ou pour brouiller le caractère distinctif de la marque antérieure.
Les tribunaux ont longtemps considéré la configuration du produit comme un habillage commercial protégeable lorsqu'il est non fonctionnel et a acquis un caractère distinctif secondaire. Le lapin Peeps possède ces deux attributs : des décennies d'utilisation exclusive, une publicité massive et une reconnaissance quasi universelle en tant qu'icône de Pâques. C'est exactement le type d'actif que visent les produits imitations. Les copies exactes sont rares. Des ajustements sur une oreille, de légères variations de rondeur et des emballages différents constituent la réalité quotidienne.
Le rejet de l'injonction ne signifie pas que les claims sont faibles. Cela signifie que le tribunal souhaite disposer d'un dossier plus complet avant de geler les ventes d'un concurrent. La phase de discovery va maintenant examiner les données de ventes, les études de consommation, l'historique publicitaire et le degré précis de similitude. Pour Maillo, le compteur tourne. Les frais juridiques, les potentielles refontes de design et le risque d'une eventualle injonction permanente ou d'une condamnation à des dommages et intérêts font déjà partie du coût de faire des affaires avec une forme susceptible de créer une confusion.
Les offices n'arrêteront pas le produit imitation pour vous
Les offices des marques examinent les motifs absolus. Les motifs relatifs — le risque de confusion avec une marque antérieure — relèvent largement de la responsabilité du titulaire. Les délais d'opposition sont courts, généralement de trente à quatre-vingt-dix jours après la publication. Si vous ratez ce délai, la marque postérieure peut évoluer vers un enregistrement. Ensuite, le combat se déplace vers une procédure d'annulation coûteuse ou un litige pour contrefaçon.
L'échec à surveiller une marque est la façon dont les droits s'affaiblissent. La dilution s'installe. Les clients commencent à confondre les sources. L'expansion vers de nouveaux canaux ou zones géographiques devient plus difficile. Lors de la due diligence, l'histoire se transforme en passif. Le travail de veille des dépôts de marques existe précisément parce que le moment le moins coûteux est celui qui précède l'enracinement du produit imitation.
Les copies exactes sont rares. Le véritable dommage provient de changements d'une seule lettre, de quasi-homonymes, de mascottes cousines et d'emballages qui semblent familiers au premier coup d'œil. Mettre en place une surveillance de marque coûte moins cher qu'un rebranding de dernière minute, moins cher que la destruction de stocks, et moins cher que d'expliquer aux investisseurs pourquoi la valeur de la marque est plus faible que ne le suggéraient les chiffres. Une surveillance des marques efficace est essentielle.
Le lapin Peeps était déjà le problème de quelqu'un d'autre le jour où le premier lapin en guimauve concurrent a fait son apparition en rayon. Le seul moment où l'action est peu coûteuse est avant que le produit imitation ne s'enracine. Utiliser un logiciel surveillance marques déposées permet d'anticiper ces risques.