Společnost Just Born, která stojí za ikonickými marshmallow Peeps, právě udržela při životě svůj federální spor proti společnosti Maillo Confections. Dne 27. srpna okresní soudce v New Jersey odmítl zamítnout žalobní body týkající se porušování ochranné známky, obchodního vzhledu (trade dress), rozmělňování distinctive character a nefér soutěže. Cukrovinky ve tvaru zajíce od konkurence jsou zatím stále v prodeji, ale tento napodobený produkt je stále na svobodě a stále se přiživuje na sedmdesátileté dobré pověsti značky Peeps.
Žaloba, podaná 27. dubna u Okresního soudu pro New Jersey, cílí na společnosti Maillo Confections LLC a The Snackatere NJ. Just Born tvrdí, že žalovaní prodávají marshmallow zajíce, kteří jsou "téměř totožní" se zapsanou konfigurací zajíce Peeps. Stejně baculaté tělo, stejné uši, stejná silueta, která po generace definovala velikonoční košíčky. Žaloba uvádí, že tento tvar není funkční, je rozlišitelný a dostatečně proslulý na to, aby podpořil teorie o porušování práv i o rozmělňování distinctive character.
Soudce Stanley R. Chesler souhlasil s tím, že otázky funkčnosti a obecnosti vyžadují hluboké zkoumání skutkových okolností. Nelze je rozhodnout pouze na základě písemných podání. Žalobní body týkající se rozmělňování distinctive character a nároků podle státního práva rovněž obstály. Případ postupuje do fáze dokazování (discovery).
Co soudce neučinil, bylo vydání předběžného opatření. Zjistil totiž, že odlišné balení činí okamžité uvedení spotřebitelů v omyl méně pravděpodobným v místě prodeje. Konkurenční zajíci tedy zůstávají na regálech obchodů i online, zatímco strany řeší hlubší otázky ochrany tvaru a nabytí sekundární významnosti.
To je ta část s krví a následky. Pozdější uživatel může měsíce či roky pokračovat v expedici zboží, pokračovat v získávání prodejů a pokračovat v rozmělňování distinctive character starší ochranné známky, zatímco se případ vleče. Zásoby již umístěné na regálech nejsou automaticky zničeny. Náklady na přebrandování, pokud k nim nakonec dojde, přijdou až později. Zisky již dosažené mohou, ale nemusí být vydány. Jediným levným okamžikem pro majitele starší značky byl ten předtím, než se napodobenina etablovala v obchodu.
Tvar byl již problémem někoho jiného
Peeps nevymysleli myšlenku marshmallow zvířátek. Industrializovali ji, nechali si tuto konfiguraci zapsat a desetiletí učili veřejnost, že tato konkrétní silueta zajíce znamená jediný zdroj. Když se objeví konkurent s téměř kopií, nejedná se o to, zda jsou tvary matematicky totožné. Jde o to, zda je celkový obchodní dojem dostatečně podobný na to, aby způsobil záměnu nebo aby rozmělňoval rozlišovací schopnost starší ochranné známky.
Soudy dlouhodobě považují konfiguraci produktu za chráněný obchodní vzhled (trade dress), pokud není funkční a získal sekundární významnost. Zajíc Peeps splňuje obojí: desetiletí výhradního užívání, masivní reklamu a téměř univerzální uznání jako ikona Velikonoc. Přesně to je typ aktiva, který cílí napodobeniny. Přesné kopie jsou vzácné. Úpravy jednoho ucha, mírné změny baculatosti a různé obaly jsou každodenní realitou.
Odmítnutí předběžného opatření neznamená, že by byly žalobní body slabé. Znamená to, že soud chce před zmrazením prodejů konkurenta mít úplnější spis. Dokazování (discovery) se nyní zaměří na údaje o prodejích, průzkumy mezi spotřebiteli, historii reklamy a přesný stupeň podobnosti. Pro společnost Maillo běží čas. Právní poplatky, potenciální redesigny a riziko budoucího trvalého zákazu nebo přiznání náhrady škody jsou již součástí nákladů na podnikání s matoucím tvarem.
Úřady za vás napodobeniny nezastaví
Úřady pro ochranné známky zkoumají absolutní důvody zápisu. Relativní důvody – pravděpodobnost záměny s dřívější ochrannou známkou – jsou z velké části problémem majitele. Lhůty pro podání námitek jsou krátké, typicky třicet až devadesát dní po zveřejnění. Pokud tuto lhůtu promeškáte, mladší ochranná známka může dozrát do registrace. Poté se boj přesune do drahého řízení o zrušení nebo do sporu o porušování práv.
Právě selhání v monitoringu napodobenin vede k oslabení práv. Nastupuje rozmělňování distinctive character. Zákazníci začínají zaměňovat zdroje. Expanze do nových kanálů nebo geografických oblastí se stává obtížnější. Při due diligence se příběh mění v závazek. Práce spojená se sledováním ochranné známky existuje právě proto, že levným okamžikem je ten předtím, než se napodobenina etabluje.
Přesné kopie jsou vzácné. Skutečná škoda přichází od posunů o jedno písmeno, fonetických dvojčat, bratranců maskotů a obalů, které na první pohled působí povědomě. Sledování rejstříku je levnější než nouzové přebrandování, levnější než ničení zásob a levnější než vysvětlování investorům, proč je hodnota značky nižší, než naznačují čísla.
Zajíc Peeps byl problémem někoho jiného již v den, kdy první konkurenční marshmallow vyskočil na regál. Jediným levným okamžikem je ten předtím, než se napodobenina etabluje.