Just Born, firma stojąca za kultowymi piankami Peeps, właśnie utrzymała swoją federalną sprawę przeciwko Maillo Confections. 27 sierpnia sędzia sądu okręgowego w New Jersey odmówił oddalenia zarzutów dotyczących naruszenia znaku towarowego, naruszenia wyglądu produktu (trade dress), rozcieńczenia renomy oraz nieuczciwej konkurencji. Cukierki w kształcie królika należące do konkurencji pozostają na razie w sprzedaży, ale ten bliźniaczy produkt nadal funkcjonuje na rynku, czerpiąc korzyści z siedemdziesięcioletniego dobrego imienia marki Peeps.
Pozew, wniesiony 27 kwietnia do Sądu Okręgowego w New Jersey, dotyczy podmiotów Maillo Confections LLC oraz The Snackatere NJ. Just Born twierdzi, że pozwani sprzedają piankowe króliki, które są „praktycznie identyczne" z zarejestrowaną konfiguracją królika Peeps. To samo pulchne ciało, te same uszy, ta sama sylwetka, która od pokoleń definiowała wielkanocne koszyki. Pozew alleges, że kształt ten ma charakter niufunkcjonalny i odróżniający, a jego renoma jest wystarczająca, aby poprzeć zarówno teorie dotyczące naruszenia, jak i rozcieńczenia znaku.
Sędzia Stanley R. Chesler zgodził się, że kwestie funkcjonalności i powszechności (genericness) wymagają intensywnego badania stanu faktycznego. Nie można ich rozstrzygnąć wyłącznie na podstawie pism procesowych. Roszczenia dotyczące rozcieńczenia renomy oraz wynikające z prawa stanowego również zostają utrzymane. Sprawa przechodzi do etapu postępowania dowodowego (discovery).
Czego sędzia nie zrobił, to nie wydał postanowienia o zabezpieczeniu (preliminary injunction). Stwierdził, że różne opakowania sprawiają, iż bezpośrednie wprowadzenie konsumentów w błąd w momencie zakupu jest mniej prawdopodobne. W związku z tym konkurujące króliki pozostają na półkach sklepowych i w sprzedaży online, podczas gdy strony prowadzą spór dotyczący głębszych kwestii ochrony kształtu i wtórnego znaczenia (secondary meaning).
To jest właśnie moment, w którym widać prawdziwe konsekwencje. Młodszy użytkownik może nadal wysyłać produkty, przejmować sprzedaż i rozcieńczać renomę starszego znaku przez miesiące lub lata, podczas gdy sprawa toczy się swoim tempem. Zapasy znajdujące się już na półkach nie są automatycznie niszczone. Koszty zmiany marki (rebranding), jeśli w ogóle do nich dojdzie, pojawią się później. Zyski już uzyskane mogą, ale nie muszą, podlegać zwrotowi. Dla właściciela starszej marki jedynym tanim momentem była chwila przed tym, zanim bliźniaczy produkt utrwalił się w obrocie handlowym.
Kształt był już cudzym problemem
Peeps nie wymyśliły idei zwierzątek z pianki. Uprzemysłowiły ją, zarejestrowały konfigurację i przez dziesięciolecia uczyły publiczność, że ta konkretna sylwetka królika wskazuje na jednego producenta. Gdy pojawia się konkurent z niemal kopią, walka nie dotyczy tego, czy kształty są matematycznie identyczne. Chodzi o to, czy ogólne wrażenie komercyjne jest na tyle zbliżone, aby wywołać confusion lub zatrzeć odróżniający charakter starszego znaku.
Sądy od dawna traktują konfigurację produktu jako chroniony wygląd produktu (trade dress), pod warunkiem, że jest on niufunkcjonalny i nabył wtórne znaczenie. Królik Peeps spełnia oba te warunki: dekady wyłącznego używania, masowa reklama i niemal powszechne uznanie jako ikona Wielkanocy. To dokładnie ten rodzaj aktywa, który celują produkty typu lookalike. Dokładne kopie są rzadkie. Dostosowanie jednego ucha, niewielkie zmiany w pulchności i inne opakowania to codzienność.
Oddalenie wniosku o zabezpieczenie nie oznacza, że roszczenia są słabe. Oznacza to, że sąd chce mieć pełniejszy materiał dowodowy, zanim zamrozi sprzedaż konkurenta. Postępowanie dowodowe obejmie teraz analizę danych sprzedażowych, badań konsumenckich, historii reklamowej oraz dokładnego stopnia podobieństwa. Dla firmy Maillo czas zaczął biec. Opłaty prawne, potencjalne zmiany projektu oraz ryzyko ewentualnego trwałego zakazu sprzedaży lub присуждения odszkodowania są już częścią kosztów prowadzenia działalności z wykorzystaniem mylącego kształtu.
Urzędy nie zatrzymają za Ciebie produktów typu lookalike
Urzędy znaków towarowych badają przesłanki absolutne. Przesłanki względne – czyli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w stosunku do wcześniejszego znaku – są w dużej mierze problemem właściciela. Terminy na wniesienie sprzeciwu są krótkie, zazwyczaj wynoszą od trzydziestu do dziewięćdziesięciu dni od publikacji. Przegapienie tego terminu oznacza, że młodszy znak może uzyskać rejestrację. Po tym czasie walka przenosi się na drogę kosztownego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji lub litigation w sprawie naruszenia.
Brak monitorowania produktów typu lookalike prowadzi do osłabienia praw. Następuje rozcieńczenie renomy. Klienci zaczynają mylić źródła pochodzenia towarów. Ekspansja na nowe kanały dystrybucji lub rynki geograficzne staje się trudniejsza. Podczas due diligence historia ta zamienia się w zobowiązanie. Praca polegająca na obserwacji znaku istnieje właśnie dlatego, że jedynym tanim momentem jest ten, zanim produkt typu lookalike utrwali się na rynku.
Dokładne kopie są rzadkie. Prawdziwe szkody wynikają z przesunięć o jedną literę, fonetycznych bliźniaków, krewniaków maskotek i opakowań, które przy pierwszym rzucie oka wydają się znajome. Monitoring zarejestrowanych znaków jest tańszy niż zmiana marki w ostatniej chwili, tańszy niż niszczenie zapasów i tańszy niż wyjaśnianie inwestorom, dlaczego wartość marki jest mniejsza, niż sugerowałyby to liczby.
Królik Peeps był już cudzym problemem w dniu, w którym pierwszy konkurujący piankowy królik wskoczył na półkę sklepową. Jedynym tanim momentem jest ten, zanim produkt typu lookalike utrwali się w obrocie.