전설적인 '피프스 (Peeps)' 마시멜로를 만드는 저스트 본 (Just Born) 사가 메일로 컨펙션스 (Maillo Confections) 를 상대로 한 연방 소송을 계속 유지하게 되었습니다. 8 월 27 일, 뉴저지 지구판사는 상표권 침해, 거래 복장 (trade dress), 희석화 및 불공정 경쟁에 대한 청구 기각 요청을 거부했습니다. 경쟁사의 토끼 모양 사탕은 당분간 계속 판매되지만, 이 모방 제품은 여전히 시중에 유통되며 70 년간 쌓아온 피프스의 영업권 (goodwill) 을 잠식하고 있습니다.
4 월 27 일 뉴저지 지방법원에 제기된 이번 소송은 메일로 컨펙션스 LLC 와 더 스나카테어 NJ(The Snackatere NJ) 를 대상으로 합니다. 저스트 본 측은 피고들이 등록되어 있는 피프스 토끼 형상과"실제로 동일할 정도로 유사한"마시멜로 토끼를 판매한다고 주장합니다. 통통한 몸매, 귀, 그리고 세대를 거쳐 부활절 바구니를 정의해 온 실루엣까지 모두 동일하다는 것입니다. 소장은 해당 형상이 기능성이 없으며 식별력이 있고, 침해와 희석화 이론을 모두 뒷받침할 만큼 유명하다고 alleges 합니다.
스탠리 R. 체슬러 (Stanley R. Chesler) 판사는 기능성과 일반명사화 여부에 대한 질문은 사실 관계에 크게 의존한다고 동의했습니다. 따라서 소장 단계에서 이를 결정할 수 없습니다. 희석화 및 주법 위반 주장 또한 살아남았으며, 사건은 이제 증거개시 (discovery) 절차로 진행됩니다.
판사가 하지 않은 일은 가처분 명령을 내리는 것이었습니다. 판사는 포장지가 다르기 때문에 판매 시점에서 소비자의 혼동을 즉각적으로 유발할 가능성은 낮다고 판단했습니다. 따라서 경쟁 토끼 제품들은 소매점 진열대와 온라인에서 그대로 판매되며, 당사자들은 형상 보호와 제 2 의 의미 (secondary meaning) 에 관한 보다 심층적인 쟁점을 두고 소송을 진행하게 됩니다.
이것이 바로 치명적인 결과로 이어지는 부분입니다. 후사용자는 소송이 장기화되는 동안에도 제품을 계속 출하하고, 매출을 올리며, 선등록 상표의 식별력을 희석시킬 수 있습니다. 이미 진열된 재고가 자동으로 폐기되는 것도 아닙니다. 만약 향후 리브랜딩 비용이 발생한다면 그것은 나중의 문제이며, 이미 벌어들인 이익이 몰수될지 여부도 확실하지 않습니다. 선등록 브랜드에게 비용이 덜 드는 유일한 순간은 모방 제품이 상업적으로 고착되기 전뿐입니다.
형상은 이미 남의 문제가 되어버렸습니다
피프스가 마시멜로 동물이라는 아이디어를 처음 발명한 것은 아닙니다. 그들은 이를 산업화했고, 형상을 등록했으며, 수십 년 동안 대중에게 이 특정 토끼 실루엣이 한 출처를 의미한다는 것을 각인시켜 왔습니다. 경쟁사가 거의 복제 수준의 제품을 들고 나타날 때, 싸움의 쟁점은 형상이 수학적으로 동일한지 여부가 아닙니다. 전체적인 상업적 인상이 혼동을 일으키거나 선등록 상표의 식별력을 흐리게 할 만큼 유사한지가 핵심입니다.
법원은 오랫동안 제품 형상이 기능성이 없고 제 2 의 의미를 획득했다면 보호 가능한 거래 복장 (trade dress) 으로 취급해 왔습니다. 피프스 토키는 이 두 가지 조건을 모두 충족합니다. 수십 년간의 독점적 사용, 대규모 광고, 그리고 부활절의 상징으로서의 보편적인 인지도가 바로 그것입니다. 이는 모방 제품들이 정확히 노리는 자산의 유형입니다. 완벽한 복제품은 드뭅니다. 귀 하나를 조정하거나, 약간의 통통함을 바꾸거나, 포장을 다르게 하는 것이 일상적인 현실입니다.
가처분 기각이 청구 내용이 약하다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 법원이 경쟁사의 판매를 동결하기 전에 더 풍부한 기록을 원한다는 뜻일 뿐입니다. 이제 증거개시 절차를 통해 판매 데이터, 소비자 설문조사, 광고 이력, 그리고 유사성의 정확한 정도를 면밀히 조사하게 될 것입니다. 메일로 측에게는 시간이 돈입니다. 법적 비용, 잠재적인 디자인 변경, 그리고 궁극적인 영구 금지 명령이나 손해배상 판결 위험은 이미 식별 가능한 형상으로 사업을 함에 따른 비용의 일부가 되었습니다.
특허청은 당신을 대신해 모방품을 막아주지 않습니다
상표 심사관은 절대적 거절 사유만 심사합니다. 선행 상표와의 혼동 가능성 같은 상대적 거절 사유는 대부분 권리자의 책임 영역입니다. 이의 신청 기간은 짧으며, 일반적으로 공고 후 30 일에서 90 일 사이입니다. 이 기간을 놓치면 후등록 상표가 등록으로 성숙해질 수 있습니다. 그 이후에는 비싼 무효 심판이나 침해 소송으로 전쟁터가 옮겨갈 뿐입니다.
모방품을 감시하지 않는 것이 권리를 약화시키는 길입니다. 희석화가 진행되고, 고객들은 출처를 혼동하기 시작하며, 새로운 채널이나 지역으로의 확장이 어려워집니다. 실사 과정에서도 이러한 이야기는 부채로 전환됩니다. 상표를 감시해야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 비용이 적게 드는 순간은 모방 제품이 고착되기 전이기 때문입니다.
완벽한 복제품은 드뭅니다. 실제 피해는 한 글자 차이, 발음이 같은 이름, 마스코트의 사촌 격인 디자인, 그리고 언뜻 보면 친숙하게 느껴지는 포장에서 발생합니다. 상표 등록부를 상표 모니터링하거나 상표 와칭하는 것은 길거리에서 리브랜딩을 하거나, 재고를 폐기하거나, 투자자들에게 브랜드 자산 가치가 숫자가 시사하는 것보다 낮아진 이유를 설명하는 것보다 훨씬 저렴합니다.
피프스 토끼는 첫 경쟁 마시멜로가 진열대에 오르는 날부터 이미 남의 문제가 되어버렸습니다. 비용이 적게 드는 유일한 순간은 모방 제품이 고착되기 전뿐입니다. 효과적인 브랜드 보호를 위해 지금 바로 전문적인 상표 감시 서비스를 통해 상표권 침해 모니터링을 시작하십시오.