Just Born, selskapet bak de ikoniske Peeps-skumgodteriene, har nettopp sikret at deres føderale sak mot Maillo Confections fortsetter. Den 27. august nektet en distriktsdommer i New Jersey å avvise påstandene om krenkelse av varemerke, trade dress, utvanning og illojal konkurranse. Konkurrentens kaninformete godteri er foreløpig fortsatt i salg, men etterligningen er fremdeles der ute og lever fortsatt på sytti års goodwill oppbygget av Peeps.
Søksmålet, innlevert 27. april i District of New Jersey, retter seg mot Maillo Confections LLC og The Snackatere NJ. Just Born hevder at de tiltalte selger skumgodterikaniner som er «så godt som identiske» med den registrerte konfigurasjonen for Peeps-kaninen. Samme fyldige kropp, samme ører, samme silhuett som har definert påskekurver i generasjoner. Klagen hevder at formen er ikke-funksjonell, særegen og tilstrekkelig kjent til å underbygge både teorier om krenkelse og utvanning.
Dommer Stanley R. Chesler var enig i at spørsmålene om funksjonalitet og generisk karakter krever en grundig faktaundersøkelse. De kan ikke avgjøres kun på grunnlag av partenes innleveringer. Påstandene om utvanning og krav i henhold til delstatslovgivning opprettholdes også. Saken går nå videre til bevisopptak (discovery).
Det dommeren ikke gjorde, var å utstede en foreløpig forføyning. Ulike emballasje, fant han, gjør umiddelbar forveksling blant forbrukerne mindre sannsynlig på salgstidspunktet. Dermed blir de konkurrerende kaninene værende i butikkhyllene og på nettet mens partene fører sak om de dypere spørsmålene knyttet til beskyttelse av form og sekundær betydning.
Dette er kjernen i sakens alvorlige konsekvenser. En nyere bruker kan fortsette å sende ut produkter, fortsette å ta salg og fortsette å vanne ut det eldre varemerket i måneder eller år mens saken trekker ut i tid. Varebeholdning som allerede finnes i hyllene blir ikke automatisk destruert. Kostnader ved rebranding, dersom de eventualiteter inntreffer senere, påløper først da. Allerede opptjente overskudd vil kanskje, eller kanskje ikke, bli krevd tilbakebetalt. Det eneste tidspunktet som var kostnadseffektivt for merkevareeieren, var før etterligningen hadde festet seg i handelen.
Formen var allerede noens annet problem
Peeps oppfant ikke ideen om et skumgodteridyre. De industrialiserte den, registrerte konfigurasjonen og brukte tiår på å lære offentligheten at denne spesifikke kaninsilhuetten peker mot én enkelt kilde. Når en konkurrent dukker opp med en nesten-kopi, handler striden ikke om hvorvidt formene er matematisk identiske. Det handler om hvorvidt det samlede kommersielle inntrykket er likt nok til å skape forveksling eller til å sløre den eldre merkevarens særpreg.
Domstoler har lenge behandlet produktkonfigurasjon som beskyttelsesverdig trade dress når den er ikke-funksjonell og har ervervet sekundær betydning. Peeps-kaninen har begge deler: tiår med eksklusiv bruk, massiv reklame og nesten universell gjenkjennelse som et påskeikon. Dette er nøyaktig den typen eiendel som etterlignere målretter seg mot. Eksakte kopier er sjeldne. Justeringer av ett øre, små endringer i fylden og ulik emballasje er hverdagens realitet.
Avslaget på foreløpig forføyning betyr ikke at påstandene er svake. Det betyr at retten ønsker et mer omfattende faktagrunnlag før den fryser en konkurrents salg. Bevisopptaket vil nå grave i salgstall, forbrukerundersøkelser, reklamehistorikk og den nøyaktige graden av likhet. For Maillo tikker klokken. Advokathonorarer, potensielle redesign og risikoen for en eventual permanent forføyning eller erstatningsdom er allerede en del av kostnaden ved å drive forretning med en forvekslingsbar form.
Kontorer vil ikke stoppe etterligneren for deg
Varemerkemyndigheter undersøker absolutte vilkår. Relative vilkår – sannsynlighet for forveksling med et tidligere varemerke – er i stor grad eierens ansvar. Innsigelsesfristene er korte, vanligvis tretti til nitti dager etter kunngjøring. Misses fristen, kan det yngre varemerket modnes til en registrering. Etter det flyttes kampen over til kostbare kanselleringsprosesser eller søksmål om krenkelse.
Manglende varemerkeovervåking av etterlignere er hvordan rettigheter svekkes. Utvanning setter inn. Kunder begynner å blande kilder. Ekspansjon til nye kanaler eller geografier blir vanskeligere. Ved due diligence blir historien til en liability. Arbeidet med overvåking av varemerker eksisterer nettopp fordi det kostnadseffektive øyeblikket er det som kommer før etterligneren herder seg.
Eksakte kopier er sjeldne. Den virkelige skaden kommer fra endringer av én bokstav, fonetiske tvillinger, maskot-søskenbarn og emballasje som føles kjent ved første øyekast. Å overvåke registeret er billigere enn en nød-rebranding, billigere enn å destruere varebeholdning og billigere enn å måtte forklare investorer hvorfor merkeverdien er svakere enn tallene tilsa.
Peeps-kaninen var allerede noens annet problem dagen den første konkurrerende skumgodterikanin hoppet opp på en hylle. Det eneste kostnadseffektive øyeblikket er før etterligneren herder seg.