Pour les entreprises gérant leur propriété intellectuelle à travers l’Europe, le champ de bataille évolue souvent avant même qu’un verdict ne soit rendu. Un récent développement juridique concernant l’interaction entre les tribunaux nationaux en matière de contrefaçon et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) suggère que la stratégie procédurale peut être tout aussi décisive que le droit substantiel. La question centrale est simple, mais lourde de conséquences : si un défendeur dans un litige de contrefaçon de marque de l’UE ne conteste pas immédiatement la validité de la marque du demandeur, perd-il le droit de le faire ultérieurement ?
La réponse, selon les récentes opinions juridiques, semble être non. Cette interprétation modifie fondamentalement la manière dont les entreprises doivent assurer la surveillance de marque et la défendre, transformant ce qui semble être une nuance procédurale technique en un levier stratégique majeur.
Les deux voies pour contester la validité
Selon le Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), un défendeur faisant face à une action en contrefaçon dispose de deux voies distinctes pour contester la validité de la marque adverse : déposer une demande reconventionnelle devant le tribunal national saisi de l’affaire en contrefaçon, ou introduire une déclaration d’invalidité directement auprès de l’EUIPO.
La complexité survient lorsque le défendeur choisit de ne pas déposer de demande reconventionnelle. Ce silence équivaut-il à une renonciation à son droit de contester la validité de la marque via l’EUIPO ?
Dans l’affaire C-392/25, impliquant les marques de vin Bodegas Sanviver et Bodegas Vega Sicilia, l’avocat général a estimé que la porte restait ouverte. Le raisonnement s’appuie sur le texte même du règlement. Le RMUE prévoit deux mécanismes parallèles pour contester la validité, mais ne stipule pas explicitement que l’introduction d’une action en contrefaçon ferme la voie de l’EUIPO. Contrairement à certaines législations nationales, comme celles de l’Espagne, qui imposent explicitement aux défendeurs de soulever les contestations de validité par le biais d’une demande reconventionnelle une fois le litige engagé, le droit de l’UE reste silencieux sur cette restriction spécifique.
Par conséquent, un défendeur peut déposer une demande en invalidité auprès de l’EUIPO à un stade avancé des procédures en contrefaçon. Il ne s’agit pas d’une simple possibilité théorique : cela peut suspendre l’intégralité du procès.
Le pouvoir de la suspension
L’implication la plus significative de cette interprétation réside dans le potentiel de reports indéfinis. Lorsqu’une demande en invalidité est déposée auprès de l’EUIPO, l’article 132(1) du RMUE exige généralement que le tribunal national suspende (pause) les procédures en contrefaçon jusqu’à ce que la question de validité soit résolue.
Cette situation crée un contexte précaire pour les titulaires de droits. Un défendeur anticipant une défaite sur le fond d’une action en contrefaçon peut choisir de ne pas se défendre initialement devant le tribunal. Au lieu de cela, il peut laisser l’affaire suivre son cours, puis déposer une demande en invalidité auprès de l’EUIPO. En cas de succès, la marque pourrait être invalidée, rendant le litige en contrefaçon sans objet.
Le calendrier de ce processus est long. Une décision de l’EUIPO peut être contestée devant les chambres de recours de l’EUIPO, puis devant le Tribunal général, et éventuellement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce processus d’appel à plusieurs niveaux peut s’étendre sur plusieurs années. Pendant ce temps, les procédures nationales en contrefaçon restent en suspens. Pour une entreprise cherchant à faire respecter sa marque ou à écarter un concurrent du marché, ce retard peut s’avérer commercialement dévastateur, quel que soit le résultat final.
Implications stratégiques pour les entreprises
La divergence entre le droit de l’UE et certains cadres nationaux met en lumière un écart critique dans la coordination procédurale. Alors que certaines juridictions imposent une concentration des litiges pour garantir l’efficacité, le cadre de l’UE permet des procédures parallèles et fragmentées. Cette flexibilité profite aux défendeurs en leur offrant des options, mais elle introduit une incertitude pour les titulaires de droits.
La surveillance des marques doit être proactive, pas réactive
La veille des dépôts de marques traditionnelle se concentre souvent sur la détection de nouvelles demandes imitant votre marque. Cependant, cette affaire souligne que la surveillance de marque doit également suivre les défis juridiques existants contre votre portefeuille. Si un concurrent vous attaque activement devant les tribunaux nationaux tout en déposant simultanément des procédures en invalidité auprès de l’EUIPO, vous faites face à une attaque coordonnée conçue pour retarder le jugement et épuiser vos ressources.
Les entreprises ne peuvent pas supposer qu’une victoire dans un litige en contrefaçon protégera indéfiniment la validité de leur marque. Une marque valablement enregistrée n’est pas à l’abri d’une contestation, même après des années de litige.
L’exception des « motifs particuliers »
Le règlement offre une certaine protection contre les tactiques de pure temporisation. Les tribunaux peuvent poursuivre les procédures sans suspension s’il existe des « motifs particuliers » pour le faire. L’avocat général suggère que cela pourrait inclure la preuve que la demande auprès de l’EUIPO fait partie d’une stratégie visant uniquement à retarder l’action en contrefaçon.
Cependant, prouver une telle intention est difficile. Le seuil pour ce qui constitue un « motif particulier » devrait être interprété de manière restrictive afin de préserver le droit du défendeur de choisir son forum. Cela signifie que même des demandes en invalidité faibles peuvent réussir à suspendre les procédures d’exécution.
Naviguer dans ce nouveau paysage
Le prochain arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne clarifiera si ce choix procédural reste accessible aux défendeurs. S’il est confirmé, cela signale un changement dans le paysage stratégique des litiges en matière de marques de l’UE.
Pour les gestionnaires de propriété intellectuelle, le message est clair : la rapidité et la précision ne suffisent plus. La stratégie contentieuse doit désormais prendre en compte le risque de procédures parallèles en validité pouvant geler les efforts d’exécution indéfiniment. Les entreprises devraient envisager de structurer leurs défenses de portefeuille et leurs budgets de litige pour résister à des batailles procédurales prolongées, et pas seulement aux arguments juridiques substantiels. La capacité de contester une marque à tout moment jusqu’au jugement final est un outil puissant, que les concurrents sont de plus en plus susceptibles d’utiliser dans les litiges commerciaux complexes.