Para empresas que gerenciam propriedade intelectual em toda a Europa, o campo de batalha muitas vezes se altera antes mesmo de uma única decisão ser proferida. Um desenvolvimento jurídico recente sobre a interação entre os tribunais nacionais de infração e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) sugere que a estratégia processual pode ser tão decisiva quanto o direito substantivo. A questão central é simples, mas consequente: se um réu em um processo de violação de marca da UE não contestar a validade da marca do autor imediatamente, perde o direito de fazê-lo mais tarde?
A resposta, de acordo com pareceres jurídicos recentes, parece ser não. Essa interpretação altera fundamentalmente a forma como as empresas devem realizar a vigilância e manutenção de marcas, transformando o que parece ser uma nuance processual técnica em uma alavanca estratégica significativa.
Os Dois Caminhos para Contestar a Validade
De acordo com o Regulamento da Marca da União Europeia (EUTMR), um réu que enfrenta uma ação por infração tem duas vias distintas para contestar a validade da marca oposta: apresentar uma reconvenção no tribunal nacional que julga o caso de infração ou apresentar uma declaração de nulidade diretamente junto ao EUIPO.
A complexidade surge quando um réu opta por não apresentar uma reconvenção. Esse silêncio constitui uma renúncia ao seu direito de contestar a validade da marca por meio do EUIPO?
No Processo C-392/25, envolvendo as marcas de vinho Bodegas Sanviver e Bodegas Vega Sicilia, o Advogado-Geral opinou que a porta permanece aberta. O raciocínio está fundamentado no próprio texto do regulamento. O EUTMR prevê dois mecanismos paralelos para contestar a validade, mas não afirma explicitamente que o início de uma ação por infração fecha a via do EUIPO. Ao contrário de algumas leis nacionais, como as da Espanha, que exigem explicitamente que os réus apresentem contestações de validade por meio de reconvenção assim que o litígio começa, a legislação da UE permanece silente sobre essa restrição específica.
Consequentemente, um réu pode apresentar um pedido de nulidade junto ao EUIPO em uma fase avançada do processo de infração. Isso não é apenas uma possibilidade teórica – tem o poder de paralisar todo o processo judicial.
O Poder da Suspensão
A implicação mais significativa dessa interpretação é o potencial de atrasos indefinidos. Quando um pedido de nulidade é apresentado junto ao EUIPO, o Artigo 132(1) do EUTMR geralmente exige que o tribunal nacional suspenda (pause) o processo de infração até que a questão da validade seja resolvida.
Isso cria uma situação precária para os titulares de direitos. Um réu que antecipa uma derrota no mérito de uma ação por infração pode optar por não se defender inicialmente no tribunal. Em vez disso, pode deixar o caso prosseguir e, em seguida, apresentar um pedido de nulidade junto ao EUIPO. Se bem-sucedido, a marca pode ser anulada, tornando a ação por infração sem efeito.
O prazo para esse processo é extenso. Uma decisão do EUIPO pode ser apelada para as Câmaras de Recurso do EUIPO, depois para o Tribunal Geral e, potencialmente, para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Esse processo de apelação em múltiplas instâncias pode se estender por vários anos. Durante esse período, o processo de infração nacional permanece em suspenso. Para uma empresa que tenta fazer valer a sua marca ou retirar um concorrente do mercado, esse atraso pode ser comercialmente devastador, independentemente do resultado final.
Implicações Estratégicas para as Empresas
A divergência entre a legislação da UE e certos quadros nacionais destaca uma lacuna crítica na coordenação processual. Enquanto algumas jurisdições determinam a concentração do litígio para garantir eficiência, o quadro da UE permite processos paralelos e fragmentados. Essa flexibilidade beneficia os réus ao oferecer opções, mas introduz incerteza para os titulares de direitos.
A Vigilância de Marcas Deve Ser Proativa, Não Reativa
A vigilância de marcas tradicional muitas vezes se concentra na detecção de novas solicitações que imitam a sua marca. No entanto, este caso sublinha que a vigilância também deve acompanhar os desafios legais existentes contra o seu portfólio. Se um concorrente está a litigar ativamente contra si em tribunais nacionais enquanto apresenta simultaneamente pedidos de nulidade junto ao EUIPO, está a enfrentar um ataque coordenado destinado a atrasar a decisão e esgotar recursos.
As empresas não podem presumir que vencer um caso de infração protegerá a validade da sua marca indefinidamente. Um registo de marca válido não está imune a contestações, mesmo após anos de litígio.
A Exceção dos "Motivos Especiais"
O regulamento oferece alguma proteção contra táticas puramente dilatórias. Os tribunais podem continuar os processos sem suspensão se houver "motivos especiais" para tal. O Advogado-Geral sugere que isso poderia incluir provas de que o pedido junto ao EUIPO faz parte de uma estratégia destinada unicamente a atrasar a ação por infração.
No entanto, provar tal intenção é difícil. Espera-se que o limiar para o que constitui um "motivo especial" seja interpretado de forma restrita para preservar o direito do réu de escolher o seu fórum. Isso significa que até mesmo alegações fracas de nulidade podem paralisar com sucesso os processos de execução.
Navegando no Novo Cenário
A futura decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia irá esclarecer se essa escolha processual permanece disponível para os réus. Se confirmada, sinaliza uma mudança no cenário estratégico do litígio de marcas da UE.
Para os gestores de propriedade intelectual, a conclusão é clara: rapidez e precisão já não são suficientes. A estratégia de litígio deve agora considerar o risco de processos paralelos de validade que podem congelar os esforços de execução indefinidamente. As empresas devem estruturar as suas defesas de portfólio e orçamentos de litígio para suportar batalhas processuais prolongadas, não apenas argumentos jurídicos substantivos. A capacidade de contestar uma marca a qualquer momento até a decisão final é uma ferramenta poderosa, que os rivais estão cada vez mais propensos a utilizar em disputas comerciais complexas.