Per le aziende che gestiscono la proprietà intellettuale in Europa, il campo di battaglia spesso si sposta prima ancora che venga emesso un verdetto. Un recente sviluppo giuridico riguardante l'interazione tra i tribunali nazionali per le contraffazioni e l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) suggerisce che la strategia procedurale può essere decisiva quanto il diritto sostanziale. La domanda centrale è semplice ma di grande portata: se un convenuto in una causa per violazione di un marchio UE non contesta immediatamente la validità del marchio dell'attore, perde il diritto di farlo in un secondo momento?
La risposta, secondo recenti pareri legali, sembra essere no. Questa interpretazione modifica radicalmente il modo in cui le aziende devono effettuare la sorveglianza marchi registrati e difenderli, trasformando quella che sembra una sfumatura procedurale tecnica in una leva strategica significativa.
I Due Percorsi per Contestare la Validità
Secondo il Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (EUTMR), un convenuto che affronta un'azione per contraffazione ha due vie distinte per contestare la validità del marchio opposto: presentare una controdomanda presso il tribunale nazionale che esamina la causa per contraffazione, oppure presentare una dichiarazione di nullità direttamente all'EUIPO.
La complessità emerge quando un convenuto sceglie di non presentare una controdomanda. Questo silenzio costituisce una rinuncia al diritto di contestare la validità del marchio attraverso l'EUIPO?
Nel caso C-392/25, che coinvolge i marchi vinicoli Bodegas Sanviver e Bodegas Vega Sicilia, l'Avvocato Generale ha espresso il parere che la porta rimanga aperta. Il ragionamento si basa sul testo del regolamento stesso. L'EUTMR prevede due meccanismi paralleli per contestare la validità, ma non afferma esplicitamente che l'avvio di un'azione per contraffazione chiuda la via dell'EUIPO. A differenza di alcune leggi nazionali, come quelle in Spagna, che richiedono esplicitamente ai convenuti di sollevare contestazioni sulla validità tramite controdomanda una volta iniziato il contenzioso, la normativa UE rimane silente su questa specifica restrizione.
Di conseguenza, un convenuto può presentare una domanda di nullità all'EUIPO in una fase avanzata del procedimento per contraffazione. Questa non è una mera possibilità teorica, ma ha il potere di sospendere l'intera causa.
Il Potere della Sospensione
L'implicazione più significativa di questa interpretazione è la possibilità di ritardi indefiniti. Quando viene presentata una domanda di nullità all'EUIPO, l'articolo 132(1) dell'EUTMR generalmente richiede al tribunale nazionale di sospendere (mettere in pausa) il procedimento per contraffazione fino a quando la questione della validità non viene risolta.
Questo crea una situazione precaria per i titolari dei diritti. Un convenuto che prevede di perdere nel merito di una causa per contraffazione può scegliere di non difendersi inizialmente in tribunale. Invece, può lasciare procedere la causa e poi presentare una domanda di nullità all'EUIPO. Se ha successo, il marchio potrebbe essere invalidato, rendendo irrilevante la causa per contraffazione.
I tempi di questo processo sono estesi. Una decisione dell'EUIPO può essere appellata alle Commissioni di Ricorso dell'EUIPO, poi al Tribunale Generale e potenzialmente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo processo di appello a più livelli può durare diversi anni. Durante questo periodo, il procedimento nazionale per contraffazione rimane in stallo. Per un'azienda che cerca di far valere il proprio brand o di rimuovere un concorrente dal mercato, questo ritardo può essere commercialmente devastante, indipendentemente dall'esito finale.
Implicazioni Strategiche per le Aziende
La divergenza tra la normativa UE e alcuni quadri nazionali evidenzia una lacuna critica nel coordinamento procedurale. Mentre alcune giurisdizioni impongono una concentrazione del contenzioso per garantire efficienza, il quadro UE consente procedimenti paralleli e frammentati. Questa flessibilità avvantaggia i convenuti offrendo opzioni, ma introduce incertezza per i titolari dei diritti.
Il Monitoraggio Marchi Deve Essere Proattivo, Non Reattivo
La sorveglianza marchi tradizionale si concentra spesso sul rilevamento di nuove domande che imitano il proprio brand. Tuttavia, questo caso sottolinea che il monitoraggio marchi deve anche tracciare le sfide legali esistenti contro il proprio portafoglio. Se un concorrente sta attivamente litigando contro di voi nei tribunali nazionali mentre contemporaneamente presenta procedimenti di nullità presso l'EUIPO, state affrontando un attacco coordinato progettato per ritardare il giudizio e prosciugare le risorse.
Le aziende non possono presumere che vincere una causa per contraffazione protegga la validità del proprio marchio indefinitamente. Una registrazione valida non è immune da contestazioni, anche dopo anni di contenzioso.
L'Eccezione dei "Motivi Speciali"
Il regolamento offre una certa protezione contro le tattiche di puro ritardo. I tribunali possono continuare il procedimento senza sospensione se esistono "motivi speciali" per farlo. L'Avvocato Generale suggerisce che ciò potrebbe includere prove che la domanda all'EUIPO faccia parte di una strategia volta unicamente a ritardare l'azione per contraffazione.
Tuttavia, dimostrare tale intento è difficile. La soglia per ciò che costituisce un "motivo speciale" dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo per preservare il diritto del convenuto di scegliere il proprio foro. Ciò significa che anche richieste di nullità deboli possono bloccare con successo i procedimenti di enforcement.
Navigare il Nuovo Panorama
La prossima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarirà se questa scelta procedurale rimarrà disponibile per i convenuti. Se confermata, segnala un cambiamento nel panorama strategico del contenzioso sui marchi UE.
Per i responsabili della proprietà intellettuale, il messaggio è chiaro: velocità e precisione non sono più sufficienti. La strategia di contenzioso deve ora tenere conto del rischio di procedimenti paralleli sulla validità che possono congelare gli sforzi di enforcement indefinitamente. Le aziende dovrebbero considerare di strutturare le difese del proprio portafoglio e i budget per il contenzioso per resistere a battaglie procedurali prolungate, non solo ad argomentazioni legali sostanziali. La capacità di contestare un marchio in qualsiasi momento fino alla sentenza definitiva è uno strumento potente, che i concorrenti sono sempre più propensi a utilizzare in dispute commerciali complesse. La tutela marchi registrati richiede ora una visione più ampia e una preparazione strategica avanzata.