Pour les propriétaires de marques, l’instinct est souvent de considérer toute similarité comme une menace. Si un nouvel acteur utilise ne serait-ce qu’un fragment de votre nom, cela peut sembler être une contrefaçon justifiant une action juridique immédiate. Pourtant, le droit des marques ne se base pas uniquement sur la proximité. Il exige une évaluation nuancée de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes dans leur contexte. Une décision récente de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) illustre une limite essentielle : même une marque emblématique ne peut bloquer tous les signes ultérieurs partageant seulement des lettres initiales ou des éléments stylistiques, dès lors qu’il n’existe pas de véritable risque de confusion.
Cette affaire rappelle avec réalisme aux entreprises les limites de la protection des marques et la complexité de la surveillance des marques en matière de conformité.
L’affaire en question
Le litige opposait Philip Morris Brands Sàrl à une demande d’enregistrement déposée par J.S.S. Tobacco Ltd pour la marque figurative « MANCHESTER UNITED KINGDOM ». La demande concernait des produits du tabac, la même classe de biens protégée par les célèbres marques « MARLBORO » de Philip Morris.
Philip Morris soutenait que sa marque avait acquis une forte réputation au sein de l’UE. Pour appuyer cette affirmation, l’entreprise a présenté des preuves, notamment des articles de presse, des rapports annuels et des classements d’évaluation indépendants. Elle affirmait que l’enregistrement de « Manchester United Kingdom » tirerait un avantage déloyal de la réputation de sa marque ou lui porterait préjudice.
Décortiquer le risque de confusion
Le cœur de toute opposition en matière de marques repose sur le risque de confusion auprès du public concerné. Pour le déterminer, les autorités comparent les marques sous trois angles distincts : visuel, phonétique et conceptuel.
Comparaison visuelle
Visuellement, les deux marques ne partagent que les deux premières lettres, « Ma », et utilisent une police de caractères standard. La marque contestée inclut des éléments supplémentaires absents de « MARLBORO », notamment un blason héraldique et les mots « UNITED KINGDOM ». Ces ajouts créent une distance visuelle significative.
Comparaison phonétique
À l’oral, la similarité se limite au son de la syllabe initiale « Ma ». Le reste des mots diffère entièrement. Par conséquent, les marques ne sont considérées comme similaires qu’à un faible degré sur le plan auditif.
Comparaison conceptuelle
C’est ici que la distinction devient la plus marquée. « Marlboro » est un nom de fantaisie sans signification intrinsèque. En revanche, « Manchester United Kingdom » évoque une référence géographique claire à une ville du Royaume-Uni. Comme l’un des signes est arbitraire et l’autre descriptif d’un lieu, ils sont conceptuellement dissemblables.
Les limites de la réputation
Philip Morris s’est largement appuyé sur la réputation établie de sa marque. Il est vrai qu’une marque jouissant d’une forte notoriété bénéficie d’un champ de protection élargi. Les autorités peuvent estimer qu’un « lien mental » existe entre les marques, même en l’absence de risque de confusion, afin d’empêcher un avantage déloyal.
Cependant, la réputation n’est pas un droit de veto. L’EUIPO a appliqué des critères stricts issus de la jurisprudence antérieure, soulignant qu’un degré élevé de similarité entre les produits ne peut primer sur une distance conceptuelle claire entre les signes. Le public n’était pas susceptible d’associer la référence géographique « Manchester » à la marque « Marlboro ». Sans formation d’un lien mental dans l’esprit du consommateur, l’argument d’avantage déloyal n’a pas abouti.
Implications stratégiques pour les entreprises
Cette décision offre deux enseignements essentiels aux entreprises gérant leurs portefeuilles de propriété intellectuelle.
1. Ne pas se fier uniquement à la réputation
Un nom de marque célèbre ne protège pas automatiquement contre tous les signes ressemblants sur le plan sonore ou visuel. Les procédures d’opposition exigent des preuves rigoureuses d’une similarité réelle et d’un risque avéré de confusion chez les consommateurs. Si la différence conceptuelle entre les marques est marquée, la réputation seule peut ne pas suffire à bloquer l’enregistrement, même pour des produits identiques.
2. Précision dans la veille des dépôts de marques
La surveillance de marque doit être stratégique. Bien qu’une surveillance des marques large puisse identifier des atteintes potentielles, toutes les similitudes ne justifient pas une action en justice. Les ressources doivent être concentrées sur les cas où les similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles créent un risque réel de confusion ou de dilution. Bloquer des signes éloignés peut paraître agressif sur le marché sans produire de résultats juridiques, comme l’illustre cette affaire.
Comprendre ces limites permet aux entreprises de faire respecter leurs droits efficacement tout en évitant des batailles juridiques inutiles. L’objectif n’est pas de revendiquer la propriété de chaque mot similaire, mais de protéger la fonction distinctive de la marque contre une confusion réelle. Un logiciel surveillance marques déposées peut aider à affiner cette approche en ciblant les menaces les plus pertinentes.