Para las empresas que gestionan propiedad intelectual en toda Europa, el campo de batalla a menudo cambia antes de que se dicte un solo veredicto. Un reciente desarrollo legal sobre la interacción entre los tribunales nacionales de infracción y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sugiere que la estrategia procesal puede ser tan decisiva como el derecho sustantivo. La pregunta central es sencilla pero trascendental: Si un demandado en un litigio por infracción de marca de la UE no impugna la validez de la marca del demandante de inmediato, ¿pierde el derecho a hacerlo más tarde?
La respuesta, según recientes opiniones legales, parece ser no. Esta interpretación altera fundamentalmente la forma en que las empresas deben realizar la vigilancia de marcas registradas y defender sus marcas, convirtiendo lo que parece un matiz procesal técnico en una palanca estratégica significativa.
Las Dos Vías para Impugnar la Validez
Según el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), un demandado que enfrenta una reclamación por infracción tiene dos vías distintas para impugnar la validez de la marca contraria: presentar una reconvención ante el tribunal nacional que conoce del caso de infracción, o presentar una declaración de nulidad directamente ante la EUIPO.
La complejidad surge cuando un demandado opta por no presentar una reconvención. ¿Constituye este silencio una renuncia a su derecho a impugnar la validez de la marca a través de la EUIPO?
En el Caso C-392/25, que involucra a las marcas de vino Bodegas Sanviver y Bodegas Vega Sicilia, el Abogado General ha opinado que la puerta sigue abierta. El razonamiento se basa en el texto del reglamento mismo. El RMUE establece dos mecanismos paralelos para impugnar la validez, pero no indica explícitamente que el inicio de una acción por infracción cierre la vía de la EUIPO. A diferencia de algunas leyes nacionales, como las de España, que exigen explícitamente que los demandados planteen impugnaciones de validez mediante reconvención una vez iniciado el litigio, la legislación de la UE guarda silencio sobre esta restricción específica.
En consecuencia, un demandado puede presentar una solicitud de nulidad ante la EUIPO en una etapa avanzada del procedimiento de infracción. Esto no es solo una posibilidad teórica, sino que tiene el poder de paralizar todo el litigio.
El Poder de la Suspensión
La implicación más significativa de esta interpretación es la posibilidad de retrasos indefinidos. Cuando se presenta una solicitud de nulidad ante la EUIPO, el artículo 132(1) del RMUE generalmente exige que el tribunal nacional suspenda (pause) el procedimiento de infracción hasta que se resuelva la cuestión de validez.
Esto crea una situación precaria para los titulares de derechos. Un demandado que prevea perder en el fondo de una reclamación por infracción puede optar por no defenderse inicialmente en los tribunales. En su lugar, puede dejar que el caso avance y luego presentar una solicitud de nulidad ante la EUIPO. Si tiene éxito, la marca podría ser anulada, dejando sin efecto el litigio por infracción.
El plazo para este proceso es extenso. Una decisión de la EUIPO puede ser apelada ante las Salas de Recurso de la EUIPO, luego ante el Tribunal General y, potencialmente, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este proceso de apelación multinivel puede extenderse durante varios años. Durante este tiempo, el procedimiento de infracción nacional permanece en un limbo. Para una empresa que intenta hacer valer su marca o eliminar a un competidor del mercado, este retraso puede ser comercialmente devastador, independientemente del resultado final.
Implicaciones Estratégicas para las Empresas
La divergencia entre la legislación de la UE y ciertos marcos nacionales pone de relieve una brecha crítica en la coordinación procesal. Mientras que algunas jurisdicciones exigen una litigación concentrada para garantizar la eficiencia, el marco de la UE permite procedimientos paralelos y fragmentados. Esta flexibilidad beneficia a los demandados al ofrecerles opciones, pero introduce incertidumbre para los titulares de derechos.
El Monitoreo de marcas Debe Ser Proactivo, No Reactivo
La vigilancia y seguimiento de marcas tradicional a menudo se centra en detectar nuevas solicitudes que imiten su marca. Sin embargo, este caso subraya que la vigilancia de marcas online y offline también debe rastrear los desafíos legales existentes contra su cartera. Si un competidor está litigando activamente contra usted en tribunales nacionales mientras presenta simultáneamente procedimientos de nulidad ante la EUIPO, está enfrentando un ataque coordinado diseñado para retrasar el fallo y agotar sus recursos.
Las empresas no pueden asumir que ganar un caso de infracción protegerá la validez de su marca de manera indefinida. Un registro válido no es inmune a impugnaciones, incluso después de años de litigio.
La Excepción de "Motivos Especiales"
El reglamento ofrece cierta protección contra tácticas puramente dilatorias. Los tribunales pueden continuar con los procedimientos sin suspensión si existen "motivos especiales" para hacerlo. El Abogado General sugiere que esto podría incluir pruebas de que la solicitud ante la EUIPO forma parte de una estrategia destinada únicamente a retrasar la acción por infracción.
Sin embargo, demostrar dicha intención es difícil. Se espera que el umbral para lo que constituye un "motivo especial" se interprete de manera restrictiva para preservar el derecho del demandado a elegir su foro. Esto significa que incluso reclamaciones de nulidad débiles pueden detener con éxito los procedimientos de ejecución.
Navegando el Nuevo Panorama
El próximo fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclarará si esta opción procesal sigue disponible para los demandados. Si se confirma, señalará un cambio en el panorama estratégico de la litigación de marcas en la UE.
Para los gestores de propiedad intelectual, el mensaje es claro: la rapidez y la precisión ya no son suficientes. La estrategia de litigio ahora debe tener en cuenta el riesgo de procedimientos de validez paralelos que pueden congelar los esfuerzos de ejecución de manera indefinida. Las empresas deberían considerar estructurar sus defensas de cartera y presupuestos de litigio para resistir batallas procesales prolongadas, no solo argumentos legales sustantivos. La capacidad de impugnar una marca en cualquier momento hasta el fallo final es una herramienta poderosa, que los rivales probablemente utilizarán cada vez más en disputas comerciales complejas.