El Tribunal Federal de Apelaciones (FCA, por sus siglas en inglés) confirmó recientemente una orden judicial contra el uso de la marca comercial BYOOVIZ para un fármaco biosimilar oftálmico, reforzando el principio legal de que marcas similares pueden generar confusión en el mercado. La decisión, Samsung Bioepis v Novart, 2025 FCA 212, marca un momento crucial en la ley de marcas comerciales, subrayando la importancia de monitorear y prevenir la confusión entre los consumidores.
La Disputa: BEOVU vs. BYOOVZ
Novartis posee la marca comercial registrada BEOVU para su medicamento anti-VEGF, utilizado para tratar la degeneración macular asociada a la edad húmeda (DMAE). El ingrediente activo en BEOVU es brolucizumab. Samsung Bioepis y Biogen lanzaron un biosimilar bajo el nombre comercial BYOOVIZ, un producto diseñado para imitar a Novart, un fármaco utilizado para la misma afección.
Novartis presentó una demanda alegando infracción de marca comercial, competencia desleal (passing off) y daño a su buena voluntad comercial. El tribunal de primera instancia determinó que la marca BYOOVIZ era probable que confundiera a los pacientes y a los profesionales de la salud, violando la Ley de Marcas Comerciales de Canadá. Se emitió una orden judicial permanente para bloquear el uso de BYOOVIZ.
Samsung Bioepis y Biogen apelaron, argumentando que la orden judicial debería suspenderse pendiente de revisión. El FCA rechazó esto, confirmando el fallo del tribunal de primera instancia.
Fallos Legales Clave: Los Pacientes como Consumidores
Un problema central en la apelación se centró en si los pacientes, y no solo los médicos o farmacéuticos, deben considerarse consumidores relevantes para evaluar la confusión de marcas comerciales.
El FCA dictaminó que los pacientes deben incluirse en el análisis. El tribunal enfatizó que la prueba de probabilidad de confusión es hipotética y no depende de la exposición real a la marca comercial. Esto se alinea con decisiones recientes de la Corte Suprema, incluyendo Mattel v 3894207 Canada Inc y Masterpiece v Alavida Lifestyles, que destacan que la ley de marcas comerciales protege la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas.
El tribunal también citó Ciba-Geigy Canada v Apotex, un caso emblemático que reconoce a los pacientes como partes interesadas en las marcas comerciales de medicamentos recetados. El FCA respaldó la dependencia del tribunal de primera instancia en este precedente, destacando el objetivo político más amplio de prevenir el engaño al consumidor.
Implicaciones para las Empresas
El fallo refuerza que la similitud de marcas por sí sola puede desencadenar acciones legales, independientemente de una superposición real en el mercado. Las empresas deben monitorear proactivamente posibles conflictos, especialmente en sectores donde la seguridad del paciente y la claridad del tratamiento son primordiales.
Para las empresas farmacéuticas, la decisión subraya la necesidad de equilibrar la innovación con el respeto a las marcas comerciales existentes. Los fabricantes de biosimilares, en particular, enfrentan un escrutinio elevado debido a la naturaleza crítica de sus productos.
El caso también señala un cambio en el enfoque judicial hacia la protección de la confianza del consumidor. Los tribunales están priorizando cada vez más el papel de los usuarios finales en las disputas de marcas comerciales, asegurando que las marcas rindan cuentas por la posible confusión.
Resultado y Próximos Pasos
El FCA desestimó la apelación pero concedió una suspensión de la orden judicial, pendiente de una posible revisión por parte de la Corte Suprema. Antes del fallo, Samsung Bioepis ya había cambiado el nombre de su producto a MELVIZO, señalando un movimiento estratégico para evitar más enredos legales.
Este caso sirve como recordatorio para las empresas que navegan por la ley de marcas comerciales. La posibilidad de confusión no es solo un riesgo legal; es también un riesgo reputacional y operativo. El monitoreo, la intervención temprana y la denominación estratégica son esenciales para evitar disputas costosas y proteger la integridad de la marca.
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La importancia del monitoreo proactivo de marcas comerciales no puede subestimarse. Con la experiencia de IP Defender en la identificación y mitigación de riesgos, las empresas pueden salvaguardar su propiedad intelectual y evitar las trampas de las disputas legales.