La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. revocó recientemente una decisión de la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB) que había denegado una solicitud de registro de la marca KAHWA, la cual Bayou Grande Coffee Roasting Co. buscaba registrar para cafés y tiendas de café. El tribunal determinó que la doctrina de los equivalentes extranjeros —utilizada para evaluar si una marca extranjera es genérica o descriptiva en inglés— no se aplicaba porque KAHWA posee un significado distinto y bien establecido en inglés.
Bayou presentó una solicitud de marca para KAHWA en 2021, alegando uso desde 2008. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) rechazó la marca, argumentando que era genérica o descriptiva bajo la doctrina de los equivalentes extranjeros. La agencia citó el significado de KAHWA como "café" en árabe. Bayou sostuvo que el término se refiere a un tipo específico de té verde de Cachemira, un producto que no se vende habitualmente en cafés o tiendas de café de EE. UU.
La USPTO mantuvo inicialmente el rechazo, y la Junta de Apelaciones de Marcas confirmó la decisión, haciendo hincapié en la interpretación del té verde de Cachemira. Sin embargo, el Circuito Federal anuló esta resolución, concluyendo que la Junta carecía de pruebas suficientes para respaldar sus hallazgos.
El tribunal destacó que la dependencia de la Junta en el significado del té verde de Cachemira era errónea. Señaló que ningún café o tienda de café en EE. UU. vende kahwa, lo que deja sin respaldo la afirmación de genericidad. El tribunal también rechazó la aseveración de la Junta de que KAHWA era meramente descriptiva, argumentando que el término no describe inherentemente un producto o una característica de los servicios de cafetería.
Un problema central fue la aplicación de la doctrina de los equivalentes extranjeros. Bajo esta doctrina, una marca extranjera puede evaluarse por su genericidad o carácter descriptivo traduciéndola al inglés. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la traducción era innecesaria en este caso porque KAHWA ya tiene un significado bien establecido en inglés: té verde de Cachemira. Este significado hizo irrelevante la traducción al árabe, invalidando el argumento de los equivalentes extranjeros.
El caso subraya la importancia de la vigilancia en materia de marcas y la comprensión de los significados alternativos de una marca. Para las empresas, esta resolución destaca que el carácter descriptivo o genérico de una marca depende de su uso real y su percepción en el mercado, no únicamente de los equivalentes en idiomas extranjeros.
Las empresas que buscan protección de marca deben asegurarse de que sus marcas no sean genéricas ni descriptivas en el mercado objetivo. Esto incluye verificar que la marca no describa inadvertidamente un producto, servicio o característica comúnmente asociada con la industria.
La decisión refuerza la necesidad de pruebas claras en las disputas sobre marcas. Los tribunales examinarán detenidamente si el significado de una marca es ampliamente reconocido o meramente especulativo. Las empresas deben documentar cómo se utilizan y perciben sus marcas para fortalecer sus casos.
La posibilidad de confusión entre marcas sigue siendo una preocupación central para las empresas. Aunque el caso KAHWA se centró en el carácter descriptivo, principios similares se aplican a la probabilidad de confusión. Las marcas que se asemejan a marcas existentes o transmiten asociaciones engañosas pueden enfrentar rechazos.
Para mitigar riesgos, las empresas deben realizar búsquedas exhaustivas de marcas y considerar el registro de marcas en clases relevantes. La supervisión proactiva de posibles conflictos puede evitar costosas batallas legales y proteger la integridad de la marca.
IP Defender monitorea bases de datos nacionales de marcas en busca de conflictos e infracciones, ayudando a las empresas a identificar y abordar problemas potenciales antes de que escalen. Al rastrear más de 50 países, incluida la UE, EE. UU. y Australia, IP Defender garantiza una protección integral contra registros fraudulentos o susceptibles de causar confusión.
Este caso sirve como recordatorio de que la ley de marcas es matizada y requiere un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la garantía de una competencia justa. Para las empresas, la claridad, la evidencia y la planificación estratégica son esenciales para navegar estas complejidades.