Americký úřad pro ochranné známky a odvolací board (TTAB) nedávno řešil spor, který ilustruje složitost prokazování úmyslu používat ochrannou známku. V případu El Roblar Inv. Prop. LLC v. Roe TTAB zamítl přihlášku ochranné známky „HOTEL EL ROBLAR" pro hotelové služby ve třídě 4 s tím, že žadatelka v době podání přihlášky neměla skutečný úmysl známku používat. Případ se točil kolem otázky, zda měla žadatelka, Biance Roe, legitimní plán provozovat hotel pod tímto názvem, přestože žádná ze stran známku během řízení v obchodě nepoužívala.
Spor vznikl, když se obě strany snažily obnovit uzavřený resort a lázně Oaks at Ojai jako historický Hotel El Roblar. Roe, žadatelka, získala doménová jména a založila účty na sociálních sítích pod touto značkou v rámci přípravy na potenciální nabídku ke koupi nemovitosti. Nakonec však v soutěži o koupi pozemku prohrála se společností El Roblar Investment Property LLC, která byla odpůrcem v tomto řízení. Když se odpůrce pokusil odkoupit internetová aktiva od Roe, nedokázali se dohodnout na ceně, což vedlo k právnímu konfliktu. Odpůrce obvinil Roe z kybersquattingu a porušování práv k ochranné známce, načež Roe krátce poté podala svou přihlášku ochranné známky.
TTAB posuzoval dvě klíčové otázky: Měl odpůrce procesní legitimaci (standing) napadnout přihlášku a prokázala Roe skutečný úmysl známku používat?
Procesní legitimace: Oprávněný zájem na řízení
TTAB posoudil procesní legitimaci odpůrce podle ustanovení 15 U.S.C. §1063, které umožňuje jakékoli osobě, která se domnívá, že by jí registrace známky mohla způsobit újmu, podat námitky. Soud aplikoval dvoustupňový rámec z případu Curtin v. United Trademark Holdings, Inc., který vyžaduje existenci reálného zájmu na řízení a přiměřené přesvědčení o vzniku škody.
Ačkoli odpůrce nevlastnil danou nemovitost, TTAB shledal, že jeho hospodářské aktivity a přípravy k používání známky v obchodě vytvořily legitimní zájem. Potenciál odpůrce provozovat hotel pod stejným názvem, jaký byl předmětem přihlášky Roe, představoval konkurenční hrozbu, čímž byla splněna podmínka procesní legitimace.
Poctivý úmysl: Otázka načasování
Rozhodnutí TTAB záviselo na tom, zda měla Roe v době podání přihlášky skutečný úmysl známku používat. Soud zdůraznil, že úmysl používat známku je objektivní zkoumání založené na skutkových okolnostech, nikoli pouhou rezervací práv.
Roe sice mohla prokázat, že se před podáním nabídky připravovala k provozování hotelu pod tímto názvem, avšak odpůrce předložil e-mail od Roe, v němž uvedla, že po prohře v nabídce „nemá pro [tyto domény] další využití". TTAB toto prohlášení interpretoval jako důkaz, že již neměla úmysl známku používat, a dospěl k závěru, že v rozhodujícím okamžiku jí chyběl poctivý úmysl (bona fide intent).
Strategické úvahy pro podniky
Tento případ zdůrazňuje význam dokumentace úmyslu používat známku před podáním přihlášky ochranné známky. Podniky musí zajistit, aby všechny důkazy o přípravách – jako jsou smlouvy, nákupy domén nebo marketingové plány – byly datovány před datem podání přihlášky.
Prohlášení o neexistenci úmyslu používat známku může ohrozit budoucí snahy o její registraci. Společnosti by měly přijmout proaktivní přístup k monitorování ochranných známek, zejména na konkurenčních trzích, kde se mohou objevit podobné značky.
Záměnnost ochranných známek zůstává klíčovým problémem, particularly když značky sdílejí podobné názvy nebo loga. Podniky musí provádět důkladnou due diligence, aby se vyhnuly sporům a zajistily, že jejich ochranné známky jsou jak rozlišitelné, tak obhajitelné.
Nástroje jako IP Defender mohou pomoci podnikům být o krok napřed před potenciálními konflikty tím, že monitorují národní databáze ochranných známek kvůli kolizím a porušováním práv. IP Defender se zaměřuje výhradně na monitorování ochranných známek a nabízí nákladově efektivní řešení pro ochranu duševního vlastnictví. Služba pokrývá více než 50 zemí, včetně EU, USA a Austrálie, čímž zajišťuje ochranu značek před podvodnými registracemi.
Případ El Roblar zdůrazňuje nutnost jasnosti, přípravy a závazku ke skutečnému úmyslu v oblasti práva ochranných známek. Pro podniky pohybující se ve světě rozvoje značky jsou sázky vysoké a důsledky chybných kroků mohou být významné.