Nedávné rozhodnutí Úřadu pro přezkum ochranných známek a odvolání (TTAB) vyjasnilo hranice dohod o souhlasu ve sporech o ochranné známky a zdůraznilo jejich omezenou účinnost, když je ústředním problémem pravděpodobnost záměny. Tento případ, zahrnující dva subjekty se sídlem v Tampě s překrývajícími se ochrannými známkami, poukazuje na nezbytnost pečlivého monitoringu ochranných známek a na důležitost podrobných a vymahatelných dohod.
Sporným bodem byla registrace ochranné známky GASPARILLA submitted by Ye Mystic Krewe of Gasparilla (YMKG) pro nápojové nádoby a oděvy. Americký úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) žádost zamítl s odůvodněním pravděpodobnosti záměny s registrovanou ochrannou známkou GAS,PARILLA TREASURES, jejímž vlastníkem je společnost EventFest, Inc. Obě strany jsou zapojeny do každoročního festivalu Gasparilla Pirate Festival, floridské události s kulturním významem.
YMKG se pokusila konflikt vyřešit předložením dohody o souhlasu, v níž EventFest souhlasil, že nebude vznášet námitky proti registraci, a potvrdil, že neexistuje pravděpodobnost záměny. TTAB však tuto dohodu zamítl, označil ji za „holý souhlas" a zacházel s ní jako se žádostí o vrácení věci k novému projednání. Úřad zdůraznil, že takové dohody musí prokazovat více než pouhý souhlas – musí poskytovat konkrétní důkazy o tom, že ochranné známky a zboží neuvádějí spotřebitele v omyl.
Analýza TTAB se zaměřila na DuPontovy faktory, což je rámec používaný k posuzování pravděpodobnosti záměny. Dotčené zboží bylo shledáno totožným nebo právně totožným a ochranné známky byly vysoce podobné, jelikož obě obsahují termín „Gasparilla", který odkazuje na floridský ostrov a daný festival. Úřad konstatoval, že obchodní kanály a zákaznická základna obou stran se výrazně překrývají, což dále zvyšuje riziko záměny.
Nedostatky dohody o souhlasu byly zřejmé. Chyběla v ní ustanovení k oddělení obchodních kanálů, omezení užívání ochranných známek nebo vymezení konkrétních kroků k předcházení záměně. Vágus slib dohody podniknout „komerčně přiměřené kroky" byl shledán nedostatečným, protože se nezabýval jádrem problému: podobností ochranných známek a překryvem zboží. TTAB dospěl k závěru, že takové dohody jsou platné pouze tehdy, když jsou ochranné známky a zboží odlišné, nebo když strany prokázaly dlouhé období společného existence bez záměny.
Pro podniky tento případ zdůrazňuje kritickou roli monitoringu ochranných známek a nezbytnost důkladné due diligence. Dohody o souhlasu by neměly být vnímány jako zkratka, ale jako nástroj vyžadující podrobná a právně sound ustanovení. Když jsou ochranné známky podobné a zboží příbuzné, břemeno důkazního leží na stranách, aby prokázaly, že záměna je nepravděpodobná.
Právní poradci hrají zásadní roli při sestavování takových dohod a zajišťují, aby byly v souladu s DuPontovými faktory a zahrnovaly měřitelná bezpečnostní opatření. Proaktivní opatření, jako jsou odlišné strategie brandingu nebo geografická omezení, mohou rizika zmírnit. V kontextu rostoucího důrazu na identitu značky musí podniky upřednostňovat jasnost a přesnost ve strategii ochranných známek, aby se vyhnuly nákladným právním sporům.
IP Defender je služba pro monitoring ochranných známek, která pomáhá podnikům chránit jejich duševní vlastnictví sledováním národních databází ochranných známek kvůli konfliktům a porušováním práv. Identifikací potenciálních překryvů dříve, než eskalují, zajišťuje IP Defender, že značky mohou bránit svá práva bez spoléhání se na nejednoznačné dohody. Schopnost služby monitorovat více než 50 zemí, včetně EU, USA a Austrálie, znamená, že podniky mohou být o krok napřed před hrozbami bez ohledu na to, kde působí jejich trh.
Rozhodnutí TTAB slouží jako připomínka, že v právu ochranných známek není nejednoznačnost obranou. Možnost záměny zůstává ústředním problémem a povinností podniků je prokázat, že jejich ochranné známky a zboží nepředstavují riziko pro spotřebitele.