Giao điểm giữa chỉ dẫn thương mại (trade dress) và nền kinh tế hàng nhái đã trở thành một vùng pháp lý phức tạp đối với các chủ sở hữu thương hiệu. Khi các sản phẩm có ngoại hình tương tự tràn ngập thị trường, ranh giới giữa hàng nguyên bản và hàng bắt chước ngày càng trở nên mờ nhạt. Sự mơ hồ này đã đẩy các vụ xung đột về chỉ dẫn thương mại trong ngành thực phẩm thành những vấn đề pháp lý nổi cộm, với các phán quyết gần đây của tòa án nhấn mạnh những thách thức trong việc thực thi các biện pháp bảo vệ này.
Kem Brazilian Bum Bum Cream của Sol de Janeiro là một ví dụ điển hình về sản phẩm sở hữu bản sắc hình ảnh mạnh mẽ: hũ tròn màu vàng-trắng, nắp oversized và chữ in màu xám đậm. Khi Costco, một nhà bán lẻ lớn, không thể nhập được sản phẩm này, họ đã ủy quyền cho Apollo tạo ra một bản sao với ngoại hình, cảm giác và hiệu năng tương đương. Apollo sau đó đã ra mắt kem Nutrius với bao bì gần như giống hệt bản gốc.
Sol de Janeiro đã phản hồi bằng một lá thư yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, khẳng định quyền đối với chỉ dẫn thương mại chưa đăng ký. Tuy nhiên, Apollo đã khởi kiện, lập luận rằng chỉ dẫn thương mại được tuyên bố mang tính chức năng. Vụ việc trở thành một phép thử then chốt để xác định xem các yếu tố bao bì có được bảo hộ theo luật chỉ dẫn thương mại hay không, hay chúng chỉ phục vụ mục đích công năng.
Phán quyết của tòa án rất rõ ràng. Tòa đã chấp thuận động thái xin phán quyết tóm tắt của Apollo, xác định rằng các yếu tố thiết kế của hũ kem mang tính chức năng. Tòa án đã phân tích bao bì cả ở khía cạnh riêng lẻ lẫn tổng thể, và nhận thấy mỗi đặc điểm – chẳng hạn như đáy tròn và nắp oversized – đều phục vụ một chức năng thực tiễn. Về màu vàng, tòa án lưu ý rằng đây không phải là dấu hiệu nhận biết nguồn gốc mà là tín hiệu thể hiện hương thơm và lợi ích của sản phẩm.
Quyết định này củng cố một nguyên tắc nền tảng trong luật nhãn hiệu: tính chức năng sẽ loại trừ khả năng được bảo hộ. Một yếu tố thiết kế không thể được bảo vệ dưới danh nghĩa chỉ dẫn thương mại nếu nó phục vụ mục đích công năng thay vì nhận diện nguồn gốc sản phẩm. Tòa án đã đặc biệt coi trọng các lần từ chối trước đây của USPTO (Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ) trong việc đăng ký thiết kế này với lý do thiếu tính phi chức năng, qua đó củng cố quan điểm rằng chỉ dẫn thương mại phải vừa có tính phân biệt vừa phi chức năng thì mới đủ điều kiện được bảo hộ.
Đối với các chủ sở hữu thương hiệu, vụ việc này nêu bật một số bài học chính. Thứ nhất, hồ sơ cải cách nhãn hiệu của USPTO là một tài sản quan trọng trong các vụ kiện tụng. Bằng chứng về các lần từ chối trước đây có thể trở thành một lập luận phòng vệ mạnh mẽ trước các cáo buộc liên quan đến chỉ dẫn thương mại. Thứ hai, việc chỉ chứng minh có hành vi sao chép là chưa đủ để duy trì một yêu sách về chỉ dẫn thương mại nếu thiết kế đó mang tính chức năng. Thứ ba, một cách tiếp cận đa diện trong việc bảo vệ – kết hợp nhãn hiệu, bằng sáng chế thiết kế, bản quyền và các khiếu nại về cạnh tranh không lành mạnh – có thể mang lại phạm vi bao phủ rộng hơn và các biện pháp khắc phục mạnh mẽ hơn.
Khi nền kinh tế hàng nhái tiếp tục phát triển, các chiến lược của chủ sở hữu thương hiệu cũng phải thay đổi theo. Chỉ dẫn thương mại vẫn là một công cụ giá trị, nhưng không phải là giải pháp vạn năng. Việc thấu hiểu ranh giới giữa tính thẩm mỹ và chức năng là yếu tố then chốt để định hướng trong lĩnh vực luật nhãn hiệu và bảo vệ tài sản trí tuệ trong một kỷ nguyên mà sự bắt chước được xem là lời khen chân thành nhất. Các dịch vụ như IP Defender theo dõi các hồ sơ đăng ký trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, giúp nhận diện sớm các xung đột tiềm ẩn.