Хтось надсилає вам електронного листа з пропозицією купити домен, який ви володієте роками. Ви відмовляєтесь. Незабаром вони подають заявку на реєстрацію торговельної марки з такою ж назвою в Європі, а можливо, і в США. Друзі кажуть: оскаржте це зараз.
Іноді це правильно. Іноді це витрата грошей. Володіння вебадресою не означає володіння правами на торговельну марку. І навіть якщо оскарження — правильний крок, воно спрацює лише тоді, коли ви помітите заявку, поки вікно для оскарження ще відкрите. Ось чому моніторинг торговельних марок має таке ж значення, як і юридична перевірка.
Це загальна інформація для неюристів, а не особиста юридична консультація. Якщо назва важлива для вашого бізнесу, проконсультуйтеся з юристом з питань торговельних марок у країнах, які мають значення, до закінчення строку.
Дві боротьби, а не одна
Боротьба А — це реєстр торговельних марок. Компанія подає заявку на отримання юридичної монополії на назву для певних товарів або послуг. Ви можете спробувати зупинити заявку, поки вона на розгляді (оскарження), або атакувати її пізніше (зазвичай повільніше і дорожче).
Боротьба Б — це доменне ім’я. Це питання про те, хто залишить за собою .com у реєстратора. Такі суперечки часто вирішуються через Єдину політику вирішення спорів щодо доменних імен (UDRP) — приватну процедуру, якої дотримуються реєстратори за правилами ICANN, або іноді через суд.
Ви можете програти боротьбу А і все одно зберегти домен. Ви можете виграти боротьбу А і все одно зіткнутися з тиском щодо домену пізніше. Не сприймайте сертифікат торговельної марки ЄС як автоматичне право власності на вашу вебадресу.
Коли оскарження має сенс
У Європейському Союзі Європейське відомство інтелектуальної власності (EUIPO) реєструє європейські торговельні марки (EUTM). Після публікації зазвичай відкривається тримісячне вікно для оскарження та встановлюється офіційний збір (наразі 320 євро). Основні правила містяться в Регламенті (ЄС) 2017/1001, зокрема в статтях 8 та 46.
Ви зазвичай можете оскаржити заявку, якщо у вас є раніше зареєстрована торговельна марка, що охоплює схожі товари або послуги, або в деяких випадках, якщо ви використовували назву в бізнесі як бренд серйозно, більш ніж на місцевому рівні, відповідно до статті 8(4). Власні рекомендації EUIPO чіткі: реєстрація домену сама по собі не є правом інтелектуальної власності. Це договір з вашим реєстратором. Використання домену допомагає лише тоді, коли таке використання створює незареєстровану торговельну марку або подібний комерційний знак згідно з національним законодавством. Паркований або майже невикористовуваний домен зазвичай не проходить.
Суд Європейського Союзу підтвердив цю позицію на практиці у справі Bud, C-96/09 P (29 березня 2011 року): слабке місцеве використання не повинно блокувати торговельну марку по всьому ЄС.
Отже:
Немає комерційного використання та немає раніше зареєстрованої торговельної марки: у вас може не бути підстав для оскарження заявки на реєстрацію торговельної марки в ЄС. Все одно зберігайте всі електронні листи з пропозиціями викупу та докази тривалого володіння доменом. Цей файл важливіший для майбутнього спору щодо домену, ніж для слабкого оскарження.
Реальні продажі схожих товарів або послуг під цією назвою: поставтеся до строку оскарження серйозно. Раннє оскарження зазвичай дешевше, ніж пізніше скасування або судовий процес.
У Сполучених Штатах Бюро з патентів і торговельних марок США (USPTO) має ще коротше вікно для оскарження після публікації (часто 30 днів). Права США не випливають автоматично з EUTM, і навпаки.
Домени, UDRP та суд США
Згідно з UDRP, інша сторона повинна довести, що домен схожий до ступеня змішування з їхньою торговельною маркою, що у вас немає законного інтересу, і що ви зареєстрували та використовували його недобросовісно. Консенсусні погляди Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO Overview 3.0) стверджують, що коли домен був зареєстрований до того, як у них з’явилися права на торговельну марку, недобросовісну реєстрацію зазвичай важко довести. Ви зазвичай не могли націлюватися на бренд, якого ще не існувало.
Федеральний закон США про кіберсквотинг (15 U.S.C. розділ 1125(d), часто називається ACPA) використовує подібне поняття недобросовісності в суді. Однією з ранніх провідних справ є Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Їхня пропозиція купити ваш домен не створює права на оскарження в ЄС. Вона все одно може допомогти вам пізніше в спорі щодо домену, оскільки показує, що вони знали про ваше володіння назвою і намагалися її викупити. Домен, який існує на десятиліття раніше за їхню торговельну марку, — це зовсім інша справа, ніж той, що зареєстрований після того, як їхній бренд уже існував.
Міжнародна плутанина
Типова сучасна картина: .com у американського реєстратора, перша заявка на EUTM, потім можливо заявки в USPTO або через Мадридську систему (міжнародний шлях за допомогою WIPO). Права на торговельні марки територіальні. EUTM діє в ЄС для зазначених товарів і послуг. Вона сама по собі не передає вам .com. UDRP або суд все одно потрібно виграти за своїми правилами. З іншого боку, американський реєстратор не робить вас невразливим, якщо ви продаєте в ЄС під конфліктуючим брендом після реєстрації торговельної марки. Слідкуйте за кожним відомством, куди вони подають заявки. У кожного свій графік.
Моніторинг — це ключ, а раннє оскарження — дешеве рішення
Відомства з торговельних марок не дзвонять вам, коли хтось подає схожу заявку. Вони публікують її. Відкривається коротке вікно. Пропустіть його — і зазвичай залишаються лише повільніші та дорожчі інструменти.
Ось чому моніторинг торговельних марок є операційним ядром захисту бренду. Строки оскарження допомагають лише тим, хто вчасно помічає заявку. Серйозні власники брендів відстежують нові заявки, що збігаються або схожі на їхню назву, у країнах, де вони ведуть бізнес, і швидко вирішують, чи оскаржувати.
Раннє оскарження — це головне. Зазвичай дешевше зупинити опубліковану заявку, ніж скасовувати зареєстровану торговельну марку, боротися з порушеннями або поспішати після скарги на домен. Історії в стилі Reddit часто починаються занадто пізно: лист з пропозицією викупу надходить, коли дешеве вікно вже майже закрите або закрите.
Саме для цього ми створили IP Defender: відстежувати нові заявки на реєстрацію торговельної марки в багатьох країнах і вчасно виявляти конфлікти, щоб власники прав могли оскаржити їх, поки вікно для оскарження ще відкрите. Моніторинг торговельних марок не створює прав, яких у вас немає. Дормантний домен все одно не забезпечить слабке оскарження в ЄС. Але він не дає власникам реальних раніше зареєстрованих торговельних марок або реального комерційного використання пропустити єдине вікно, де боротьба має бути найшвидшою та найдешевшою.
Що робити
Слідкуйте за новими заявками на вашу назву там, де ви ведете бізнес. Не покладайтеся на несподівані листи.
Якщо у вас є раніше зареєстровані права на торговельну марку та схожі товари або послуги, поставте в календарі строк оскарження та зверніться за консультацією. Оскаржуйте вчасно, якщо конфлікт реальний.
Якщо ви володієте лише дормантним доменом, не очікуйте, що відомство з торговельних марок відхилить їхню заявку лише тому, що ваш WHOIS старший. Зберігайте листи з пропозиціями викупу та докази володіння доменом для спору щодо домену.
Складіть карту кожної країни, де вони подали заявку. Строки відрізняються.
Перш ніж змінювати спосіб використання сайту, запитайте, чи може комерційне використання в ЄС або США створити нові ризики після реєстрації торговельної марки.
Отримуйте права там, де можете. Слідкуйте за новими заявками там, де ведете бізнес. Оскаржуйте вчасно, якщо конфлікт реальний. Очікування на несподіваний лист — дорогий шлях.