Ți-a trimis cineva un email pentru a cumpăra un domeniu pe care îl deții de ani de zile. Ai refuzat. Curând, acea persoană depune o cerere de înregistrare a mărcii pentru același nume în Europa și, poate, și în Statele Unite. Prietenii îți spun: opune-te acum.
Uneori au dreptate. Alteori, îți irosești banii. Deținerea unui nume de domeniu în prealabil nu este același lucru cu deținerea drepturilor de marcă. Și chiar și atunci când opoziția este mișcarea corectă, aceasta funcționează doar dacă observi depunerea cererii în timp ce fereastra de opoziție este încă deschisă. De aceea, monitorizarea mărcii contează la fel de mult ca testul legal.
Aceste informații sunt generale, destinate non-juriștilor, nu constituie consultanță juridică personală. Dacă numele contează pentru afacerea ta, discută cu un avocat specializat în înregistrare marcă în țările care contează înainte ca un termen limită să expire.
Două bătălii, nu una
Bătălia A are loc la oficiul de mărci. O companie solicită un monopol legal asupra unui nume pentru anumite bunuri sau servicii. Poți încerca să oprești cererea cât timp este în așteptare (opoziție) sau să o ataci mai târziu (de obicei mai lent și mai costisitor).
Bătălia B este legată de numele de domeniu. Aceasta se referă la cine păstrează .com-ul la registrator. Aceste dispute sunt adesea soluționate prin Politica Uniformă de Soluționare a Litigiilor privind Numele de Domeniu (UDRP), un proces privat pe care registratorii îl urmează conform regulilor ICANN, sau uneori prin instanță.
Poți pierde Bătălia A și totuși să păstrezi domeniul. Poți câștiga Bătălia A și totuși să faci față presiunii asupra domeniului mai târziu. Nu trata un certificat de marcă UE ca pe o posesie automată a adresei tale de site web.
Când opoziția are sens
În Uniunea Europeană, Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) înregistrează mărcile UE (EUTM). După publicare, există în mod normal o fereastră de opoziție de trei luni și o taxă oficială (în prezent 320 de euro). Regulile principale se regăsesc în Regulamentul (UE) 2017/1001, în special articolele 8 și 46.
De obicei, poți face opoziție dacă deții o marcă anterioară care acoperă bunuri sau servicii similare sau, în unele cazuri, dacă ai folosit numele în afaceri ca marcă într-un mod serios, mai mult decât local, conform articolului 8(4). Ghidurile proprii ale EUIPO sunt clare: o înregistrare marcă de domeniu singură nu reprezintă un drept de proprietate intelectuală. Este un contract cu registratorul tău. Utilizarea domeniului ajută doar dacă acea utilizare creează o marcă neînregistrată sau un semn comercial similar conform legii naționale. Un domeniu parcat sau abia utilizat eșuează de obicei.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat același aspect în termeni practici în cazul Bud, C-96/09 P (29 martie 2011): o utilizare locală slabă nu ar trebui să blocheze o marcă la nivelul UE.
Așadar:
Fără utilizare comercială și fără marcă anterioară: este posibil să nu ai motive să te opui cererii de marcă UE. Totuși, păstrează fiecare email de cumpărare și dovada deținerii îndelungate a domeniului. Acest dosar contează mai mult pentru o dispută ulterioară privind domeniul decât pentru o opoziție slabă.
Vânzări reale de bunuri sau servicii similare sub același nume: ia în serios termenul limită pentru opoziție. Opoziția timpurie este de obicei mai ieftină decât anularea ulterioară sau procesul în instanță.
În Statele Unite, Oficiul pentru Patente și Mărci al Statelor Unite (USPTO) are o fereastră de opoziție și mai scurtă după publicare (adesea 30 de zile). Drepturile în SUA nu decurg automat dintr-o EUTM, și inversul este de asemenea adevărat.
Domenii, UDRP și instanțele din SUA
Conform UDRP, cealaltă parte trebuie să dovedească că domeniul este confuziv similar cu marca lor, că tu nu ai un interes legitim și că l-ai înregistrat și utilizat cu rea-credință. Opiniile consensuale din WIPO Overview 3.0 spun că atunci când domeniul a fost înregistrat înainte ca aceștia să aibă drepturi de marcă, înregistrarea cu rea-credință este de obicei greu de dovedit. În general, nu poți viza o marcă care nu exista încă.
Legea federală americană privind cybersquatting-ul (15 U.S.C. secțiunea 1125(d), adesea numită ACPA) folosește o idee similară de rea-credință în instanță. Un caz timpuriu important este Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Oferta lor de a-ți cumpăra domeniul nu creează un drept de opoziție în UE. Totuși, poate să te ajute mai târziu pe calea domeniului, deoarece arată că știau că deții numele și au încercat să-l cumpere. Un domeniu care precede marca lor cu decenii este un caz foarte diferit față de unul înregistrat după ce marca lor exista deja.
Haosul transfrontalier
O imagine modernă comună: .com la un registrator din SUA, prima depunere a unei EUTM, apoi poate depuneri la USPTO sau prin Sistemul de la Madrid (o rută internațională gestionată cu ajutorul WIPO). Drepturile de marcă sunt teritoriale. O EUTM este puternică în UE pentru bunurile și serviciile listate. Nu transferă automat .com-ul tău. UDRP sau instanța trebuie câștigate în funcție de propriile teste. Pe de altă parte, un registrator din SUA nu te face imun dacă vinzi în UE sub o marcă care intră în conflict după înregistrarea mărcii lor. Urmărește fiecare oficiu în care depun. Fiecare are propriul său termen.
Monitorizarea mărcii înregistrate este cheia, iar opoziția timpurie este soluția ieftină
Oficiile de mărci nu te sună atunci când cineva depune o cerere similară. Ele publică. Se deschide o fereastră scurtă. O ratezi și de obicei rămâi cu instrumente mai lente și mai costisitoare.
De aceea, monitorizarea mărcii este nucleul operațional al apărării mărcilor. Termenele limită pentru opoziție ajută doar pe cei care văd depunerea la timp. Proprietarii serioși de mărci urmăresc noile depuneri care se potrivesc sau seamănă îndeaproape cu numele lor, în țările în care activează, și decid rapid dacă să se opună.
Opoziția timpurie este punctul cheie. În general, este mai ieftin să oprești o cerere publicată decât să anulezi o marcă înregistrată, să lupți împotriva încălcării sau să te grăbești după o plângere privind domeniul. Povestea de tip Reddit începe adesea prea târziu: emailul de cumpărare ajunge când fereastra ieftină este deja strânsă sau închisă.
Acesta este și motivul pentru care am creat IP Defender: să monitorizeze mărci înregistrate în multe țări și să semnaleze conflictele devreme, astfel încât deținătorii de drepturi să poată face opoziție cât timp aceasta este încă disponibilă. Monitorizarea mărcii nu creează drepturi pe care nu le ai. Un domeniu inactiv tot nu va susține o opoziție slabă în UE. Ceea ce face este să împiedice persoanele cu mărci anterioare reale sau cu utilizare comercială reală să rateze singura fereastră în care lupta este menită să fie cea mai rapidă și mai ieftină.
Ce trebuie să faci
Urmărește noile depuneri pentru numele tău acolo unde activezi. Nu te baza pe scrisori-surpriză.
Dacă ai drepturi de marcă anterioare și bunuri sau servicii care se suprapun, notează termenul limită pentru opoziție și cere sfaturi. Opozează-te devreme când conflictul este real.
Dacă deții doar un domeniu inactiv, nu te aștepta ca oficiul de mărci să respingă cererea lor doar pentru că WHOIS-ul tău este mai vechi. Păstrează emailurile de cumpărare și dovezile de proprietate pentru calea domeniului.
Cartografiază fiecare țară în care au depus. Termenele limită diferă.
Înainte de a schimba modul în care este utilizat site-ul, întreabă-te dacă utilizarea comercială în UE sau SUA ar putea crea un nou risc odată ce marca lor se înregistrează.
Obține drepturi acolo unde poți. Monitorizează mărci înregistrate acolo unde activezi. Opozează-te devreme când conflictul este real. Așteptarea unei scrisori-surpriză este calea costisitoare.
Protejează-ți marca înainte să fie prea târziu.