Otrzymujesz e-mail z ofertą kupna domeny, którą posiadasz od lat. Odmawiasz. Wkrótce ktoś składa wniosek o zastrzeganie znaków towarowych pod tą samą nazwą w Europie, a może także w Stanach Zjednoczonych. Znajomi radzą: „Zgłoś sprzeciw teraz”.
Czasem to słuszna decyzja. Czasem marnowanie pieniędzy. Posiadanie adresu internetowego nie jest tym samym, co posiadanie praw do znaków towarowych. A nawet jeśli sprzeciw jest właściwym krokiem, działa tylko wtedy, gdy zauważysz wniosek, gdy okno sprzeciwu jest jeszcze otwarte. Dlatego monitorowanie znaku towarowego jest równie ważne, co test prawny.
To ogólne informacje dla osób niebędących prawnikami, a nie indywidualna porada prawna. Jeśli nazwa jest ważna dla Twojego biznesu, skonsultuj się z prawnikiem ds. ochrony znaków towarowych w krajach, które mają znaczenie, zanim minie termin.
Dwie bitwy, nie jedna
Bitwa A toczy się w urzędzie patentowym. Firma ubiega się o monopol prawny na nazwę dla określonych towarów lub usług. Możesz spróbować zatrzymać wniosek, gdy jest w trakcie rozpatrywania (monitorowanie zarejestrowanych znaków w fazie sprzeciwu), lub zaatakować go później (zwykle wolniej i drożej).
Bitwa B dotyczy domeny. Chodzi o to, kto zatrzyma .com u rejestratora. Takie spory często rozstrzygane są w ramach Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), prywatnego procesu, którego przestrzegają rejestratorzy zgodnie z zasadami ICANN, lub czasem w sądzie.
Możesz przegrać Bitwę A i nadal zachować domenę. Możesz wygrać Bitwę A i nadal zmagać się z presją dotyczącą domeny. Nie traktuj certyfikatu unijnego znaku towarowego jako automatycznej własności adresu strony internetowej.
Kiedy sprzeciw ma sens
W Unii Europejskiej Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) rejestruje unijne znaki towarowe (EUTM). Po publikacji zazwyczaj otwiera się trzymiesięczne okno sprzeciwu i pobierana jest opłata urzędowa (obecnie 320 euro). Główne zasady zawiera Rozporządzenie (UE) 2017/1001, w szczególności artykuły 8 i 46.
Zazwyczaj możesz zgłosić sprzeciw, jeśli posiadasz wcześniejszy znak towarowy obejmujący pokrywające się towary lub usługi, lub w niektórych przypadkach, jeśli używałeś nazwy w działalności gospodarczej jako marki w poważny, ponadlokalny sposób na podstawie art. 8(4). Wytyczne EUIPO są jasne: sama rejestracja domeny nie stanowi prawa własności intelektualnej. To umowa z rejestratorem. Używanie domeny pomaga tylko wtedy, gdy to użycie tworzy niezarejestrowany znak towarowy lub podobny znak handlowy zgodnie z prawem krajowym. Parkowana lub rzadko używana domena zwykle nie wystarcza.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził to w praktyce w sprawie Bud, C-96/09 P (29 marca 2011 r.): słabe, lokalne użycie nie powinno blokować unijnego znaku towarowego.
Podsumowując:
Brak komercyjnego użycia i brak wcześniejszego znaku towarowego: możesz nie mieć podstaw do sprzeciwu wobec wniosku w UE. Mimo to zachowaj wszystkie e-maile z ofertami odkupienia i dowody długotrwałego posiadania domeny. Te dokumenty będą ważniejsze w sporze o domenę niż w słabym sprzeciwie.
Rzeczywista sprzedaż podobnych towarów lub usług pod tą nazwą: potraktuj termin sprzeciwu poważnie. Wczesny sprzeciw jest zwykle tańszy niż późniejsze unieważnienie lub spór sądowy.
W Stanach Zjednoczonych Urząd Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) ma jeszcze krótsze okno sprzeciwu po publikacji (często 30 dni). Prawa w USA nie wynikają automatycznie z EUTM i odwrotnie.
Domeny, UDRP i sąd w USA
Zgodnie z UDRP, druga strona musi udowodnić, że domena jest myląco podobna do ich znaku towarowego, że nie masz uzasadnionego interesu oraz że zarejestrowałeś i używałeś jej w złej wierze. Konsensus zawarty w WIPO Overview 3.0 wskazuje, że gdy domena została zarejestrowana przed powstaniem ich praw do znaku towarowego, trudno udowodnić złą wolę przy rejestracji. Zazwyczaj nie można celowo atakować marki, która jeszcze nie istniała.
Amerykańskie federalne prawo dotyczące cybersquattingu (15 U.S.C. section 1125(d), często nazywane ACPA) wykorzystuje podobną koncepcję złej woli w sądzie. Wczesnym precedensem jest sprawa Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Ich oferta kupna Twojej domeny nie daje Ci prawa do sprzeciwu w UE. Może jednak pomóc później w sporze o domenę, ponieważ pokazuje, że wiedzieli, iż jesteś właścicielem nazwy i próbowali ją odkupić. Domena, która wyprzedza ich znak towarowy o dekady, to zupełnie inna sytuacja niż domena zarejestrowana po powstaniu ich marki.
Międzynarodowy bałagan
Typowy współczesny scenariusz: .com u amerykańskiego rejestratora, pierwsze zgłoszenie EUTM, a następnie być może wnioski w USPTO lub w ramach systemu madryckiego (międzynarodowa ścieżka z pomocą WIPO). Prawa do znaków towarowych są terytorialne. EUTM jest silny w UE dla wymienionych towarów i usług. Sam w sobie nie przenosi własności Twojego .com. UDRP lub sąd nadal muszą zostać wygrane na własnych zasadach. Z drugiej strony, amerykański rejestrator nie chroni Cię, jeśli sprzedajesz na terenie UE pod kolidującą marką po rejestracji ich znaku towarowego. Obserwuj każdy urząd, w którym składają wnioski. Każdy ma swój własny zegar.
Monitoring znaków towarowych to klucz, a wczesny sprzeciw to tania naprawa
Urzędy patentowe nie informują Cię, gdy ktoś składa wniosek o podobny znak towarowy. Publikują go. Otwiera się krótkie okno. Jeśli je przegapisz, zwykle pozostają Ci wolniejsze i droższe narzędzia.
Dlatego monitorowanie zarejestrowanych znaków jest operacyjnym rdzeniem obrony znaków towarowych. Terminy sprzeciwu pomagają tylko tym, którzy zauważą wniosek na czas. Poważni właściciele marek śledzą nowe wnioski pasujące lub bardzo podobne do ich nazwy w krajach, w których prowadzą działalność, i szybko decydują, czy zgłosić sprzeciw.
Wczesny sprzeciw to sedno sprawy. Zazwyczaj taniej jest zatrzymać opublikowany wniosek niż unieważniać zarejestrowany znak towarowy, walczyć z naruszeniami lub działać w pośpiechu po skardze dotyczącej domeny. Historia rodem z Reddita często zaczyna się za późno: e-mail z ofertą odkupienia przychodzi, gdy tanie okno jest już wąskie lub zamknięte.
To właśnie umożliwia IP Defender: monitoring znaków towarowych w wielu krajach i wczesne oznaczanie konfliktów, aby właściciele praw mogli zgłosić sprzeciw, gdy jest on jeszcze możliwy. Monitorowanie znaku towarowego nie tworzy praw, których nie masz. Uśpiona domena nadal nie zapewni silnego sprzeciwu w UE. To, co robi, to zapobiega przeoczeniu jedynego okna, w którym walka jest najszybsza i najtańsza przez osoby posiadające rzeczywiste wcześniejsze prawa lub rzeczywiste komercyjne użycie.
Co robić
Obserwuj nowe wnioski o zastrzeganie znaków towarowych pod Twoją nazwą tam, gdzie prowadzisz działalność. Nie polegaj na niespodziewanych listach.
Jeśli masz wcześniejsze prawa do znaków towarowych i pokrywające się towary lub usługi, zapisz w kalendarzu termin sprzeciwu i zasięgnij porady. Zgłaszaj sprzeciw wcześnie, gdy konflikt jest realny.
Jeśli posiadasz tylko uśpioną domenę, nie oczekuj, że urząd patentowy odrzuci ich wniosek tylko dlatego, że Twoje WHOIS jest starsze. Zachowaj e-maile z ofertami odkupienia i dowody posiadania domeny na potrzeby sporu o domenę.
Sporządź mapę każdego kraju, w którym złożyli wniosek. Terminy się różnią.
Zanim zmienisz sposób używania strony, zastanów się, czy komercyjne wykorzystanie w UE lub USA może stworzyć nowe ryzyko po rejestracji ich znaku towarowego.
Zabezpieczaj prawa tam, gdzie możesz. Prowadź monitoring znaków towarowych tam, gdzie działasz. Zgłaszaj sprzeciw wcześnie, gdy konflikt jest realny. Czekanie na niespodziewany list to droga na skróty do wysokich kosztów.