Вам приходит письмо с предложением купить домен, который вы владеете уже много лет. Вы отказываетесь. Вскоре кто-то регистрирует товарный знак с таким же названием в Европе, а возможно, и в США. Друзья советуют: "Оспорьте его сейчас".
Иногда это правильно. Иногда — пустая трата денег. Владение доменом не равнозначно владению правами на товарный знак. И даже если оспаривание — верный шаг, оно сработает только в том случае, если вы заметите заявку, пока открыто окно для возражений. Вот почему мониторинг товарных знаков так же важен, как и юридические основания.
Эта информация носит общий характер и не является личной юридической консультацией. Если название важно для вашего бизнеса, проконсультируйтесь с юристом по товарным знакам в тех странах, которые имеют значение, прежде чем истечёт срок.
Два фронта, а не один
Первый фронт — ведомство по товарным знакам. Компания запрашивает юридическую монополию на название для определённых товаров или услуг. Вы можете попытаться остановить заявку, пока она рассматривается (проверка товарного знака через возражение), или атаковать её позже (обычно это дольше и дороже).
Второй фронт — доменное имя. Речь идёт о том, кто сохранит .com у регистратора. Такие споры часто рассматриваются по Единой политике разрешения доменных споров (UDRP) — частной процедуре, которой следуют регистраторы в соответствии с правилами ICANN, или иногда через суд.
Вы можете проиграть на первом фронте, но сохранить домен. Или выиграть на первом фронте, но всё равно столкнуться с давлением по поводу домена. Не рассматривайте свидетельство о регистрации товарного знака ЕС как автоматическое право на ваш веб-адрес.
Когда возражение имеет смысл
В Европейском Союзе ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) регистрирует товарные знаки ЕС (EUTM). После публикации обычно открывается трёхмесячное окно для возражений, за которое взимается официальная пошлина (в настоящее время 320 евро). Основные правила содержатся в Регламенте (ЕС) 2017/1001, особенно в статьях 8 и 46.
Вы можете подать возражение, если у вас есть более ранний товарный знак, охватывающий пересекающиеся товары или услуги, или в некоторых случаях, если вы использовали это название в бизнесе как бренд серьёзно и не только на местном уровне в соответствии со статьёй 8(4). В собственных рекомендациях EUIPO чётко указано: регистрация домена сама по себе не является правом интеллектуальной собственности. Это договор с вашим регистратором. Использование домена помогает только в том случае, если такое использование создаёт незарегистрированный товарный знак или аналогичный коммерческий знак в соответствии с национальным законодательством. Паркованный или почти не используемый домен обычно не даёт оснований для возражения.
Суд Европейского Союза подтвердил это в практическом плане в деле Bud, C-96/09 P (29 марта 2011 года): слабое местное использование не должно блокировать товарный знак, действующий на всей территории ЕС.
Итак:
Нет коммерческого использования и нет более раннего товарного знака: у вас может не быть оснований для возражения против заявки в ЕС. Тем не менее сохраните все письма с предложениями о выкупе и доказательства длительного владения доменом. Эти документы важнее для последующего спора о домене, чем для слабого возражения.
Реальные продажи аналогичных товаров или услуг под этим названием: отнеситесь к сроку подачи возражения серьёзно. Раннее возражение обычно дешевле, чем последующее аннулирование или судебный процесс.
В США Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) имеет ещё более короткое окно для возражений после публикации (обычно 30 дней). Права в США не следуют автоматически из регистрации товарного знака ЕС, и наоборот.
Домены, UDRP и суд США
В рамках UDRP другая сторона должна доказать, что домен сходен до степени смешения с их товарным знаком, что у вас нет законного интереса, и что вы зарегистрировали и использовали его недобросовестно. Консенсусные позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Overview 3.0) гласят, что если домен был зарегистрирован до того, как у них появились права на товарный знак, доказать недобросовестность регистрации обычно сложно. Вы не могли целенаправленно нарушать права на бренд, которого ещё не существовало.
Федеральный закон США о киберсквоттинге (15 U.S.C. раздел 1125(d), часто называемый ACPA) использует схожую концепцию недобросовестности в суде. Одно из ранних ключевых дел — Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Их предложение купить ваш домен не создаёт права на возражение в ЕС. Однако оно может помочь вам позже в споре о домене, так как показывает, что они знали о вашем владении именем и пытались его выкупить. Домен, зарегистрированный за десятилетия до их товарного знака, — это совсем другой случай, чем домен, зарегистрированный после того, как их бренд уже существовал.
Трансграничная путаница
Типичная современная ситуация: .com у американского регистратора, первая заявка на регистрацию товарного знака в ЕС (EUTM), затем, возможно, в USPTO или по Мадридской системе (международный путь с помощью WIPO). Права на товарные знаки территориальны. EUTM действует в ЕС для указанных товаров и услуг. Сам по себе он не передаёт вам права на .com. UDRP или суд всё равно нужно выигрывать по своим правилам. С другой стороны, регистрация у американского регистратора не делает вас неуязвимым, если вы продаёте товары в ЕС под конфликтующим брендом после регистрации их товарного знака. Следите за каждым ведомством, в которое они подают заявки. У каждого свой срок.
Мониторинг — ключ, а раннее возражение — дешёвое решение
Ведомства по товарным знакам не звонят вам, когда кто-то подаёт заявку на похожее название. Они публикуют её. Открывается короткое окно. Пропустите его — и вам, как правило, останутся только более медленные и дорогие инструменты.
Вот почему мониторинг товарных знаков — это основа защиты прав на бренд. Сроки для возражений помогают только тем, кто вовремя замечает заявку. Серьёзные владельцы брендов отслеживают новые заявки, совпадающие или похожие на их название, во всех странах, где они ведут бизнес, и быстро решают, стоит ли подавать возражение.
Раннее возражение — вот в чём суть. Обычно дешевле остановить опубликованную заявку, чем аннулировать зарегистрированный товарный знак, бороться с нарушениями или спешно реагировать на жалобу по домену. История в стиле Reddit часто начинается слишком поздно: письмо с предложением о выкупе приходит, когда дешёвое окно уже почти закрыто или упущено.
Именно для этого мы создали IP Defender: отслеживать новые заявки на регистрацию товарных знаков во многих странах и выявлять конфликты на ранней стадии, чтобы правообладатели могли подать возражение, пока это ещё возможно. Мониторинг товарных знаков не создаёт права, которых у вас нет. Спящий домен всё равно не обеспечит слабое возражение в ЕС. Но он помогает тем, у кого есть реальные более ранние товарные знаки или реальное коммерческое использование, не пропустить единственное окно, где борьба должна быть самой быстрой и дешёвой.
Что делать
Следите за новыми заявками на ваше название там, где вы ведёте бизнес. Не полагайтесь на неожиданные письма.
Если у вас есть более ранние права на товарный знак и пересекающиеся товары или услуги, отметьте срок для возражения и получите консультацию. Подавайте возражение как можно раньше, если конфликт реален.
Если вы владеете только спящим доменом, не ждите, что ведомство по товарным знакам откажет в их заявке только потому, что ваш WHOIS старше. Сохраняйте письма с предложениями о выкупе и доказательства владения доменом для спора о домене.
Составьте карту всех стран, где они подали заявки. Сроки различаются.
Прежде чем менять способ использования сайта, подумайте, может ли коммерческое использование в ЕС или США создать новые риски после регистрации их товарного знака.
Регистрируйте права там, где можете. Следите за новыми заявками там, где ведёте бизнес. Подавайте возражение как можно раньше, если конфликт реален. Ожидание неожиданного письма — это дорогой путь.