Iemand mailt je met de vraag of je een domeinnaam wilt verkopen die je al jaren in bezit hebt. Je weigert. Kort daarna vragen ze een merkregistratie aan voor dezelfde naam in Europa, en misschien ook in de Verenigde Staten. Vrienden zeggen: spreek het nu aan.
Soms hebben ze gelijk. Soms verspil je geld. Het als eerste bezitten van het webadres is niet hetzelfde als het bezitten van merkrechten. En zelfs als oppositie de juiste zet is, werkt het alleen als je de aanvraag ziet terwijl het oppositiewindow nog open is. Daarom is merkbewaking net zo belangrijk als de juridische toets.
Dit is algemene informatie voor niet-juristen, geen persoonlijk juridisch advies. Als de naam belangrijk is voor je bedrijf, neem dan contact op met een merkenadvocaat in de relevante landen voordat een deadline verstrijkt.
Twee gevechten, niet één
Gevecht A speelt zich af bij het merkenbureau. Een bedrijf vraagt een wettelijk monopolie aan op een naam voor bepaalde goederen of diensten. Je kunt proberen de aanvraag te stoppen terwijl deze in behandeling is (merkenbewaking via oppositie), of deze later aanvechten (meestal langzamer en duurder).
Gevecht B gaat over de domeinnaam. Dat gaat over wie de .com bij de registrar behoudt. Dergelijke geschillen worden vaak afgehandeld via het Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), een privaat proces dat registrars volgen volgens ICANN-regels, of soms via de rechter.
Je kunt Gevecht A verliezen en toch het domein behouden. Je kunt Gevecht A winnen en later nog steeds onder druk komen te staan wat betreft het domein. Beschouw een EU-merkcertificaat niet als automatisch eigendom van je websiteadres.
Wanneer oppositie zinvol is
In de Europese Unie registreert het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) EU-merken (EUTM's). Na publicatie is er normaal gesproken een oppositietermijn van drie maanden en een officiële vergoeding (momenteel 320 euro). De belangrijkste regels staan in Verordening (EU) 2017/1001, met name de artikelen 8 en 46.
Je kunt meestal oppositie voeren als je een eerder merk hebt dat overlappende goederen of diensten dekt, of in sommige gevallen als je de naam in het bedrijfsleven als merk hebt gebruikt op een serieuze, meer dan lokale manier volgens Artikel 8(4). De eigen richtlijnen van EUIPO zijn duidelijk: een domeinregistratie op zich is geen intellectueel eigendomsrecht. Het is een contract met je registrar. Het gebruik van het domein helpt alleen als dat gebruik een niet-geregistreerd merk of soortgelijk bedrijfsteken creëert volgens nationaal recht. Een geparkeerd of nauwelijks gebruikt domein voldoet meestal niet.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dit in praktische termen bevestigd in de zaak Bud, zaak C-96/09 P (29 maart 2011): zwak lokaal gebruik mag een EU-breed merk niet blokkeren.
Dus:
Geen commercieel gebruik en geen eerder merk: je hebt mogelijk geen gronden om oppositie te voeren tegen de EU-aanvraag. Bewaar toch elke mail over een overname en bewijs van langdurig domeinbezit. Dat dossier is belangrijker voor een later geschil over het domein dan voor een zwakke oppositie.
Echte verkoop van vergelijkbare goederen of diensten onder de naam: neem de oppositiedeadline serieus. Vroegtijdige oppositie is meestal goedkoper dan latere nietigverklaring of een rechtszaak.
In de Verenigde Staten heeft het United States Patent and Trademark Office (USPTO) een nog kortere oppositietermijn na publicatie (vaak 30 dagen). Amerikaanse rechten volgen niet automatisch uit een EUTM, en omgekeerd geldt hetzelfde.
Domeinen, UDRP en Amerikaanse rechtbank
Volgens de UDRP moet de andere partij bewijzen dat het domein verwarrend veel lijkt op hun merk, dat jij geen legitiem belang hebt, en dat je het in slecht vertrouwen hebt geregistreerd en gebruikt. Consensusstandpunten van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO Overzicht 3.0) stellen dat wanneer het domein werd geregistreerd voordat zij merkrechten hadden, slecht-vertrouwensregistratie meestal moeilijk te bewijzen is. Je kunt over het algemeen geen merk hebben aangevallen dat nog niet bestond.
De Amerikaanse federale wetgeving tegen cybersquatting (15 U.S.C. sectie 1125(d), vaak ACPA genoemd) gebruikt een vergelijkbaar idee van slecht vertrouwen in de rechtbank. Een vroeg belangrijk precedent is Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Hun aanbod om je domein te kopen creëert geen oppositierecht in de EU. Het kan je later wel helpen in het geschil over het domein, omdat het aantoont dat zij wisten dat jij de naam bezat en probeerden deze te kopen. Een domein dat hun merk tientallen jaren voorafgaat, is een heel ander geval dan een domein dat is geregistreerd nadat hun merk al bestond.
Het grensoverschrijdende gedoe
Een veelvoorkomend modern scenario: .com bij een Amerikaanse registrar, eerst een EUTM-aanvraag, daarna mogelijk USPTO- of Madrid-systeemaanvragen (een internationale route met hulp van WIPO). Merkrechten zijn territoriaal. Een EUTM is sterk in de EU voor de vermelde goederen en diensten. Het draagt je .com niet automatisch over. UDRP of rechtbank moet nog steeds op eigen gronden gewonnen worden. Aan de andere kant maakt een Amerikaanse registrar je niet immuun als je in de EU verkoopt onder een conflicterend merk nadat hun merk is geregistreerd. Houd elk bureau in de gaten waar ze aanvragen indienen. Elk heeft zijn eigen klok.
Merkbewaking is de sleutel, en vroege oppositie is de goedkope oplossing
Merkenbureaus bellen je niet als iemand een vergelijkbare naam aanvraagt. Ze publiceren het. Er opent zich een kort window. Mis je dat, dan blijf je meestal achter met langzamere, duurdere instrumenten.
Daarom is merkenbewaking de operationele kern van merkenbescherming. Oppositiedeadlines helpen alleen mensen die de aanvraag op tijd zien. Serieuze merkhouders volgen nieuwe aanvragen die overeenkomen met of sterk lijken op hun naam, in de landen waar ze actief zijn, en beslissen snel of ze oppositie moeten voeren.
Vroege oppositie is het doel. Het is over het algemeen goedkoper om een gepubliceerde aanvraag te stoppen dan om een geregistreerd merk ongedaan te maken, inbreuk te bestrijden of in allerijl te reageren op een klacht over het domein. Het Reddit-achtige verhaal begint vaak te laat: het overnameaanbod komt binnen wanneer het goedkope window al krap of voorbij is.
Dat is ook waarvoor we IP Defender hebben ontwikkeld: nieuwe merkaanvragen in veel landen monitoren en conflicten vroegtijdig signaleren, zodat merkhouders oppositie kunnen voeren zolang dat nog mogelijk is. Merkbewaking creëert geen rechten die je niet hebt. Een slapend domein zal nog steeds geen zwakke EU-oppositie dragen. Wat het wel doet, is voorkomen dat mensen met eerdere merkrechten of echt commercieel gebruik het enige window missen waarin het gevecht het snelst en goedkoopst kan worden gevoerd.
Wat te doen
Houd nieuwe aanvragen voor je merknaam in de gaten in de landen waar je actief bent. Vertrouw niet op verrassingsbrieven.
Als je eerdere merkrechten hebt en overlappende goederen of diensten, noteer dan de oppositiedeadline en vraag advies. Voer oppositie op tijd als het conflict reëel is.
Als je alleen een slapend domein bezit, verwacht dan niet dat het merkenbureau hun aanvraag afwijst alleen omdat jouw WHOIS ouder is. Bewaar overname-e-mails en eigendomsbewijs voor het domeinconflict.
Breng in kaart in welke landen ze hebben aangevraagd. Deadlines verschillen.
Vraag je af, voordat je de manier waarop de site wordt gebruikt verandert, of EU- of Amerikaans commercieel gebruik nieuw risico kan creëren zodra hun merk is geregistreerd.
Verkrijg rechten waar je kunt. Voer merkbewaking uit in de landen waar je actief bent. Voer oppositie op tijd als het conflict reëel is. Wachten op een verrassingsbrief is de dure weg.