Seseorang mengirimkan email kepada Anda untuk membeli domain yang sudah Anda miliki selama bertahun-tahun. Anda menolak. Tak lama kemudian, mereka mendaftarkan merek dagang dengan nama yang sama di Eropa, dan mungkin juga di Amerika Serikat. Teman-teman menyarankan: lakukan perlawanan sekarang.
Terkadang saran itu benar. Terkadang hanya membuang-buang uang. Memiliki alamat web terlebih dahulu tidak sama dengan memiliki hak merek dagang. Bahkan ketika perlawanan adalah langkah yang tepat, itu hanya efektif jika Anda melihat pengajuan tersebut saat jendela opposition masih terbuka. Itulah mengapa pemantauan merek dagang sama pentingnya dengan uji hukum.
Ini adalah informasi umum untuk non-pengacara, bukan nasihat hukum pribadi. Jika nama tersebut penting bagi bisnis Anda, konsultasikan dengan pengacara merek dagang di negara-negara yang relevan sebelum batas waktu berakhir.
Dua pertarungan, bukan satu
Pertarungan A terjadi di kantor merek dagang. Sebuah perusahaan meminta monopoli hukum atas sebuah nama untuk barang atau jasa tertentu. Anda dapat mencoba menghentikan pengajuan tersebut saat masih dalam proses (opposition), atau menyerangnya kemudian (biasanya lebih lambat dan mahal).
Pertarungan B adalah tentang domain. Ini berkaitan dengan siapa yang mempertahankan .com di registrar. Sengketa tersebut sering diselesaikan melalui Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), sebuah proses privat yang diikuti registrar berdasarkan aturan ICANN, atau terkadang melalui pengadilan.
Anda bisa kalah dalam Pertarungan A dan tetap mempertahankan domain. Anda bisa menang dalam Pertarungan A dan tetap menghadapi tekanan domain di kemudian hari. Jangan menganggap sertifikat merek dagang UE sebagai kepemilikan otomatis atas alamat website Anda.
Kapan opposition masuk akal
Di Uni Eropa, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) mendaftarkan merek dagang UE (EUTM). Setelah publikasi, biasanya ada jendela opposition selama tiga bulan dan biaya resmi (saat ini 320 euro). Aturan utama terdapat dalam Regulation (EU) 2017/1001, terutama Pasal 8 dan 46.
Anda biasanya dapat mengajukan opposition jika memiliki merek dagang sebelumnya yang mencakup barang atau jasa yang tumpang tindih, atau dalam beberapa kasus jika Anda telah menggunakan nama tersebut dalam bisnis sebagai merek dengan cara yang serius dan lebih dari sekadar lokal berdasarkan Pasal 8(4). Pedoman EUIPO sendiri jelas: pendaftaran domain saja bukanlah hak kekayaan intelektual. Itu adalah kontrak dengan registrar Anda. Penggunaan domain hanya membantu jika penggunaan tersebut menciptakan merek dagang tak terdaftar atau tanda bisnis serupa berdasarkan hukum nasional. Domain yang hanya diparkir atau jarang digunakan biasanya gagal.
Court of Justice of the European Union menyampaikan hal yang sama secara praktis dalam kasus Bud, C-96/09 P (29 Maret 2011): penggunaan lokal yang lemah seharusnya tidak menghalangi merek UE yang berlaku di seluruh wilayah.
Jadi:
Tidak ada penggunaan komersial dan tidak ada merek dagang sebelumnya: Anda mungkin tidak memiliki dasar untuk mengajukan opposition terhadap pengajuan UE. Namun, simpan setiap email penawaran pembelian dan bukti kepemilikan domain jangka panjang. Berkas tersebut lebih penting untuk sengketa domain di kemudian hari daripada untuk opposition yang lemah.
Penjualan nyata barang atau jasa serupa dengan nama tersebut: perhatikan batas waktu opposition dengan serius. Opposition dini biasanya lebih murah daripada pembatalan atau pengadilan di kemudian hari.
Di Amerika Serikat, United States Patent and Trademark Office (USPTO) memiliki jendela opposition yang bahkan lebih pendek setelah publikasi (seringkali 30 hari). Hak merek dagang AS tidak otomatis mengikuti EUTM, dan sebaliknya juga berlaku.
Domain, UDRP, dan pengadilan AS
Berdasarkan UDRP, pihak lain harus membuktikan bahwa domain tersebut mirip secara membingungkan dengan merek mereka, bahwa Anda tidak memiliki kepentingan yang sah, dan bahwa Anda mendaftarkan serta menggunakannya dengan itikad buruk. Pandangan konsensus dari World Intellectual Property Organization (WIPO Overview 3.0) menyatakan bahwa ketika domain didaftarkan sebelum mereka memiliki hak merek dagang, pendaftaran dengan itikad buruk biasanya sulit dibuktikan. Secara umum, Anda tidak dapat menargetkan merek yang belum ada.
Hukum cybersquatting federal AS (15 U.S.C. section 1125(d), sering disebut ACPA) menggunakan konsep itikad buruk yang serupa di pengadilan. Salah satu kasus awal yang penting adalah Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Penawaran mereka untuk membeli domain Anda tidak menciptakan hak opposition UE. Namun, hal itu tetap dapat membantu Anda di kemudian hari dalam sengketa domain, karena menunjukkan bahwa mereka tahu Anda memiliki nama tersebut dan mencoba membelinya. Domain yang sudah ada sebelum merek mereka didaftarkan selama puluhan tahun sangat berbeda dengan domain yang didaftarkan setelah merek mereka sudah ada.
Kekacauan lintas batas
Gambaran umum yang sering terjadi saat ini: .com di registrar AS, pengajuan pertama EUTM, kemudian mungkin pengajuan USPTO atau melalui Madrid System (jalur internasional yang dijalankan dengan bantuan WIPO). Hak merek dagang bersifat teritorial. EUTM kuat di UE untuk barang dan jasa yang terdaftar. Namun, itu sendiri tidak secara otomatis mentransfer kepemilikan .com Anda. UDRP atau pengadilan masih harus dimenangkan berdasarkan uji masing-masing. Di sisi lain, registrar AS tidak membuat Anda kebal jika Anda menjual ke UE dengan merek yang bertabrakan setelah merek mereka terdaftar. Pantau setiap kantor tempat mereka mengajukan permohonan. Masing-masing memiliki batas waktunya sendiri.
Pemantauan merek dagang adalah kunci, dan opposition dini adalah solusi murah
Kantor merek dagang tidak akan menghubungi Anda ketika seseorang mengajukan merek yang mirip. Mereka mempublikasikannya. Jendela singkat pun terbuka. Lewatkan, dan biasanya Anda hanya memiliki alat yang lebih lambat dan mahal.
Itulah mengapa monitoring merek dagang adalah inti operasional dari perlindungan merek. Batas waktu opposition hanya membantu mereka yang melihat pengajuan tepat waktu. Pemilik merek yang serius memantau pengajuan baru yang cocok atau sangat mirip dengan nama mereka, di seluruh negara tempat mereka berdagang, dan dengan cepat memutuskan apakah akan mengajukan opposition.
Opposition dini adalah tujuannya. Secara umum, lebih murah menghentikan pengajuan yang telah dipublikasikan daripada membatalkan merek yang sudah terdaftar, melawan pelanggaran, atau terburu-buru setelah adanya keluhan domain. Kisah ala Reddit sering dimulai terlambat: email penawaran pembelian datang ketika jendela murah sudah sempit atau bahkan tertutup.
Itulah juga yang kami bangun di IP Defender: memantau pendaftaran merek dagang baru di banyak negara dan menandai konflik sejak dini, sehingga pemegang hak dapat mengajukan opposition saat masih memungkinkan. Pemantauan merek dagang tidak menciptakan hak yang tidak Anda miliki. Domain yang tidak aktif tetap tidak akan mendukung opposition UE yang lemah. Yang dilakukannya adalah mencegah orang dengan merek dagang sebelumnya yang nyata atau penggunaan komersial nyata melewatkan satu-satunya jendela di mana pertarungan seharusnya paling cepat dan murah.
Apa yang harus dilakukan
Pantau pengajuan baru untuk nama Anda di tempat Anda berdagang. Jangan bergantung pada surat-surat yang tidak terduga.
Jika Anda memiliki hak merek dagang sebelumnya dan barang atau jasa yang tumpang tindih, catat batas waktu opposition dan dapatkan nasihat. Ajukan opposition lebih awal jika konflik nyata.
Jika Anda hanya memiliki domain yang tidak aktif, jangan berharap kantor merek dagang menolak pengajuan mereka hanya karena WHOIS Anda lebih lama. Simpan email penawaran pembelian dan bukti kepemilikan untuk sengketa domain.
Petakan setiap negara tempat mereka mengajukan permohonan. Batas waktu berbeda-beda.
Sebelum mengubah cara penggunaan situs, tanyakan apakah penggunaan komersial di UE atau AS dapat menciptakan risiko baru setelah merek mereka terdaftar.
Dapatkan hak di tempat yang Anda bisa. Pantau pengajuan baru di tempat Anda berdagang. Ajukan opposition lebih awal jika konflik nyata. Menunggu surat yang tidak terduga adalah jalan yang mahal.