Joku lähettää sinulle sähköpostia haluavansa ostaa domainin, jota olet omistanut vuosia. Sanot ei. Pian he hakevat tavaramerkkiä samalle nimelle Euroopassa, ja mahdollisesti myös Yhdysvalloissa. Ystävät sanovat: vastusta sitä nyt.
Joskus se on oikea ratkaisu. Joskus se tuhlaa rahaa. Verkkosoitteen omistaminen ensin ei ole sama asia kuin tavaramerkkioikeuksien omistaminen. Ja vaikka vastustaminen olisikin oikea ratkaisu, se toimii vain, jos huomaat hakemuksen, kun vastustamisaika on vielä avoinna. Siksi tavaramerkin valvonta on yhtä tärkeää kuin oikeudellinen arviointi.
Tämä on yleistä tietoa ei-juristeille, ei henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa. Jos nimi on tärkeä liiketoiminnallesi, keskustele tavaramerkkiasianajajan kanssa niissä maissa, jotka ovat sinulle tärkeitä, ennen kuin määräaika umpeutuu.
Kaksi taistelua, ei yhtä
Taistelu A käydään tavaramerkkiviranomaisen kanssa. Yritys hakee oikeudellista monopolia nimeen tietyille tuotteille tai palveluille. Voit yrittää estää hakemuksen käsittelyn aikana (vastustaminen) tai hyökätä sitä vastaan myöhemmin (yleensä hitaampaa ja kalliimpaa).
Taistelu B koskee domain-nimeä. Se ratkaisee, kuka säilyttää .com-osoitteen rekisterinpitäjällä. Näitä riitoja käsitellään usein Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) -menettelyn kautta, joka on yksityinen prosessi, jota rekisterinpitäjät noudattavat ICANN:n sääntöjen mukaisesti, tai joskus oikeudessa.
Voit hävitä taistelun A ja silti säilyttää domainin. Voit voittaa taistelun A ja silti kohdata paineita domainin suhteen myöhemmin. Älä pidä EU:n tavaramerkkitodistusta automaattisena omistusoikeutena verkkosivustosi osoitteeseen.
Milloin vastustaminen kannattaa
Euroopan unionissa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) rekisteröi EU-tavaramerkkejä (EUTM). Julkaisun jälkeen on yleensä kolmen kuukauden vastustamisaika ja virallinen maksu (tällä hetkellä 320 euroa). Pääsäännöt löytyvät asetuksesta (EU) 2017/1001, erityisesti artikloista 8 ja 46.
Voit yleensä vastustaa, jos sinulla on aiempi tavaramerkki, joka kattaa päällekkäisiä tuotteita tai palveluita, tai joissain tapauksissa, jos olet käyttänyt nimeä liiketoiminnassa brändinä vakavasti, enemmän kuin paikallisesti, artiklan 8(4) mukaisesti. EUIPO:n omat ohjeet ovat selkeät: pelkkä domain-rekisteröinti ei ole immateriaalioikeus. Se on sopimus rekisterinpitäjäsi kanssa. Domainin käyttö auttaa vain, jos käyttö luo rekisteröimättömän tavaramerkin tai vastaavan liiketoimintamerkin kansallisen lain mukaan. Pysäköity tai vähän käytetty domain ei yleensä riitä.
Euroopan unionin tuomioistuin teki saman huomion käytännönläheisesti Bud-tapauksessa C-96/09 P (29. maaliskuuta 2011): heikko paikallinen käyttö ei saisi estää koko EU:n kattavaa merkkiä.
Näin ollen:
Ei kaupallista käyttöä eikä aiempaa tavaramerkkiä: sinulta saattaa puuttua perusteet vastustaa EU-hakemusta. Silti säilytä kaikki ostotarjoukset ja todisteet domainin pitkäaikaisesta omistuksesta. Nämä tiedostot ovat tärkeämpiä myöhemmän domain-riidan kannalta kuin heikon vastustamisen yhteydessä.
Todellisia myyntejä samankaltaisista tuotteista tai palveluista nimellä: ota vastustamisen määräaika tosissaan. Varhainen vastustaminen on yleensä halvempaa kuin myöhempi peruuttaminen tai oikeustaistelu.
Yhdysvalloissa United States Patent and Trademark Office (USPTO) tarjoaa vielä lyhyemmän vastustamisikkunan julkaisun jälkeen (usein 30 päivää). Yhdysvaltain oikeudet eivät seuraa automaattisesti EUTM:stä, eikä päinvastoin.
Domainit, UDRP ja Yhdysvaltain oikeus
UDRP:n mukaan vastapuolen on todistettava, että domain on sekoitettavissa samankaltaisuudeltaan heidän merkkiinsä, että sinulta puuttuu oikeutettu intressi ja että olet rekisteröinyt ja käyttänyt sitä pahantahtoisesti. Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) konsensusnäkemyksen (WIPO Overview 3.0) mukaan, kun domain rekisteröitiin ennen kuin heillä oli tavaramerkkioikeudet, pahantahtoisen rekisteröinnin todistaminen on yleensä vaikeaa. Et voi yleensä kohdistaa brändiä, jota ei vielä ollut olemassa.
Yhdysvaltain liittovaltion cybersquatting-laki (15 U.S.C. section 1125(d), usein kutsuttu ACPA:ksi) käyttää samanlaista pahantahtoisuuden käsitettä oikeudessa. Varhainen johtotapaus on Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Heidän tarjouksensa ostaa domainisi ei luo sinulle EU:n vastustamisoikeutta. Se voi silti auttaa sinua myöhemmin domain-riidassa, koska se osoittaa, että he tiesivät sinun omistavan nimen ja yrittivät ostaa sen. Domain, joka on ollut rekisteröity vuosikymmeniä ennen heidän merkkiään, on hyvin erilainen tapaus kuin sellainen, joka on rekisteröity sen jälkeen, kun heidän brändinsä oli jo olemassa.
Rajat ylittävä sotku
Yleinen nykyaikainen tilanne: .com yhdysvaltalaisella rekisterinpitäjällä, ensin EUTM-hakemus, sitten mahdollisesti USPTO tai Madrid-järjestelmän hakemukset (kansainvälinen reitti, jota hoidetaan WIPO:n avustuksella). Tavaramerkkioikeudet ovat alueellisia. EUTM on vahva EU:ssa lueteltujen tuotteiden ja palveluiden osalta. Se ei itsessään siirrä .com-osoitettasi. UDRP tai oikeudenkäynti on voitettava omilla kriteereillään. Toisaalta yhdysvaltalainen rekisterinpitäjä ei tee sinusta immuunia, jos myyt EU:hun kilpailevan brändin alla sen jälkeen, kun heidän merkkinsä on rekisteröity. Seuraa jokaista virastoa, johon he tekevät hakemuksen. Jokaisella on oma aikataulunsa.
Tavaramerkkien valvonta on avainasemassa, ja varhainen vastustaminen on halpa ratkaisu
Tavaramerkkiviranomaiset eivät soita sinulle, kun joku hakee samankaltaista merkkiä. Ne julkaisevat hakemukset. Lyhyt aikaikkuna avautuu. Jos sen missaat, jäljelle jäävät yleensä hitaammat ja kalliimmat keinot.
Siksi tavaramerkin valvonta on tavaramerkin puolustamisen toiminnallinen ydin. Vastustamisen määräajat auttavat vain niitä, jotka huomaavat hakemuksen ajoissa. Vakavat brändinomistajat seuraavat uusia hakemuksia, jotka vastaavat tai muistuttavat läheisesti heidän nimeään, kaikissa maissa, joissa he käyvät kauppaa, ja päättävät nopeasti, vastustavatko he.
Varhainen vastustaminen on se tärkeä kohta. On yleensä halvempaa pysäyttää julkaistu hakemus kuin purkaa rekisteröity tavaramerkki, taistella loukkauksia vastaan tai rynnätä domain-valituksen jälkeen. Reddit-tyylinen tarina alkaa usein liian myöhään: ostotarjous saapuu, kun halpa aikaikkuna on jo tiukka tai umpeutunut.
Juuri tähän me suunnittelimme IP Defenderin: seuraamaan uusia tavaramerkkihakemuksia useissa maissa ja ilmoittamaan konflikteista varhaisessa vaiheessa, jotta oikeudenhaltijat voivat vastustaa, kun vastustaminen on vielä mahdollista. Tavaramerkin valvonta ei luo oikeuksia, joita sinulla ei ole. Lepäävä domain ei silti kanna heikkoa EU-vastustusta. Se, mitä se tekee, on estää ihmisiä, joilla on todellisia aiempia merkkejä tai todellista kaupallista käyttöä, missaamasta sitä yhtä aikaikkunaa, jossa taistelu on tarkoitettu nopeimmaksi ja halvimmaksi.
Mitä tehdä
Seuraa uusia hakemuksia nimellesi niissä maissa, joissa käyt kauppaa. Älä luota yllätyskirjeisiin.
Jos sinulla on aiemmat tavaramerkkioikeudet ja päällekkäisiä tuotteita tai palveluita, merkitse vastustamisen määräaika kalenteriin ja hanki neuvoja. Vastusta varhain, kun konflikti on todellinen.
Jos omistat vain lepäävän domainin, älä odota tavaramerkkiviraston hylkäävän heidän hakemuksensa vain siksi, että WHOIS-tietosi ovat vanhemmat. Säilytä ostotarjoukset ja omistusoikeustodisteet domain-riidan varalle.
Kartoita jokainen maa, johon he ovat tehneet hakemuksen. Määräajat eroavat toisistaan.
Ennen kuin muutat sivuston käyttöä, kysy, voisiko EU:n tai Yhdysvaltain kaupallinen käyttö aiheuttaa uutta riskiä, kun heidän merkkinsä rekisteröidään.
Hanki oikeudet, kun voit. Seuraa uusia hakemuksia niissä maissa, joissa käyt kauppaa. Vastusta varhain, kun konflikti on todellinen. Yllätyskirjeen odottaminen on kallis tie.