Alguém envia-lhe um e-mail a propor comprar um domínio que detém há anos. Você recusa. Em breve, eles registam uma marca com o mesmo nome na Europa, e talvez também nos Estados Unidos. Amigos dizem: oponha-se agora.
Por vezes, isso está certo. Outras vezes, é um desperdício de dinheiro. Ser o primeiro a deter o endereço web não é o mesmo que deter direitos de marca. E, mesmo quando a oposição é a decisão certa, só funciona se vir o registo enquanto a janela de oposição ainda estiver aberta. É por isso que a vigilância de marcas é tão importante quanto o teste legal.
Esta é uma informação geral para não-advogados, não um aconselhamento jurídico pessoal. Se o nome for importante para o seu negócio, fale com um advogado especializado em registo de marca nos países que importam antes de um prazo expirar.
Dois combates, não um
O Combate A é no instituto de marcas. Uma empresa pede um monopólio legal sobre um nome para determinados bens ou serviços. Pode tentar impedir o pedido enquanto está pendente (oposição) ou atacá-lo mais tarde (geralmente mais lento e dispendioso).
O Combate B é o domínio. Trata-se de quem mantém o .com no registador. Essas disputas muitas vezes seguem a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (UDRP), um processo privado que os registadores seguem sob as regras da ICANN, ou, por vezes, através dos tribunais.
Pode perder o Combate A e ainda assim manter o domínio. Pode ganhar o Combate A e ainda assim enfrentar pressão sobre o domínio mais tarde. Não trate um certificado de marca da UE como propriedade automática do seu endereço web.
Quando a oposição faz sentido
Na União Europeia, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) regista marcas da UE (EUTM). Após a publicação, há normalmente uma janela de oposição de três meses e uma taxa oficial (atualmente 320 euros). As principais regras estão no Regulamento (UE) 2017/1001, especialmente nos Artigos 8 e 46.
Geralmente, pode opor-se se tiver uma marca anterior que cubra bens ou serviços sobrepostos, ou, em alguns casos, se tiver usado o nome no negócio como marca de forma séria e mais do que local, ao abrigo do Artigo 8(4). As próprias diretrizes do EUIPO são claras: um registo de marca isolado não é um direito de propriedade intelectual. É um contrato com o seu registador. O uso do domínio só ajuda se esse uso criar uma marca não registada ou sinal comercial semelhante ao abrigo da lei nacional. Um domínio estacionado ou pouco utilizado geralmente não é suficiente.
O Tribunal de Justiça da União Europeia fez o mesmo ponto em termos práticos no caso Bud, processo C-96/09 P (29 de março de 2011): um uso local fraco não deve bloquear uma marca em toda a UE.
Portanto:
Sem uso comercial e sem marca anterior: pode não ter fundamentos para se opor ao pedido da UE. Ainda assim, guarde todos os e-mails de compra e provas de posse prolongada do domínio. Esse arquivo é mais importante para uma disputa de domínio posterior do que para uma oposição fraca.
Vendas reais de bens ou serviços semelhantes sob o nome: leve o prazo de oposição a sério. A oposição precoce é geralmente mais barata do que a anulação posterior ou um processo judicial.
Nos Estados Unidos, o United States Patent and Trademark Office (USPTO) tem uma janela de oposição ainda mais curta após a publicação (frequentemente 30 dias). Os direitos nos EUA não seguem automaticamente uma EUTM, e o inverso também é verdadeiro.
Domínios, UDRP e tribunal dos EUA
Ao abrigo da UDRP, a outra parte deve provar que o domínio é confundivelmente semelhante à sua marca, que não tem um interesse legítimo e que o registou e usou de má-fé. As visões consensuais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO Overview 3.0) afirmam que, quando o domínio foi registado antes de terem direitos de marca, o registo de má-fé é geralmente difícil de provar. Geralmente, não se pode ter visado uma marca que ainda não existia.
A lei federal de ciberpirataria dos EUA (15 U.S.C. section 1125(d), frequentemente chamada de ACPA) usa uma ideia semelhante de má-fé em tribunal. Um caso inicial importante é Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
A proposta deles para comprar o seu domínio não cria um direito de oposição na UE. Ainda assim, pode ajudá-lo mais tarde na via do domínio, porque mostra que sabiam que era dono do nome e tentaram comprá-lo. Um domínio que antecede a marca deles por décadas é um caso muito diferente de um registado depois de a marca já existir.
A confusão transfronteiriça
Um cenário comum nos dias de hoje: .com num registador dos EUA, primeiro pedido de uma EUTM, depois talvez pedidos no USPTO ou através do Sistema de Madrid (uma via internacional gerida com a ajuda da WIPO). Os direitos de marca são territoriais. Uma EUTM é forte na UE para os bens e serviços listados. Por si só, não transfere o seu .com. A UDRP ou o tribunal ainda têm de ser ganhos com base nos seus próprios critérios. Por outro lado, um registador dos EUA não o torna imune se vender para a UE sob uma marca conflitante depois de a marca deles ser registada. Vigie todos os institutos onde eles registam. Cada um tem o seu próprio prazo.
A vigilância e manutenção de marcas é a chave, e a oposição precoce é a solução económica
Os institutos de marcas não o contactam quando alguém regista um nome semelhante. Eles publicam. Abre-se uma janela curta. Perca-a, e geralmente fica com ferramentas mais lentas e dispendiosas.
É por isso que a vigilância de marcas é o núcleo operacional da defesa de marcas. Os prazos de oposição só ajudam quem vê o registo a tempo. Os proprietários de marcas sérios monitorizam novos pedidos que correspondam ou se assemelhem ao seu nome, nos países onde operam, e decidem rapidamente se devem opor-se.
A oposição precoce é o ponto-chave. Geralmente, é mais barato impedir um pedido publicado do que anular uma marca registada, lutar contra a infração ou correr para resolver uma queixa de domínio. A história ao estilo Reddit muitas vezes começa demasiado tarde: o e-mail de compra chega quando a janela económica já está apertada ou fechada.
Foi também para isso que criámos o IP Defender: monitorizar novos pedidos de registo de marca em muitos países e sinalizar conflitos precocemente, para que os titulares de direitos possam opor-se enquanto a oposição ainda estiver disponível. A vigilância de marcas não cria direitos que não tem. Um domínio inativo ainda não sustentará uma oposição fraca na UE. O que faz é impedir que pessoas com marcas anteriores reais ou uso comercial real percam a única janela em que o combate é mais rápido e económico.
O que fazer
Vigie marca registada com novos pedidos do seu nome nos locais onde opera. Não confie em cartas-surpresa.
Se tiver direitos de marca anteriores e bens ou serviços sobrepostos, anote o prazo de oposição e procure aconselhamento. Oponha-se cedo quando o conflito for real.
Se só detém um domínio inativo, não espere que o instituto de marcas recuse o pedido deles só porque o seu WHOIS é mais antigo. Guarde e-mails de compra e provas de posse do domínio para a via do domínio.
Mapeie todos os países onde eles registaram. Os prazos diferem.
Antes de alterar a forma como o site é utilizado, pergunte se o uso comercial na UE ou nos EUA poderia criar novos riscos depois de a marca deles ser registada.
Obtenha direitos onde puder. Vigie marca registada nos locais onde opera. Oponha-se cedo quando o conflito for real. Esperar por uma carta-surpresa é o caminho dispendioso.