Một người gửi email cho bạn để mua lại tên miền mà bạn đã sở hữu trong nhiều năm. Bạn từ chối. Ngay sau đó, họ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cùng tên đó ở châu Âu, và có thể cả tại Hoa Kỳ. Bạn bè khuyên: hãy phản đối ngay bây giờ.
Đôi khi điều đó là đúng. Đôi khi lại tốn kém vô ích. Việc sở hữu địa chỉ web trước không đồng nghĩa với việc sở hữu bảo hộ nhãn hiệu. Và ngay cả khi phản đối là quyết định đúng đắn, nó chỉ có hiệu quả nếu bạn phát hiện đơn đăng ký trong khi cửa sổ phản đối vẫn còn mở. Đó là lý do theo dõi nhãn hiệu quan trọng không kém gì các quy định pháp lý.
Đây là thông tin chung dành cho người không phải luật sư, không phải tư vấn pháp lý cá nhân. Nếu tên đó quan trọng với doanh nghiệp của bạn, hãy trao đổi với luật sư nhãn hiệu tại các quốc gia liên quan trước khi hết hạn.
Hai cuộc chiến, không phải một
Cuộc chiến A là tại cơ quan nhãn hiệu. Một công ty yêu cầu độc quyền pháp lý đối với một tên gọi cho một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Bạn có thể cố gắng ngăn chặn đơn đăng ký khi nó đang chờ xử lý (phản đối), hoặc tấn công sau này (thường chậm hơn và tốn kém hơn).
Cuộc chiến B là về tên miền. Đó là vấn đề ai sẽ giữ .com tại nhà đăng ký. Những tranh chấp này thường được giải quyết thông qua Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP), một quy trình riêng tư mà các nhà đăng ký tuân theo theo quy định của ICANN, hoặc đôi khi thông qua tòa án.
Bạn có thể thua cuộc chiến A nhưng vẫn giữ được tên miền. Bạn có thể thắng cuộc chiến A nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực về tên miền sau này. Đừng coi chứng nhận nhãn hiệu EU là quyền sở hữu tự động đối với địa chỉ website của bạn.
Khi nào phản đối là hợp lý
Tại Liên minh châu Âu, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM). Sau khi công bố, thường có thời hạn phản đối kéo dài ba tháng và một khoản phí chính thức (hiện tại là 320 euro). Các quy định chính nằm trong Quy định (EU) 2017/1001, đặc biệt là Điều 8 và 46.
Bạn thường có thể phản đối nếu có nhãn hiệu trước đó bao phủ các hàng hóa hoặc dịch vụ trùng lặp, hoặc trong một số trường hợp nếu bạn đã sử dụng tên đó trong kinh doanh như một thương hiệu theo cách nghiêm túc, không chỉ ở phạm vi địa phương theo Điều 8(4). Hướng dẫn của EUIPO nêu rõ: việc đăng ký nhãn hiệu chỉ là một hợp đồng với nhà đăng ký của bạn. Việc sử dụng tên miền chỉ có ích nếu việc sử dụng đó tạo ra nhãn hiệu chưa đăng ký hoặc dấu hiệu kinh doanh tương tự theo luật quốc gia. Một tên miền không hoạt động hoặc sử dụng ít thường không đủ điều kiện.
Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã khẳng định quan điểm này trong vụ Bud, vụ C-96/09 P (29 tháng 3 năm 2011): việc sử dụng ở phạm vi địa phương yếu không nên ngăn chặn nhãn hiệu toàn EU.
Vì vậy:
Không sử dụng thương mại và không có nhãn hiệu trước đó: bạn có thể không có cơ sở để phản đối đơn đăng ký EU. Tuy nhiên, hãy lưu giữ mọi email mua lại và bằng chứng sở hữu tên miền lâu dài. Hồ sơ này quan trọng hơn cho tranh chấp tên miền sau này hơn là cho một phản đối yếu.
Có doanh số bán hàng thực tế của các hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự dưới tên đó: hãy coi trọng thời hạn phản đối. Phản đối sớm thường rẻ hơn việc hủy bỏ sau này hoặc kiện tụng.
Tại Hoa Kỳ, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) có thời hạn phản đối sau khi công bố thậm chí còn ngắn hơn (thường là 30 ngày). Quyền nhãn hiệu tại Hoa Kỳ không tự động theo sau EUTM, và ngược lại cũng vậy.
Tên miền, UDRP và tòa án Hoa Kỳ
Theo UDRP, bên kia phải chứng minh tên miền gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của họ, rằng bạn không có quyền lợi hợp pháp, và rằng bạn đã đăng ký và sử dụng nó với mục đích xấu. Các quan điểm đồng thuận từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO Overview 3.0) cho rằng khi tên miền được đăng ký trước khi họ có quyền nhãn hiệu, việc chứng minh đăng ký với mục đích xấu thường khó khăn. Bạn thường không thể nhắm vào một thương hiệu chưa tồn tại.
Luật chống cybersquatting liên bang Hoa Kỳ (15 U.S.C. section 1125(d), thường gọi là ACPA) sử dụng khái niệm mục đích xấu tương tự tại tòa án. Một vụ án tiêu biểu ban đầu là Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Đề nghị mua tên miền của họ không tạo ra quyền phản đối tại EU. Tuy nhiên, nó vẫn có thể giúp bạn sau này trong tranh chấp tên miền, vì nó cho thấy họ biết bạn sở hữu tên đó và đã cố gắng mua lại. Một tên miền có trước nhãn hiệu của họ hàng chục năm là một trường hợp rất khác so với tên miền được đăng ký sau khi thương hiệu của họ đã tồn tại.
Tình trạng phức tạp xuyên biên giới
Một bức tranh phổ biến hiện nay: .com tại nhà đăng ký Hoa Kỳ, đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên là EUTM, sau đó có thể là USPTO hoặc đơn đăng ký theo Hệ thống Madrid (một con đường quốc tế được hỗ trợ bởi WIPO). Quyền nhãn hiệu mang tính lãnh thổ. Một EUTM có hiệu lực mạnh tại EU đối với các hàng hóa và dịch vụ được liệt kê. Tuy nhiên, bản thân nó không tự động chuyển giao .com của bạn. UDRP hoặc tòa án vẫn phải được thắng dựa trên các tiêu chí riêng. Ngược lại, một nhà đăng ký Hoa Kỳ không khiến bạn miễn nhiễm nếu bạn bán hàng vào EU dưới một thương hiệu trùng lặp sau khi nhãn hiệu của họ được đăng ký. Hãy theo dõi mọi cơ quan mà họ nộp đơn. Mỗi cơ quan có thời hạn riêng.
Theo dõi nhãn hiệu là chìa khóa, và phản đối sớm là giải pháp tiết kiệm
Các cơ quan nhãn hiệu sẽ không gọi cho bạn khi ai đó nộp đơn cho một tên tương tự. Họ chỉ công bố. Một khoảng thời gian ngắn mở ra. Bỏ lỡ nó, và bạn thường chỉ còn lại các công cụ chậm hơn và tốn kém hơn.
Đó là lý do theo dõi nhãn hiệu là cốt lõi hoạt động của việc bảo vệ thương hiệu. Thời hạn phản đối chỉ có ích cho những người phát hiện đơn đăng ký kịp thời. Các chủ sở hữu thương hiệu nghiêm túc theo dõi các đơn đăng ký nhãn hiệu mới trùng hoặc tương tự với tên của họ, trên khắp các quốc gia nơi họ kinh doanh, và quyết định nhanh chóng có nên phản đối hay không.
Phản đối sớm là điều quan trọng. Thông thường, ngăn chặn một đơn đăng ký đã công bố rẻ hơn việc hủy bỏ một nhãn hiệu đã đăng ký, chống lại hành vi xâm phạm, hoặc đối phó với khiếu nại tên miền. Câu chuyện kiểu Reddit thường bắt đầu quá muộn: email mua lại đến khi cửa sổ tiết kiệm đã gần đóng hoặc đã đóng.
Đó cũng là lý do chúng tôi xây dựng IP Defender: theo dõi các đơn đăng ký nhãn hiệu mới trên nhiều quốc gia và cảnh báo xung đột sớm, để chủ sở hữu quyền có thể phản đối khi phản đối vẫn còn khả thi. Theo dõi nhãn hiệu không tạo ra quyền mà bạn không có. Một tên miền không hoạt động vẫn sẽ không đủ cho một phản đối yếu tại EU. Điều nó làm là ngăn chặn những người có nhãn hiệu trước đó hoặc sử dụng thương mại thực sự bỏ lỡ khoảng thời gian duy nhất mà cuộc chiến diễn ra nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
Những việc cần làm
Theo dõi các đơn đăng ký nhãn hiệu mới cho tên của bạn tại nơi bạn kinh doanh. Đừng trông chờ vào những lá thư bất ngờ.
Nếu bạn có quyền nhãn hiệu trước đó và các hàng hóa hoặc dịch vụ trùng lặp, hãy ghi nhớ thời hạn phản đối và tìm kiếm tư vấn. Phản đối sớm khi xung đột thực sự xảy ra.
Nếu bạn chỉ sở hữu một tên miền không hoạt động, đừng mong đợi cơ quan nhãn hiệu từ chối đơn đăng ký của họ chỉ vì WHOIS của bạn cũ hơn. Hãy lưu giữ email mua lại và bằng chứng sở hữu cho tranh chấp tên miền.
Lập bản đồ mọi quốc gia họ đã nộp đơn. Thời hạn khác nhau.
Trước khi thay đổi cách sử dụng trang web, hãy hỏi liệu việc sử dụng thương mại tại EU hoặc Hoa Kỳ có thể tạo ra rủi ro mới sau khi nhãn hiệu của họ được đăng ký hay không.
Hãy đăng ký nhãn hiệu ở những nơi bạn có thể. Theo dõi các đơn đăng ký nhãn hiệu mới tại nơi bạn kinh doanh. Phản đối sớm khi xung đột thực sự xảy ra. Đợi một lá thư bất ngờ là con đường tốn kém.