Někdo vám napíše e-mail s nabídkou koupě domény, kterou vlastníte už roky. Odmítnete. Brzy poté podají přihlášku ochranné známky na stejné jméno v Evropě, možná i ve Spojených státech. Přátelé radí: „Zahajte nyní řízení proti ní.“
Někdy mají pravdu. Jindy to jen vyhodíte peníze oknem. Vlastnit webovou adresu jako první není totéž jako vlastnit práva k ochranné známce. A i když je podání námitek správným krokem, funguje to jen tehdy, pokud si přihlášky všimnete, dokud je ještě otevřené tzv. opoziční lhůta. Proto je monitoring ochranných známek stejně důležitý jako samotný právní test.
Tyto informace jsou obecného charakteru a nejsou osobní právní radou. Pokud je daný název pro váš byznys důležitý, poraďte se s advokátem specializovaným na ochranné známky v zemích, které jsou pro vás klíčové, a to ještě před uplynutím příslušné lhůty.
Dva boje, ne jeden
Boj A se odehrává u úřadu pro ochranné známky. Společnost požádá o právní monopol na název pro určité zboží nebo služby. Můžete se pokusit zastavit přihlášku, dokud je ještě ve fázi řízení (opozice), nebo ji napadnout později (což je obvykle pomalejší a dražší).
Boj B se týká domény. Jde o to, kdo si ponechá .com u registrátora. Tyto spory se často řeší prostřednictvím Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), což je soukromý proces, který registrátoři dodržují podle pravidel ICANN, nebo někdy soudní cestou.
Můžete prohrát Boj A a přesto si ponechat doménu. Můžete vyhrát Boj A a přesto čelit pozdějšímu tlaku ohledně domény. Nepovažujte certifikát ochranné známky EU za automatické vlastnictví vaší webové adresy.
Kdy má smysl podat námitky
V Evropské unii registruje ochranné známky EU (EUTM) Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Po zveřejnění obvykle následuje tříměsíční opoziční lhůta a úřední poplatek (aktuálně 320 eur). Hlavní pravidla jsou stanovena v nařízení (EU) 2017/1001, zejména v článcích 8 a 46.
Námitky můžete obvykle podat, pokud vlastníte starší ochrannou známku, která se týká stejných nebo podobných výrobků či služeb, nebo v některých případech, pokud jste název používali v obchodním styku jako značku vážně a nejen lokálně podle článku 8(4). Směrnice EUIPO jsou jasné: samotná registrace domény není právem duševního vlastnictví. Je to smlouva s vaším registrátorem. Používání domény pomáhá pouze tehdy, pokud toto použití vytvoří nezapsanou ochrannou známku nebo podobné obchodní označení podle národního práva. Parkovaná nebo sotva využívaná doména obvykle neobstojí.
Soudní dvůr Evropské unie tuto otázku prakticky vyřešil v případu Bud, věc C-96/09 P (29. března 2011): slabé lokální používání by nemělo blokovat ochrannou známku platnou v celé EU.
Takže:
Bez komerčního využití a bez starší ochranné známky: pravděpodobně nemáte důvody k podání námitek proti přihlášce ochranné známky EU. Přesto si uschovejte všechny e-maily s nabídkou odkupu a důkazy o dlouhodobém vlastnictví domény. Tyto dokumenty budou důležitější pro pozdější spor o doménu než pro slabé námitky.
Skutečný prodej podobného zboží nebo služeb pod daným názvem: berte opoziční lhůtu vážně. Včasné podání námitek je obvykle levnější než pozdější zrušení nebo soudní spor.
Ve Spojených státech má Úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) ještě kratší opoziční lhůtu po zveřejnění (často jen 30 dní). Práva v USA automaticky nevyplývají z ochranné známky EU a opak je také pravdou.
Domény, UDRP a americký soud
Podle UDRP musí druhá strana prokázat, že doména je zaměnitelná s jejich ochrannou známkou, že vy nemáte legitimní zájem a že jste ji zaregistrovali a používali ve zlé víře. Konsensuální názory Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO Overview 3.0) uvádějí, že pokud byla doména zaregistrována dříve, než získali práva k ochranné známce, je obvykle obtížné prokázat zlou víru při registraci. Obecně nemůžete cílit na značku, která ještě neexistovala.
Americký federální zákon proti kyberšikaně (15 U.S.C. section 1125(d), často nazývaný ACPA) používá podobný koncept zlé víry v soudním řízení. Jedním z prvních významných případů je Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Jejich nabídka na odkup vaší domény nevytváří právo na podání námitek v EU. Může vám však později pomoci v rámci sporu o doménu, protože ukazuje, že věděli, že název vlastníte, a snažili se ho koupit. Doména, která předchází jejich ochranné známce o desetiletí, je zcela jiný případ než doména zaregistrovaná až poté, co jejich značka již existovala.
Mezinárodní zmatek
Běžný moderní scénář: .com u amerického registrátora, první přihláška ochranné známky EU (EUTM), poté možná přihláška u USPTO nebo prostřednictvím Madridského systému (mezinárodní cesta s pomocí WIPO). Práva k ochranným známkám jsou teritoriální. EUTM je silná v EU pro uvedené zboží a služby. Samotná však nepřenáší vlastnictví vaší .com. UDRP nebo soudní řízení je třeba vyhrát na základě vlastních testů. Na druhou stranu, americký registrátor vás neochrání, pokud prodáváte do EU pod kolidující značkou poté, co byla jejich ochranná známka zaregistrována. Sledujte každý úřad, kam podali přihlášku. Každý má svůj vlastní časový harmonogram.
Monitoring ochranných známek je klíčový a včasné námitky jsou levným řešením
Úřady pro ochranné známky vás nekontaktují, když někdo podá přihlášku podobnou té vaší. Zveřejňují ji. Otevírá se krátké okno. Pokud ho propásnete, obvykle vám zůstanou jen pomalejší a nákladnější nástroje.
Proto je hlídání ochranné známky operačním jádrem obrany vaší značky. Opoziční lhůty pomáhají jen těm, kteří si přihlášky všimnou včas. Seriózní vlastníci značek sledují nové přihlášky, které se shodují nebo jsou velmi podobné jejich názvu, ve všech zemích, kde obchodují, a rychle se rozhodují, zda podat námitky.
Včasné podání námitek je zásadní. Obecně je levnější zastavit zveřejněnou přihlášku, než se snažit zrušit již zaregistrovanou ochrannou známku, bojovat proti porušování práv nebo řešit stížnost na doménu ve spěchu. Příběhy ve stylu Redditu často začínají příliš pozdě: nabídka na odkup dorazí, když je levné okno už těsné nebo zavřené.
To je také důvod, proč jsme vytvořili IP Defender: sledovat nové přihlášky ochranných známek napříč mnoha zeměmi a včas upozorňovat na konflikty, aby vlastníci práv mohli podat námitky, dokud je to ještě možné. Monitoring ochranných známek nevytváří práva, která nemáte. Neaktivní doména stále neobstojí v případě slabých námitek v EU. Co však dělá, je to, že brání lidem se skutečnými staršími právy nebo skutečným komerčním využitím v tom, aby propásli jediné okno, ve kterém má být boj nejrychlejší a nejlevnější.
Co dělat
Sledujte nové přihlášky pro váš název v zemích, kde obchodujete. Nespoléhejte se na překvapivé dopisy.
Pokud máte starší práva k ochranné známce a překrývající se zboží nebo služby, zapište si do kalendáře opoziční lhůtu a vyhledejte odbornou radu. Podávejte námitky včas, pokud je konflikt reálný.
Pokud vlastníte pouze neaktivní doménu, neočekávejte, že úřad pro ochranné známky zamítne jejich přihlášku jen proto, že je váš WHOIS starší. Uschovejte si e-maily s nabídkou odkupu a důkazy o vlastnictví domény pro případný spor o doménu.
Zmapujte všechny země, kde podali přihlášku. Lhůty se liší.
Než změníte způsob využití webu, zvažte, zda komerční využití v EU nebo USA nemůže vytvořit nové riziko poté, co bude jejich ochranná známka zaregistrována.
Získejte práva tam, kde můžete. Hlídejte nové přihlášky tam, kde obchodujete. Podávejte námitky včas, pokud je konflikt reálný. Čekání na překvapivý dopis je drahá cesta.