Někdo vám napíše e-mail s nabídkou koupě domény, kterou vlastníte již roky. Odmítnete. Brzy poté podají přihlášku ochranné známky se stejným názvem v Evropě a možná také ve Spojených státech. Přátelé radí: podejte námitku hned.
Někdy je to správné. Někdy jsou to vyhozené peníze. Vlastnictví webové adresy není totéž co vlastnictví práv k ochranné známce. A i když je podání námitky tím správným krokem, funguje to pouze tehdy, pokud přihlášku zachytíte, dokud je ještě otevřená lhůta pro podání námitek. Proto je monitoring ochranných známek stejně důležitý jako právní posouzení samotné.
Jedná se o obecné informace určené laikům, nikoliv o osobní právní poradenství. Pokud je tento název pro vaše podnikání zásadní, konzultujte situaci s advokátem specializujícím se na ochranné známky v příslušných zemích dříve, než uplyne jakákoli lhůta.
Dva boje, ne jeden
Boj A probíhá na úřadu pro ochranné známky. Společnost žádá o právní monopol na název pro určité zboží nebo služby. Můžete se pokusit zastavit přihlášku během jejího řízení (podáním námitky), nebo na ni zaútočit později (což je obvykle pomalejší a dražší).
Boj B se týká doménového jména. Jde o to, kdo si u registru ponechá doménu .com. Tyto spory se často řeší prostřednictvím Politiky pro řešení sporů ohledně doménových jmen (UDRP), což je soukromý proces, kterým se řídí registry podle pravidel ICANN, nebo někdy prostřednictvím soudu.
Můžete prohrát Boj A a přesto si udržet doménu. Můžete vyhrát Boj A a přesto later čelit tlaku ohledně domény. Nepovažujte certifikát ochranné známky EU za automatické vlastnictví vaší webové adresy. Pro efektivní hlídání ochranné známky je nutné rozlišovat mezi těmito dvěma oblastmi.
Kdy má smysl podat námitku
V Evropské unii zapisuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ochranné známky EU (EUTM). Po zveřejnění obvykle následuje tříměsíční lhůta pro podání námitek a úřední poplatek (aktuálně 320 eur). Hlavní pravidla jsou obsažena v nařízení (EU) 2017/1001, zejména v článcích 8 a 46.
Námitku můžete obvykle podat, pokud máte starší ochrannou známku pokrývající překrývající se zboží nebo služby, nebo v některých případech, pokud jste název používali v obchodě jako značku vážným způsobem přesahujícím místní rámec podle čl. 8 odst. 4. Pokyny samotného úřadu EUIPO jsou jasné: registrace domény sama o sobě není právem duševního vlastnictví. Je to smlouva s vaším registrátorem. Používání domény pomáhá pouze tehdy, pokud toto používání vytvoří nezapsanou ochrannou známku nebo podobné obchodní označení podle vnitrostátního práva. Parkovaná nebo sotva používaná doména obvykle nestačí.
Soudní dvůr Evropské unie zdůraznil stejný bod v praxi v případu Bud, věc C-96/09 P (29. března 2011): slabé místní používání by nemělo blokovat ochrannou známku platnou v celé EU.
Takže:
- Žádné komerční využití a žádná starší ochranná známka: mohou vám chybět důvody k podání námitky proti přihlášce EU. Přesto si uložte každý e-mail s nabídkou odkupu a důkazy o dlouhodobém vlastnictví domény. Tato dokumentace je důležitější pro pozdější spor o doménu než pro slabou námitku.
- Skutečný prodej podobného zboží nebo služeb pod tímto názvem: berete lhůtu pro podání námitky vážně. Včasná námitka je obvykle levnější než pozdější zrušení nebo soudní spor. Efektivní sledování ochranných známek vám zajistí, že tuto lhůtu nepropásnete.
Ve Spojených státech má Úřad pro patenty a ochranné známky USA (USPTO) po zveřejnění ještě kratší lhůtu pro podání námitek (často 30 dní). Práva v USA automaticky nevyplývají z EUTM a platí to i naopak. Proces registrace ochranné známky se v každé jurisdikci liší.
Domény, UDRP a americké soudy
Podle pravidel UDRP musí druhá strana prokázat, že doména je zaměnitelně podobná jejich známce, že nemáte legitimní zájem a že jste ji registrovali a používali v bad faith (v недобросvěstnosti). Konsenzuální názory ze Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO Overview 3.0) uvádějí, že pokud byla doména registrována dříve, než získali práva k ochranné známce, je prokazování недобросvěstné registrace obvykle obtížné. Obecně nelze cílit na značku, která ještě neexistovala.
Americký federální zákon proti kybernetickému pirátství (15 U.S.C. § 1125(d), často nazývaný ACPA) využívá v soudním řízení podobnou koncepci недобросvěstnosti. Klíčovým raným případem je Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489 (2nd Cir. 2000).
Jejich nabídka koupě vaší domény nevytváří právo podat námitku v EU. Může vám však později pomoci na úrovni domény, protože ukazuje, že věděli o vašem vlastnictví názvu a pokusili se jej odkoupit. Doména, která předchází jejich známce o desetiletí, je zcela jiným případem než doména registrovaná až po existenci jejich značky. Správný hlídač ochranných známek vám pomůže tyto časové souvislosti sledovat.
Přeshraniční chaos
Běžný moderní scénář: .com u amerického registru, nejprve podání přihlášky EUTM, poté možná přihlášky u USPTO nebo prostřednictvím Madridského systému (mezinárodní cesta spravovaná s pomocí WIPO). Práva k ochranným známkám jsou teritoriální. EUTM je silná v EU pro uvedené zboží a služby. Sama o sobě však nepřevádí vlastnictví vaší domény .com. Spor UDRP nebo soudní řízení musí být stále vyhráno na základě vlastních kritérií. Na druhé straně vás americký registrátor neochrání, pokud prodáváte do EU pod kolidující značkou poté, co byla jejich známka zapsána. Sledujte každý úřad, kde podali přihlášku. Každý má své vlastní hodiny. Komplexní monitoring ochranných známek je zde nezbytností.
Monitoring je klíč a včasná námitka je levné řešení
Úřady pro ochranné známky vám nezavolají, když si někdo podá přihlášku na napodobeninu. Pouze ji zveřejní. Otevře se krátké okno. Když ho promeškáte, obvykle vám zbývají pomalejší a dražší nástroje.
Proto je monitoring ochranných známek operačním jádrem obrany značky. Lhůty pro podání námitek pomáhají pouze těm, kteří přihlášku včas zachytí. Vážní majitelé značek sledují nové přihlášky, které se shodují nebo velmi připomínají jejich název, ve všech zemích, kde obchodují, a rychle rozhodují, zda podat námitku.
Klíčem je včasná námitka. Obecně je levnější zastavit zveřejněnou přihlášku, než rušit již zapsanou známku, bojovat proti porušování práv nebo improvizovat po stížnosti týkající se domény. Příběhy ve stylu Reddit často začínají příliš pozdě: e-mail s nabídkou odkupu přijde, když je levné okno již těsné nebo uzavřené.
Přesně k tomu jsme vybudovali IP Defender: monitorovat nové přihlášky ochranných známek v mnoha zemích a včas signalizovat konflikty, aby mohli držitelé práv podat námitku, dokud je to ještě možné. Hlídání ochranné známky nevymyslí práva, která nemáte. Uspávající doména stále neposkytne dostatečný základ pro slabou námitku v EU. Co však dělá, je zabránit lidem se skutečnými staršími právy nebo skutečným komerčním využitím v tom, aby promarnili jediné okno, kdy má být boj nejrychlejší a nejlevnější. Díky našemu systému pro sledování ochranných známek nic nepřehlédnete.
Co dělat
- Sledujte nové přihlášky pro váš název tam, kde obchodujete. Nespoléhejte na překvapivé dopisy. Kvalitní hlídač ochranných známek je zde nenahraditelný.
- Pokud máte starší práva k ochranné známce a překrývající se zboží nebo služby, zaznamenejte si lhůtu pro podání námitky a vyhledejte poradnu. Podejte námitku brzy, když je konflikt reálný.
- Pokud vlastníte pouze nevyužívanou doménu, neočekávejte, že úřad pro ochranné známky odmítne jejich přihlášku jen proto, že váš záznam WHOIS je starší. Zachovejte e-maily s nabídkou odkupu a důkazy o vlastnictví pro účely řešení sporu o doménu.
- Zmapujte každou zemi, kde podali přihlášku. Lhůty se liší.
- Než změníte způsob využívání webu, zjistěte, zda by komerční využití v EU nebo USA mohlo vytvořit nové riziko poté, co bude jejich známka zapsána.
Získejte práva, kde můžete. Sledujte nové přihlášky tam, kde obchodujete. Podejte námitku brzy, když je konflikt reálný. Čekání na překvapivý dopis je ta dražší cesta. Investice do profesionálního monitoringu ochranných známek se vám vrátí.