La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale (CAFC) ha recentemente confermato una decisione del Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) che ha riconosciuto il diritto di priorità di Uninterrupted IP, LLC (UNIP) rispetto alla registrazione del marchio "I AM MORE THAN AN ATHLETE" di Game Plan, Inc. La sentenza evidenzia il delicato equilibrio tra diritti di common law e marchi registrati, sottolineando la necessità per le imprese di mantenere una documentazione accurata sull'uso del proprio brand.
Game Plan, un'organizzazione senza scopo di lucro che sostiene studenti-atleti svantaggiati, ha registrato il marchio nel 2018 per servizi di raccolta fondi a fini benefici. UNIP, una piattaforma che permette agli atleti di condividere le proprie storie personali, ha cercato di registrare marchi simili nello stesso anno, affermando diritti di common law derivanti da un accordo di acquisto di asset con DeAndra Alex e la sua società, More Than an Athlete, Inc. La controversia verteva sulla questione se i diritti preesistenti di UNIP, stabiliti prima della registrazione di Game Plan, le conferissero un vantaggio legale sul mercato.
Il TTAB aveva inizialmente respinto l'opposizione di Game Plan, osservando che i soli diritti di common law non possono sostanziare una rivendicazione di marchio senza prove documentate dell'uso o ammissioni di attività precedente. Questo principio sottolinea la necessità per le imprese non solo di ottenere registrazioni di marchi, ma anche di conservare registri sull'uso del proprio brand per difendersi da potenziali contestazioni.
La CAFC ha confermato la decisione del TTAB, respingendo l'argomento di Game Plan secondo cui il trasferimento di asset del 2019 dalla società di Alex a UNIP costituiva una "cessione in blocco" (assignment in gross) invalida. Il tribunale ha chiarito che il trasferimento riguardava asset tangibili, inclusi l'avviamento (goodwill) associato al marchio, e non si trattava di una vendita ampia dell'intera attività commerciale. Questa sentenza ribadisce che i diritti di common law possono essere trasferiti se sono esplicitamente legati a marchi specifici e adeguatamente documentati.
Game Plan ha inoltre sostenuto che il trasferimento del 2019, avvenuto dopo la presentazione della sua opposizione, violasse le linee guida procedurali. Tuttavia, la CAFC ha rilevato che la determinazione della priorità da parte del TTAB si basava sulla titolarità da parte di UNIP di diritti preesistenti, e non sulle sue domande di intento d'uso. Questa distinzione è cruciale: i diritti di common law, se stabiliti e documentati, possono prevalere sui marchi registrati anche se questi ultimi sono stati depositati per primi.
Il caso illustra i rischi derivanti dalla negligenza nel monitoraggio dei marchi. Le imprese devono valutare attivamente potenziali conflitti e garantire che i propri diritti siano legalmente protetti. Sebbene la registrazione fornisca uno status legale, i diritti di common law – spesso trascurati – possono essere altrettanto potenti se mantenuti attraverso un uso coerente e una corretta documentazione.
Per le aziende che operano nel campo del diritto dei marchi, la lezione è chiara: una strategia solida richiede sia la registrazione sia prove dell'uso. La confondibilità tra marchi rimane una questione centrale, con l'onere della prova a carico della parte che afferma la priorità. In un mercato sempre più competitivo, comprendere queste sfumature è essenziale per evitare costose controversie legali.
La decisione sottolinea inoltre l'importanza di accordi contrattuali chiari quando si trasferisce proprietà intellettuale. Le imprese devono assicurarsi che le cessioni di marchi o asset correlati siano documentate in modo specifico per prevenire dispute sulla titolarità e sulla priorità.
In definitiva, il caso serve da promemoria sul fatto che il diritto dei marchi riguarda tanto la documentazione e la strategia quanto il precedente legale. Per le imprese, il percorso per proteggere il proprio brand comporta non solo l'ottenimento di registrazioni, ma anche la dimostrazione di una storia coerente di uso e di diritti. In un mercato dinamico, questi passaggi possono determinare l'esito tra il successo legale e un significativo rischio finanziario.
IP Defender esiste perché la titolarità di un marchio richiede ai proprietari di proteggere la propria proprietà intellettuale da violazioni e conflitti, nonché di essere in grado di dimostrare di aver curato i propri marchi in caso di controversie. Servizi come IP Defender possono aiutare le imprese a proteggere i propri marchi monitorando i database nazionali dei marchi alla ricerca di conflitti e violazioni. IP Defender monitora oltre 50 paesi, inclusa l'intera UE, gli USA, l'Australia e molti altri, garantendo che i brand rimangano un passo avanti rispetto alle potenziali minacce.