O Tribunal Federal de Apelação (FCA) manteve recentemente uma liminar contra o uso da marca registrada BYOOVIZ para um medicamento biossimilar oftálmico, reforçando o princípio legal de que marcas semelhantes podem gerar confusão no mercado. A decisão, Samsung Bioepis v Novart, 2025 FCA 212, marca um momento crítico na lei de marcas, sublinhando a importância de monitorar e prevenir a confusão do consumidor.
A Disputa: BEOVU vs. BYOOVZ
A Novartis detém a marca registrada BEOVU para seu medicamento anti-VEGF, utilizado no tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI) do tipo úmida. O ingrediente ativo no BEOVU é o brolucizumabe. A Samsung Bioepis e a Biogen lançaram um biossimilar sob o nome comercial BYOOVIZ, um produto projetado para imitar o Novart, um medicamento usado para a mesma condição.
A Novartis entrou com uma ação alegando violação de marca registrada, concorrência desleal (passing off) e danos à sua reputação comercial (goodwill). O tribunal de primeira instância concluiu que a marca BYOOVIZ era suscetível de confundir pacientes e profissionais de saúde, violando a Lei de Marcas do Canadá. Uma liminar permanente foi emitida para bloquear o uso de BYOOVIZ.
A Samsung Bioepis e a Biogen recorreram, argumentando que a liminar deveria ser suspensa pending review. O FCA rejeitou este pedido, confirmando a decisão do tribunal de primeira instância.
Decisões Legais Chave: Pacientes como Consumidores
Uma questão central no recurso girou em torno de saber se os pacientes, e não apenas médicos ou farmacêuticos, devem ser considerados consumidores relevantes para avaliar a confusão de marcas.
O FCA decidiu que os pacientes devem ser incluídos na análise. O tribunal enfatizou que o teste para probabilidade de confusão é hipotético, não dependendo da exposição real à marca registrada. Isso está alinhado com decisões recentes da Suprema Corte, incluindo Mattel v 3894207 Canada Inc e Masterpiece v Alavida Lifestyles, que destacam que a lei de marcas protege a capacidade dos consumidores de fazer escolhas informadas.
O tribunal também citou Ciba-Geigy Canada v Apotex, um caso emblemático que reconhece os pacientes como partes interessadas nas marcas registradas de medicamentos sob prescrição. O FCA endossou a reliance do tribunal de primeira instância neste precedente, destacando o objetivo político mais amplo de prevenir o engano do consumidor.
Implicações para as Empresas
A decisão reforça que a similaridade de marcas por si só pode desencadear ação legal, independentemente de sobreposição real no mercado. As empresas devem monitorar proativamente potenciais conflitos, especialmente em setores onde a segurança do paciente e a clareza do tratamento são primordiais.
Para empresas farmacêuticas, a decisão sublinha a necessidade de equilibrar inovação com respeito às marcas registradas existentes. Fabricantes de biossimilares, em particular, enfrentam escrutínio elevado devido à natureza crítica de seus produtos.
O caso também sinaliza uma mudança no foco judicial para a proteção da confiança do consumidor. Os tribunais estão priorizando cada vez mais o papel dos usuários finais em disputas de marcas, garantindo que as marcas sejam responsabilizadas por potenciais confusões.
Resultado e Próximos Passos
O FCA negou provimento ao recurso, mas concedeu uma suspensão da liminar, pending uma potencial revisão pela Suprema Corte. Antes da decisão, a Samsung Bioepis já havia renomeado seu produto para MELVIZO, sinalizando um movimento estratégico para evitar mais emaranhados legais.
Este caso serve como um lembrete para empresas que navegam pela lei de marcas. A suscetibilidade de confusão não é apenas um risco legal — é um risco reputacional e operacional. Monitoramento, intervenção precoce e nomeação estratégica são essenciais para evitar disputas custosas e proteger a integridade da marca.
A IP Defender monitora bases de dados nacionais de marcas registradas em busca de conflitos e infrações, ajudando empresas a staying ahead de potenciais ameaças. Ao rastrear mais de 50 países, incluindo a UE, EUA e Austrália, a IP Defender garante proteção abrangente contra registros fraudulentos ou suscetíveis de causar confusão.
A importância do monitoramento proativo de marcas não pode ser exagerada. Com a expertise da IP Defender na identificação e mitigação de riscos, as empresas podem salvaguardar sua propriedade intelectual e evitar as armadilhas de disputas legais.