O Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal recentemente reverteu uma decisão do Conselho de Julgamento e Apelação de Marcas (TTAB) que havia negado um pedido de registro da marca KAHWA, que a Bayou Grande Coffee Roasting Co. buscava registrar para cafés e casas de café. O tribunal determinou que a doutrina dos equivalentes estrangeiros — utilizada para avaliar se uma marca estrangeira é genérica ou descritiva em inglês — não se aplicava, pois KAHWA possui um significado distinto e bem estabelecido em inglês.
A Bayou apresentou um pedido de registro da marca KAHWA em 2021, alegando uso desde 2008. O Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO) rejeitou a marca, argumentando que ela era genérica ou descritiva sob a doutrina dos equivalentes estrangeiros. A agência citou o significado de KAHWA como "café" em árabe. A Bayou contestou, afirmando que o termo se refere a um tipo específico de chá verde da Caxemira, um produto não tipicamente vendido em cafés ou casas de café nos EUA.
O USPTO inicialmente manteve a rejeição, e o Conselho de Apelação de Marcas confirmou a decisão, enfatizando a interpretação do chá verde da Caxemira. No entanto, o Circuito Federal derrubou essa decisão, concluindo que o Conselho não dispunha de evidências suficientes para fundamentar suas conclusões.
O tribunal destacou que a dependência do Conselho no significado de chá verde da Caxemira foi falha. Observou que nenhum café ou casa de café nos EUA vende kahwa, tornando a alegação de genericidade infundada. O tribunal também rejeitou a afirmação do Conselho de que KAHWA era meramente descritiva, argumentando que o termo não descreve inerentemente um produto ou característica dos serviços de café.
Uma questão central foi a aplicação da doutrina dos equivalentes estrangeiros. Sob essa doutrina, uma marca estrangeira pode ser avaliada quanto à genericidade ou descritividade traduzindo-a para o inglês. No entanto, o tribunal decidiu que a tradução era desnecessária neste caso, pois KAHWA já possui um significado bem estabelecido em inglês — chá verde da Caxemira. Esse significado tornou a tradução para o árabe irrelevante, invalidando o argumento dos equivalentes estrangeiros.
O caso sublinha a importância da vigilância em matéria de marcas e da compreensão dos significados alternativos de uma marca. Para as empresas, esta decisão destaca que a descritividade ou genericidade de uma marca depende do seu uso real e da sua perceção no mercado, e não apenas dos equivalentes em línguas estrangeiras.
As empresas que buscam proteção de marca devem garantir que as suas marcas não sejam nem genéricas nem descritivas no mercado-alvo. Isso inclui verificar se a marca não descreve inadvertidamente um produto, serviço ou característica comumente associada ao setor.
A decisão reforça a necessidade de provas claras em disputas de marcas. Os tribunais examinarão cuidadosamente se o significado de uma marca é amplamente reconhecido ou meramente especulativo. As empresas devem documentar como as suas marcas são usadas e percebidas para fortalecer os seus casos.
A confundibilidade de marcas continua a ser uma preocupação central para as empresas. Embora o caso KAHWA tenha focado na descritividade, princípios semelhantes aplicam-se à probabilidade de confusão. Marcas que se assemelham a marcas existentes ou transmitem associações enganosas podem enfrentar rejeição.
Para mitigar riscos, as empresas devem realizar pesquisas abrangentes de marcas e considerar o registro de marcas nas classes relevantes. O monitoramento proativo de potenciais conflitos pode evitar batalhas legais dispendiosas e proteger a integridade da marca.
A IP Defender monitora bases de dados nacionais de marcas em busca de conflitos e infrações, ajudando as empresas a identificar e resolver potenciais problemas antes que escalem. Ao rastrear mais de 50 países, incluindo a UE, os EUA e a Austrália, a IP Defender garante proteção abrangente contra registros fraudulentos ou passíveis de confusão.
Este caso serve como um lembrete de que a lei de marcas é nuances, exigindo um equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual e a garantia de concorrência justa. Para as empresas, clareza, evidências e planeamento estratégico são essenciais para navegar nestas complexidades.