החלטתו האחרונה של בית המשפט העליון בארה"ב שלא לדון בעתירתה של Medisafe הציתה מחדש את הדיון סביב הסטנדרטים המשפטיים להערכת סימני מסחר צבעוניים מכוח חוק לאנהאם. בלב המחלוקת עומדת שאלה מכרעת: האם צבע יחיד יכול להיחשב כסימן מסחר אם חסר בו אופי מבחין מולד?
Medisafe ניסתה לרשום את הצבע הירוק כהה כסימן מסחר עבור כפפות בדיקה רפואיות העשויות כלורופרן. משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב (USPTO) דחה את הבקשה, וקבע כי הצבע הוא גנרי – מונח במשפט הסימנים המסחריים המציין כינוי המתאר בלבד מוצר או שירות. Medisafe ערערה על פסק דין זה, וטענה כי השימוש בצבע זה בתעשייה אינו נפוץ דיו כדי לשלול ממנו הגנה משפטית. ועדת הערעורים לסימנים מסחריים (TTAB) אישרה את עמדת ה-USPTO, תוך יישום מבחן דו-שלבי שנקבע בפסק הדין H. Marvin Ginn נגד האיגוד הבינלאומי של ראשי מכבי האש (1986).
השלב הראשון מחייב זיהוי בסיס הצרכנים הרלוונטי, אשר הוגדר על ידי ה-TTAB ככלל המשתמשים הפוטנציאליים בכפפות רפואיות, ולא רק כמשווקים מורשים. השלב השני בוחן האם הצבע מזוהה בעיקר עם קטגוריית המוצר. במקרה של Medisafe, קבעה ה-TTAB כי הצבע הירוק נפוץ מדי בתעשייה כדי לשמש כמזהה מקור. ראיות שמקורן במוכרים בלתי תלויים המציעים כפפות ירוקות חיזקו עוד יותר קביעה זו.
הערעור של Medisafe מתמקד בסעיף 15 U.S.C. § 1064(3), המתיר ביטול סימנים מסחריים רשומים שהפכו ל"שמות גנריים". החברה טוענת כי בית המשפט הפדרלי לערעורים פירש סעיף זה שלא כהלכה, והשווה בין צבע לבין שם. בפסק הדין Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. נגד Fred S.A. (1999), דחה בית המשפט הפדרלי לערעורים טיעון דומה, והרחיב את ההגדרה של "שם גנרי" כך שתכלול כל אינדיקטור פוטנציאלי למקור. Medisafe טוענת כי פרשנות זו יוצרת חוסר איזון המעדיף סימני מסחר צבעוניים על פני סימני מילים.
תמיכתו של בית המשפט הפדרלי לערעורים בממצאי ה-TTAB מדגישה את המתיחות שבין הגנת סימני מסחר לבין תפיסת הצרכן. בעוד שמבחן ה-TTB נותן עדיפות לראיות אובייקטיביות של שימוש נפוץ, טוענים המבקרים כי הוא מתעלם מגורמים סובייקטיביים כמו הכרה במותג. עבור עסקים, עמימות זו יוצרת סיכונים: צבע העומד בקריטריון אחד עשוי להיכשל באחר, מה שמותיר את בעלי סימני המסחר חשופים לביטול.
התיק מדגיש גם את היעדר האחידות בין המחוזות הפדרליים השונים. בעוד שהמחוזות השני והשלישי קבעו כי בחינת הגנריות אינה חלה על עיצוב מוצר כסמל מסחר (trade dress), הגישה של בית המשפט הפדרלי לערעורים נותרת שנויה במחלוקת. פיצול זה מסבך את האסטרטגיה בנושא סימני מסחר, ומחייב חברות לנווט בתוך טלאי של סטנדרטים משפטיים.
עבור עסקים, המשמעות ברורה: ניטור סימני מסחר חייב להיות קפדני. צבע הנראה כמבחין היום עשוי להפוך לגנרי מחר, ולערער את ההגנה המשפטית עליו. כפי שממחיש תיק Medisafe, הגבול בין סימן מסחר לבין מונח גנרי הוא לעיתים קרובות מטושטש, מה שמחייב ערנות הן בהליכי הרישום והן בציות שוטף.
סירובו של בית המשפט העליון להתערב משאיר את פרשנות בית המשפט הפדרלי לערעורים על כנה, אך הדיון סביב סימני מסחר צבעוניים אינו מראה סימני דעיכה. ככל שהסטנדרטים המשפטיים מתפתחים, על עסקים לאזן בין חדשנות לבין הצורך להבטיח ולשמר את זכויות הקניין הרוחני שלהם.