Yhdysvaltain korkeimman oikeuden viimeaikainen päätös olla käsittelemättä Medisafen anomusta on sytyttänyt uudelleen keskustelun väritavaramerkkien arvioinnin oikeudellisista standardeista Lanham Actin nojalla. Kiistan ytimessä on ratkaiseva kysymys: Voiko yksittäinen väri toimia tavaramerkkinä, jos siltä puuttuu luontainen erottavuus?
Medisafe yritti rekisteröidä tummanvihreän värin tavaramerkiksi kloropreenisille lääketieteellisille tutkimuskäsineille. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) hylkäsi hakemuksen väittäen, että väri oli geneerinen – tavaramerkkioikeudessa käytetty termi, joka tarkoittaa nimitystä, joka ainoastaan kuvailee tuotetta tai palvelua. Medisafe riitautti tämän päätöksen väittäen, että värin käyttö alalla ei ollut niin yleistä, että se tekisi siitä suojattavan. Tavaramerkkien valituslautakunta (TTAB) vahvisti USPTOn kannan soveltamalla kahta vaihetta käsittävää testiä tapauksesta H. Marvin Ginn v. International Association of Fire Chiefs (1986).
Ensimmäinen vaihe edellyttää asiaankuuluvan kuluttajakunnan tunnistamista, jonka TTAB määritteli kaikkiin lääketieteellisten käsineiden mahdollisiin käyttäjiin, ei vain valtuutettuihin jälleenmyyjiin. Toinen vaihe arvioi, identifioiko väri ensisijaisesti tuotteen kategorian. Medisafen tapauksessa TTAB päätteli, että vihreä oli liian yleinen alalla toimiakseen alkuperän tunnisteena. Todisteet riippumattomilta myyjiltä, jotka tarjosivat vihreitä käsineitä, tukivat tätä päätelmää entisestään.
Medisafen vaatimus keskittyy pykälään 15 U.S.C. § 1064(3), joka sallii rekisteröityjen merkkien mitätöimisen, jos niistä tulee "yleisnimityksiä". Yhtiö väittää, että Federal Circuit tulkitsi tätä säännöstä virheellisesti sekoittaen värin nimeen. Tapauksessa Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. v. Fred S.A. (1999) Federal Circuit hylkäsi samanlaisen väitteen laajentaen "yleisnimitys"-määritelmän kattamaan kaikki mahdolliset alkuperän osoitteet. Medisafe väittää, että tämä tulkinta luo epätasapainoa suosien väritavaramerkkejä sanamerkkeihin nähden.
Federal Circuitin tuki TTAB:n päätelmille korostaa jännitettä tavaramerkkisuojan ja kuluttajakäsityksen välillä. Vaikka TTAB:n testi asettaa etusijalle objektiiviset todisteet yleisestä käytöstä, kriitikot väittävät sen laiminlyövän subjektiiviset tekijät, kuten brändin tunnettuuden. Yrityksille tämä epäselvyys tuo mukanaan riskejä: väri, joka täyttää yhden kriteerin, voi epäonnistua toisessa, jättäen tavaramerkin omistajat alttiiksi mitätöinnille.
Tapaus korostaa myös yhdenmukaisuuden puutetta liittovaltion tuomioistuimpiirien välillä. Vaikka toinen ja kolmas piiri ovat päättäneet, että geneerisyystutkimusta ei sovelleta tuotteen suunnittelun trade dress -suojaan, Federal Circuitin lähestymistapa on edelleen kiistanalainen. Tämä pirstoutuminen monimutkaistaa tavaramerkkistrategiaa, mikä vaatii yrityksiltä suunnistamista lakistandardien kirjossa.
Yrityksille seuraukset ovat selkeät: tavaramerkkien seurannan on oltava perusteellista. Väri, joka vaikuttaa erottuvalta tänään, voi muuttua geneeriseksi huomenna, heikentäen sen oikeudellista suojaa. Kuten Medisafen tapaus havainnollistaa, raja tavaramerkin ja yleisnimityksen välillä on usein epäselvä, vaatien valppautta sekä rekisteröinnissä että jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen.
Korkeimman oikeuden kieltäytyminen puuttumiseen asiaan jättää Federal Circuitin tulkinnan voimaan, mutta keskustelu väritavaramerkeistä ei näytä laantuvan. Oikeudellisten standardien kehittyessä yritysten on tasapainoitettava innovaatiot tarpeeseen turvata ja ylläpitää immateriaalioikeuksiaan.