คำตัดสินล่าสุดของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาที่ปฏิเสธไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของเมดิเซฟ (Medisafe) ได้จุดชนวนการถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานทางกฎหมายในการประเมินเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีภายใต้พระราชบัญญัติแลนแฮม (Lanham Act) ประเด็นใจกลางของความขัดแย้งนี้คือคำถามสำคัญ: สีเดียวสามารถ qualifies เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ หากขาดความโดดเด่นโดยธรรมชาติ?
เมดิเซฟพยายามจดทะเบียนสีเขียวเข้มเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับถุงมือตรวจทางการแพทย์ที่ทำจากคลอโรพรีน สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้ปฏิเสธคำขอโดยระบุว่าสีดังกล่าวเป็นคำทั่วไป (generic) ซึ่งเป็นศัพท์ทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่หมายถึงdesignation ที่仅作การบรรยายผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น เมดิเซฟได้คัดค้านคำตัดสินนี้ โดยโต้แย้งว่าการใช้สีดังกล่าวในอุตสาหกรรมยังไม่แพร่หลายเพียงพอที่จะทำให้ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ คณะกรรมการพิจารณาคดีและอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (TTAB) ยืนยันจุดยืนของ USPTO โดยนำการทดสอบสองขั้นตอนจากคดี H. Marvin Ginn v. International Association of Fire Chiefs (1986) มาใช้
ขั้นตอนแรกกำหนดให้ระบุกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง TTAB ได้กำหนดว่าหมายถึงผู้ใช้ถุงมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพทั้งหมด ไม่จำกัดเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนที่สองประเมินว่าสีนั้นระบุหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เป็นหลักหรือไม่ ในกรณีของเมดิเซฟ TTAB สรุปว่าสีเขียวมีการใช้แพร่หลายมากเกินไปในอุตสาหกรรมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวระบุแหล่งที่มา หลักฐานจากผู้ขายที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอขายถุงมือสีเขียวสนับสนุนข้อสรุปนี้อย่างชัดเจน
ความท้าทายของเมดิเซฟมุ่งเน้นไปที่มาตรา 15 U.S.C. § 1064(3) ซึ่งอนุญาตให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหากกลายเป็น "ชื่อทั่วไป" บริษัทโต้แย้งว่าศาลอุทธรณ์วงรอบกลาง (Federal Circuit) ตีความบทบัญญัตินี้ผิดพลาด โดยนำเอาสีไปปนเปกับชื่อ ในคดี Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. v. Fred S.A. (1999) ศาลอุทธรณ์วงรอบกลางได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งที่คล้ายคลึงกัน โดยขยายนิยามของ "ชื่อทั่วไป" ให้รวมถึงตัวบ่งชี้แหล่งที่มาที่เป็นไปได้ใดๆ เมดิเซฟอ้างว่าการตีความเช่นนี้สร้างความไม่สมดุล โดยให้สิทธิพิเศษแก่เครื่องหมายการค้าที่เป็นสีมากกว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ
การสนับสนุนของศาลอุทธรณ์วงรอบกลางที่มีต่อข้อค้นพบของ TTAB สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับการรับรู้ของผู้บริโภค ในขณะที่การทดสอบของ TTAB ให้ความสำคัญกับหลักฐานเชิงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้งานทั่วไป ผู้วิจารณ์แย้งว่ามันละเลยปัจจัยเชิงอัตวิสัย เช่น การจดจำแบรนด์ สำหรับธุรกิจแล้ว ความคลุมเครือนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง: สีที่ผ่านเกณฑ์หนึ่งอาจล้มเหลวในอีกเกณฑ์หนึ่ง ทิ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอน
คดีนี้ยังเน้นย้ำถึงการขาดความสม่ำเสมอระหว่างศาลอุทธรณ์วงรอบต่างๆ ของรัฐบาลกลาง ในขณะที่ศาลอุทธรณ์วงรอบที่สองและสามได้วินิจฉัยว่าการไต่สวนเรื่องความเป็นทั่วไปไม่บังคับใช้กับเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ (product design trade dress) แต่แนวทางของศาลอุทธรณ์วงรอบกลางยังคงเป็นที่โต้แย้ง ความแตกแยกเช่นนี้ทำให้กลยุทธ์เครื่องหมายการค้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ต้องนำทางผ่านมาตรฐานทางกฎหมายที่หลากหลายและไม่ต่อเนื่องกัน
สำหรับธุรกิจแล้ว ผลกระทบนั้นชัดเจน: การติดตามตรวจสอบเครื่องหมายการค้าต้องทำอย่างเข้มงวด สีที่ดูโดดเด่นในวันนี้ อาจกลายเป็นคำทั่วไปในวันพรุ่งนี้ ซึ่งบั่นทอนการคุ้มครองทางกฎหมายของมัน ดังที่กรณีของเมดิเซฟแสดงให้เห็น เส้นแบ่งระหว่างเครื่องหมายการค้ากับคำทั่วไปมักจะไม่ชัดเจน จึงต้องการความตื่นตัวทั้งในขั้นตอนการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
การที่ศาลสูงสุดปฏิเสธที่จะเข้าไปแทรกแซงทิ้งให้การตีความของศาลอุทธรณ์วงรอบกลางมีผลบังคับใช้ต่อไป แต่การถกเถียงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีก็ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง เมื่อมาตรฐานทางกฎหมายวิวัฒนาการ ธุรกิจต่างๆ ต้องสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความจำเป็นในการคุ้มครองและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน