Den amerikanske ankedomstolen for føderale saker (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) omgjorde nylig en avgjørelse fra Trademark Trial & Appeal Board som hadde avslått en søknad om varemerke for merketKAHWA, som Bayou Grande Coffee Roasting Co. ønsket å registrere for kafeer og kaffebutikker. Retten fastslo at læren om utenlandske ekvivalenter – som brukes til å vurdere om et utenlandsk merke er generisk eller beskrivende på engelsk – ikke fant anvendelse, ettersomKAHWAhar en distinkt og veletablert betydning på engelsk.
Bayou sendte inn en varemerkesøknad forKAHWAi 2021, og hevdet bruk siden 2008. Det amerikanske patent- og varemerkekontoret (USPTO) avslo merket med den begrunnelse at det var generisk eller beskrivende i henhold til læren om utenlandske ekvivalenter. Etaten viste til atKAHWAbetyr «kaffe» på arabisk. Bayou hevdet imidlertid at begrepet refererer til en spesifikk type grønn te fra Kashmir, et produkt som ikke vanligvis selges i amerikanske kafeer eller kaffebutikker.
USPTO opprettholdt opprinnelig avslaget, og ankenemnda for varemerker stadfestet avgjørelsen med vektlegging av tolkningen knyttet til grønn te fra Kashmir. Den føderale ankedomstolen omgjorde imidlertid denne avgjørelsen og konkluderte med at nemnda manglet tilstrekkelig bevis for å underbygge sine funn.
Retten understreket at nemndas tillit til betydningen knyttet til grønn te fra Kashmir var feilaktig. Den påpekte at ingen amerikansk kafe eller kaffebutikk selgerkahwa, noe som gjør påstanden om at merket er generisk ubegrunnet. Retten avviste også nemndas påstand om atKAHWAkun var beskrivende, og argumenterte for at begrepet ikke iboende beskriver et produkt eller en egenskap ved kafétjenester.
Et sentralt spørsmål var anvendelsen av læren om utenlandske ekvivalenter. I henhold til denne læren kan et utenlandsk merke vurderes med hensyn til generisk karakter eller beskrivende natur ved å oversettes til engelsk. Retten avgjorde imidlertid at oversettelse var unødvendig i dette tilfellet, ettersomKAHWAallerede har en veletablert betydning på engelsk – nemlig grønn te fra Kashmir. Denne betydningen gjorde den arabiske oversettelsen irrelevant og ugyldiggjorde argumentet om utenlandske ekvivalenter.
Saken understreker viktigheten av årvåkenhet rundt varemerker og forståelse av et merkes alternative betydninger. For bedrifter fremhever denne avgjørelsen at et merkes beskrivende eller generiske karakter avhenger av dets faktiske bruk og oppfatning i markedet, ikke utelukkende av utenlandske språklige ekvivalenter.
Selskaper som søker varemerkebeskyttelse må sikre at deres merker verken er generiske eller beskrivende i målmarkedet. Dette inkluderer å verifisere at merket ikke utilsiktet beskriver et produkt, en tjeneste eller en egenskap som vanligvis er forbundet med bransjen.
Avgjørelsen bekrefter behovet for klare bevis i varemerketvister. Domstolene vil granske nøye om et merkes betydning er bredt anerkjent eller kun spekulativ. Bedrifter bør dokumentere hvordan deres merker brukes og oppfattes for å styrke sine saker.
Forvekslingsfare ved varemerker forblir et sentralt anliggende for bedrifter. Selv om KAHWA-saken fokuserte på beskrivende karakter, gjelder lignende prinsipper for sannsynlighet for forveksling. Merker som ligner eksisterende varemerker eller formidler villedende assosiasjoner, kan møte avslag.
For å redusere risiko bør selskaper gjennomføre grundige varemerkesøk og vurdere å registrere merker i relevante klasser. Proaktiv overvåking av potensielle konflikter kan forebygge kostbare rettstvister og beskytte merkevarens integritet.
IP Defender overvåker nasjonale varemerkeregistre for konflikter og krenkelser, og hjelper bedrifter med å identifisere og håndtere potensielle problemer før de eskalerer. Ved å spore over 50 land, inkludert EU, USA og Australia, sikrer IP Defender omfattende beskyttelse mot useriøse eller forvekslingsbare registreringer.
Denne saken tjener som en påminnelse om at varemerkeretten er nyansert og krever en balanse mellom beskyttelse av immaterielle rettigheter og sikring av fair konkurranse. For bedrifter er klarhet, bevisføring og strategisk planlegging essensielt for å navigere i disse kompleksitetene.