Det amerikanske klageorganet for varemerker (TTAB) har nylig behandlet en tvist som illustrerer kompleksiteten ved å bevise intensjon om bruk av varemerke. I saken El Roblar Inv. Prop. LLC v. Roe avslo TTAB en søknad om varemerket "HOTEL EL ROBLAR" for hotelltjenester i klasse 4, og konkluderte med at søkeren manglet en reell intensjon om å ta merket i bruk på tidspunktet for innlevering. Saken dreide seg om hvorvidt søkeren, Biance Roe, hadde en legitim plan om å drive et hotell under dette navnet, til tross for at ingen av partene hadde tatt merket i bruk i handel under saksbehandlingen.
Tvisten oppstod da begge parter forsøkte å gjenåpne det nedlagte feriestedet og spaet Oaks at Ojai som det historiske Hotel El Roblar. Roe, som var søkeren, kjøpte domenenavn og opprettet kontoer i sosiale medier under merket, som forberedelse til et potensielt bud på eiendommen. Hun tapte til slutt budrunden mot El Roblar Investment Property LLC, som var motparten. Da motparten forsøkte å kjøpe Roes internettaktiva, kunne de ikke enes om en pris, noe som førte til en juridisk konflikt. Motparten anklaget Roe for cybersquatting og varemerkeinngrep, noe som fikk Roe til å sende inn sin varemerkesøknad kort tid etter.
TTAB vurderte to sentrale spørsmål: Hadde motparten søksmålskompetanse til å utfordre søknaden, og demonstrerte Roe en reell intensjon om å ta merket i bruk?
Søksmålskompetanse: En gyldig interesse i saken
TTAB vurderte motpartens søksmålskompetanse i henhold til 15 U.S.C. §1063, som tillater enhver person som mener de vil bli skadet av registreringen av et merke, til å file en innsigelse. Domstolen anvendte den todelte rammen fra Curtin v. United Trademark Holdings, Inc., som krever en reell interesse i saken og en rimelig tro på at skade vil oppstå.
Selv om motparten ikke eide eiendommen, fant TTAB at deres økonomiske aktiviteter og forberedelser til å ta merket i bruk i handel skapte en legitim interesse. Motpartens potensial til å drive et hotell under samme navn som Roes søknad utgjorde en konkurransemessig trussel, noe som oppfylte kravet til søksmålskompetanse.
Reell intensjon: Et spørsmål om timing
TTABs avgjørelse hvilte på hvorvidt Roe hadde en reell intensjon om å ta merket i bruk på tidspunktet for innlevering. Domstolen understreket at intensjon om bruk er en objektiv, faktabasert vurdering, ikke en reservasjon av rettigheter.
Roe kunne demonstrere at hun hadde forberedt seg på å drive et hotell under navnet før budrunden, men motparten la frem en e-post fra Roe der hun uttalte at hun hadde "ingen bruk for [domenene] fremover" etter å ha tapt budrunden. TTAB tolket dette som bevis på at hun ikke lenger hadde til hensikt å ta merket i bruk, og konkluderte med at hun manglet reell intensjon i det kritiske øyeblikket.
Strategiske betraktninger for bedrifter
Denne saken understreker viktigheten av å dokumentere intensjonen om å ta et merke i bruk før man sender inn en varemerkesøknad. Bedrifter må sikre at all dokumentasjon på forberedelser – som kontrakter, kjøp av domener eller markedsføringsplaner – er datert før innleveringsdatoen.
Å erklære mangel på intensjon om å ta et merke i bruk kan kompromittere fremtidige registreringsforsøk. Selskaper bør adoptere en proaktiv tilnærming til overvåking av varemerker, spesielt i konkurranseutsatte markeder hvor lignende merker kan oppstå.
Forvekslingsfare forbli et sentral bekymring, særlig når merker deler lignende navn eller logoer. Bedrifter må gjennomføre grundig due diligence for å unngå tvister og sikre at deres varemerker er både særpregede og forsvarbare.
Verktøy som IP Defender kan hjelpe bedrifter med å ligge i forkant av potensielle konflikter ved å overvåke nasjonale varemerkeregistre for konflikter og krenkelser. IP Defender fokuserer utelukkende på overvåking av varemerker, og tilbyr en kostnadseffektiv løsning for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Tjenesten dekker over 50 land, inkludert EU, USA og Australia, og sikrer at merker beskyttes mot useriøse registreringer.
Saken El Roblar fremhever nødvendigheten av klarhet, forberedelse og en forpliktelse til reell intensjon i varemerkeretten. For bedrifter som navigerer i merkevareutvikling, er innsatsen høy, og konsekvensene av feiltrinn kan være betydelige.