La Corte Federale d'Appello (FCA) ha recentemente confermato un'ingiunzione contro l'uso del marchio BYOOVIZ per un farmaco biosimilare oftalmico, rafforzando il principio legale secondo cui marchi simili possono creare confusione nel mercato. La decisione, Samsung Bioepis v Novart, 2025 FCA 212, segna un momento cruciale nel diritto dei marchi, sottolineando l'importanza di monitorare e prevenire la confusione dei consumatori.
La Controversia: BEOVU vs. BYOOVZ
Novartis detiene il marchio registrato BEOVU per il suo farmaco anti-VEGF, utilizzato per trattare la degenerazione maculare legata all'età umida (AMD). Il principio attivo di BEOVU è il brolucizumab. Samsung Bioepis e Biogen hanno lanciato un biosimilare con il nome commerciale BYOOVIZ, un prodotto progettato per imitare Novart, un farmaco utilizzato per la stessa patologia.
Novartis ha intentato una causa alleging violazione del marchio, concorrenza sleale (passing off) e danno alla propria reputazione commerciale (goodwill). Il tribunale di primo grado ha stabilito che il marchio BYOOVIZ era suscettibile di confondere pazienti e professionisti sanitari, violando la Legge sui Marchi del Canada. È stata emessa un'ingiunzione permanente per bloccare l'uso di BYOOVIZ.
Samsung Bioepis e Biogen hanno fatto appello, sostenendo che l'ingiunzione dovesse essere sospesa in attesa di revisione. La FCA ha respinto tale richiesta, confermando la sentenza del tribunale di primo grado.
Pronunce Legali Chiave: I Pazienti come Consumatori
Una questione centrale nell'appello verteva sul fatto se i pazienti, e non solo i medici o i farmacisti, dovessero essere considerati consumatori rilevanti per valutare la confusione dei marchi.
La FCA ha stabilito che i pazienti devono essere inclusi nell'analisi. La corte ha sottolineato che il test per la probabilità di confusione è ipotetico e non dipende dall'effettiva esposizione al marchio. Ciò si allinea con recenti decisioni della Corte Suprema, tra cui Mattel v 3894207 Canada Inc e Masterpiece v Alavida Lifestyles, che enfatizzano come il diritto dei marchi protegga la capacità dei consumatori di fare scelte informate.
La corte ha anche citato Ciba-Geigy Canada v Apotex, una causa storica che riconosce i pazienti come portatori di interesse nei marchi dei farmaci da prescrizione. La FCA ha avallato l'affidamento del tribunale di primo grado su questo precedente, evidenziando l'obiettivo politico più ampio di prevenire l'inganno dei consumatori.
Implicazioni per le Aziende
La sentenza rafforza il concetto che la sola somiglianza tra marchi può innescare azioni legali, indipendentemente da un'effettiva sovrapposizione di mercato. Le aziende devono monitorare proattivamente potenziali conflitti, specialmente nei settori in cui la sicurezza dei pazienti e la chiarezza del trattamento sono fondamentali.
Per le aziende farmaceutiche, la decisione sottolinea la necessità di bilanciare l'innovazione con il rispetto per i marchi esistenti. I produttori di biosimilari, in particolare, affrontano un controllo più rigoroso a causa della natura critica dei loro prodotti.
Il caso segnala anche un cambiamento nell'attenzione giudiziaria verso la protezione della fiducia dei consumatori. I tribunali stanno dando sempre più priorità al ruolo degli utenti finali nelle controversie sui marchi, assicurando che i brand siano ritenuti responsabili per potenziali confusioni.
Esito e Prossimi Passi
La FCA ha respinto l'appello ma ha concesso una sospensione dell'ingiunzione, in attesa di un potenziale riesame da parte della Corte Suprema. Prima della sentenza, Samsung Bioepis aveva già ribattezzato il suo prodotto come MELVIZO, segnalando una mossa strategica per evitare ulteriori implicazioni legali.
Questo caso serve da promemoria per le aziende che navigano nel diritto dei marchi. La confondibilità non è solo un rischio legale: è anche un rischio reputazionale e operativo. Il monitoraggio, l'intervento tempestivo e la denominazione strategica sono essenziali per evitare costose controversie e proteggere l'integrità del brand.
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L'importanza di un monitoraggio proattivo dei marchi non può essere sopravvalutata. Grazie all'esperienza di IP Defender nell'identificare e mitigare i rischi, le aziende possono salvaguardare la propria proprietà intellettuale ed evitare le insidie delle controversie legali.