La Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit a récemment confirmé que les jetons non fongibles (NFT) peuvent être qualifiés d'actifs de marque déposée au titre du Lanham Act. Cette décision, centrée sur un litige impliquant la collection de NFT du Bored Ape Yacht Club, marque une évolution majeure dans le traitement juridique des actifs numériques. Les NFT – des actifs numériques dotés de codes logiciels uniques et de composants perceptibles tels que des œuvres d'art – ont désormais le potentiel de servir d'identifiants de source, à l'instar des marques déposées traditionnelles. Cette classification ouvre de nouvelles perspectives pour les prêteurs, leur permettant de traiter les NFT comme des garanties s'ils remplissent des critères spécifiques. Alors que ces actifs gagnent en importance dans tous les secteurs, il est crucial pour les institutions financières de comprendre leur statut juridique.
Pour les prêteurs cherchant à garantir des NFT en tant que marques déposées, le processus reflète les procédures traditionnelles en matière de marques. Premièrement, les NFT sont qualifiés de marques déposées s'ils identifient la source de biens ou de services numériques. Deuxièmement, un dépôt UCC-1 est requis pour parfaire une sûreté réelle, accompagné d'un contrat de garantie avec l'emprunteur. Troisièmement, une diligence raisonnable est essentielle : vérifier le statut de marque déposée du NFT et sa valeur marchande avant de procéder. Cette étape est cruciale, car des conflits ou des enregistrements contrefaisants peuvent compromettre la valeur de l'actif.
Les prêteurs devraient également envisager des dépôts facultatifs auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) afin d'améliorer la notification aux tiers, bien que les dépôts UCC suffisent à eux seuls pour établir la priorité légale. Cependant, la complexité des actifs numériques exige plus que des vérifications standard. Des outils tels qu'IP Defender, qui surveille les bases de données nationales de marques déposées pour détecter les conflits et les contrefaçons, peuvent aider à identifier les risques potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. La couverture mondiale d'IP Defender dans plus de 50 pays – y compris l'UE, les États-Unis et l'Australie – garantit que les entreprises restent en avance sur les menaces qui pourraient échapper à une diligence raisonnable traditionnelle.
L'affaire opposant Yuga Labs à Ryder Ripps a mis en lumière la double nature des NFT. Yuga Labs, créateur des NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), a poursuivi Ripps pour avoir utilisé des images et un branding similaires dans sa propre collection de NFT. Ripps a soutenu que les NFT ne constituent pas des « biens » au sens du Lanham Act et ne sont donc pas éligibles à la protection par marque déposée. Le tribunal a rejeté cet argument, statuant que les NFT fonctionnent comme des biens identifiant la source. Toutefois, il a souligné que Yuga Labs doit fournir des preuves plus solides de confusion chez les consommateurs pour réussir dans sa demande en contrefaçon. Cette décision souligne le cadre juridique en évolution pour les actifs numériques, où la clarté et la protection proactive sont primordiales.
La sécurisation des NFT en tant que marques déposées implique un processus en deux étapes. Premièrement, les prêteurs doivent créer une sûreté réelle en vertu de l'article 9 du Code de commerce uniforme (UCC), en traitant les NFT comme des « biens incorporels généraux ». Un contrat de garantie doit décrire le NFT de manière suffisante, y compris son composant perceptible, ses détails d'enregistrement et son code source. Deuxièmement, la perfection de la sûreté réelle nécessite le dépôt d'un état de financement UCC-1 auprès du secrétaire d'État de l'État du débiteur. Bien que les dépôts auprès de l'USPTO ne soient pas obligatoires, ils offrent une notification et une transparence supplémentaires, particulièrement lors de la diligence raisonnable.
La reconnaissance juridique des NFT en tant qu'actifs de marque déposée reflète leur importance économique croissante. Pour les prêteurs, ce changement présente à la fois des opportunités et des risques. En respectant les cadres juridiques établis, les institutions financières peuvent mieux naviguer dans les complexités liées à la garantie des actifs numériques, assurant ainsi une protection robuste dans une économie de plus en plus numérique.