La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito ha recentemente confermato che i token non fungibili (NFT) possono qualificarsi come beni marchi ai sensi del Lanham Act. Questa sentenza, incentrata su una controversia riguardante la collezione di NFT del Bored Ape Yacht Club, segna uno sviluppo significativo nel trattamento legale delle attività digitali. Gli NFT, ovvero asset digitali caratterizzati da codici software unici e componenti percepibili come opere d'arte, hanno ora il potenziale di fungere da identificatori di origine, analogamente ai marchi tradizionali. Questa classificazione apre nuove opportunità per i finanziatori, consentendo loro di trattare gli NFT come garanzia qualora soddisfino criteri specifici. Man mano che questi asset acquisiscono rilevanza in diversi settori, comprenderne lo status legale diventa fondamentale per le istituzioni finanziarie.
Per i finanziatori che intendono garantire gli NFT come marchi, il processo ricalca le procedure tradizionali relative ai marchi. In primo luogo, gli NFT si qualificano come marchi se identificano l'origine di beni o servizi digitali. In secondo luogo, è necessario presentare una dichiarazione UCC-1 per perfezionare un diritto reale di garanzia, unitamente a un contratto di garanzia con il mutuatario. In terzo luogo, la due diligence è essenziale: verificare lo status di marchio dell'NFT e il suo valore di mercato prima di procedere. Questo passaggio è cruciale, poiché conflitti o registrazioni che violano diritti altrui possono compromettere il valore dell'asset.
I finanziatori dovrebbero inoltre valutare depositi facoltativi presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) per migliorare la notifica a terzi, sebbene i soli depositi UCC siano sufficienti a stabilire la priorità legale. Tuttavia, la complessità delle attività digitali richiede controlli più approfonditi rispetto agli standard consueti. Strumenti come IP Defender, che monitora i database nazionali dei marchi alla ricerca di conflitti e violazioni, possono aiutare a identificare potenziali rischi prima che escalino. La copertura globale di IP Defender in oltre 50 paesi, inclusi UE, USA e Australia, garantisce che le imprese restino un passo avanti rispetto alle minacce che potrebbero sfuggire alla due diligence tradizionale.
Il caso tra Yuga Labs e Ryder Ripps ha evidenziato la duplice natura degli NFT. Yuga Labs, creatore degli NFT del Bored Ape Yacht Club (BAYC), ha citato in giudizio Ripps per l'utilizzo di immagini e branding simili nella propria collezione di NFT. Ripps ha sostenuto che gli NFT non costituiscono "beni" ai sensi del Lanham Act e quindi non sono idonei alla protezione come marchi. Il tribunale ha respinto tale affermazione, stabilendo che gli NFT funzionano come beni identificativi dell'origine. Tuttavia, ha sottolineato che Yuga Labs deve fornire prove più solide di confusione tra i consumatori per avere successo nella sua azione per violazione di marchio. Questa decisione sottolinea il quadro giuridico in evoluzione per le attività digitali, in cui chiarezza e protezione proattiva sono fondamentali.
La messa in sicurezza degli NFT come marchi comporta un processo in due fasi. In primo luogo, i finanziatori devono costituire un diritto reale di garanzia ai sensi dell'Articolo 9 dell'Uniform Commercial Code (UCC), trattando gli NFT come "beni immateriali generici". Un contratto di garanzia deve descrivere l'NFT in modo sufficiente, includendo la sua componente percepibile, i dettagli della registrazione e il codice sorgente. In secondo luogo, il perfezionamento del diritto reale di garanzia richiede il deposito di una dichiarazione di finanziamento UCC-1 presso il Segretario di Stato dello Stato del debitore. Sebbene i depositi presso l'USPTO non siano obbligatori, offrono una maggiore notifica e trasparenza, specialmente durante la due diligence.
Il riconoscimento legale degli NFT come beni marchi riflette la loro crescente importanza economica. Per i finanziatori, questo cambiamento presenta sia opportunità che rischi. Rispettando i quadri giuridici consolidati, le istituzioni finanziarie possono navigare meglio nelle complessità legate alla garanzia delle attività digitali, assicurando una protezione robusta in un'economia sempre più digitale.