Curtea de Apel a Circuitului Federal din SUA a anulat recent o hotărâre a Consiliului de Judecată și Apel în Materie de Mărci (Trademark Trial & Appeal Board) care respinsese o cerere de înregistrare a mărciiKAHWA, depusă de Bayou Grande Coffee Roasting Co. pentru cafenele și magazine de cafea. Instanța a stabilit că doctrina echivalenților străini – utilizată pentru a evalua dacă o marcă străină este generică sau descriptivă în limba engleză – nu se aplică, deoareceKAHWAare un sens distinct și bine stabilit în limba engleză.
Bayou a depus o cerere de înregistrare a mărciiKAHWAîn 2021, susținând utilizarea acesteia încă din 2008. Oficiul SUA pentru Brevete și Mărci (USPTO) a respins marca, argumentând că aceasta este generică sau descriptivă conform doctrinei echivalenților străini. Agenția a citat sensul termenuluiKAHWAca fiind „cafea" în limba arabă. Bayou a contestat acest lucru, susținând că termenul se referă la un tip specific de ceai verde din Kashmir, un produs care nu este vândut în mod obișnuit în cafenelele sau magazinele de cafea din SUA.
USPTO a menținut inițial respingerea, iar Consiliul de Apel în Materie de Mărci a confirmat decizia, punând accent pe interpretarea ceaiului verde din Kashmir. Cu toate acestea, Circuitul Federal a infirmat această hotărâre, concluzionând că Consiliul nu dispunea de suficiente probe pentru a-și susține constatările.
Instanța a subliniat că relyarea Consiliului pe sensul de ceai verde din Kashmir a fost eronată. Aceasta a observat că nicio cafenea sau magazin de cafea din SUA nu vindekahwa, ceea ce face ca afirmația privind caracterul generic să fie neîntemeiată. Instanța a respins, de asemenea, afirmația Consiliului conform căreiaKAHWAera doar descriptivă, argumentând că termenul nu descrie în mod inerent un produs sau o caracteristică a serviciilor de cafenea.
O problemă centrală a fost aplicarea doctrinei echivalenților străini. Conform acestei doctrine, o marcă străină poate fi evaluată din punctul de vedere al caracterului generic sau descriptiv prin traducerea sa în limba engleză. Cu toate acestea, instanța a stabilit că traducerea nu era necesară în acest caz, deoareceKAHWAare deja un sens bine stabilit în limba engleză – ceai verde din Kashmir. Acest sens a făcut traducerea în limba arabă irelevantă, invalidând astfel argumentul bazat pe echivalenții străini.
Cazul subliniază importanța vigilenței în materie de mărci și a înțelegerii sensurilor alternative ale unei mărci. Pentru companii, această hotărâre evidențiază faptul că caracterul descriptiv sau generic al unei mărci depinde de utilizarea și percepția sa reală pe piață, nu doar de echivalenții în limbi străine.
Companiile care solicită protecție prin marcă trebuie să se asigure că mărcile lor nu sunt nici generice, nici descriptive pe piața țintă. Aceasta include verificarea faptului că marca nu descrie inadvertent un produs, un serviciu sau o caracteristică asociată în mod obișnuit cu industria respectivă.
Decizia reiterează necesitatea unor probe clare în litigiile privind mărcile. Instanțele vor analiza cu atenție dacă sensul unei mărci este larg recunoscut sau este doar speculativ. Companiile ar trebui să documenteze modul în care mărcile lor sunt utilizate și percepute pentru a-și consolida cazurile.
Confuzabilitatea mărcilor rămâne o preocupare centrală pentru companii. Deși cazul KAHWA s-a concentrat pe caracterul descriptiv, principii similare se aplică și probabilității de confuzie. Mărcile care seamănă cu mărci existente sau care transmit asocieri înșelătoare pot fi respinse.
Pentru a atenua riscurile, companiile ar trebui să efectueze căutări amănunțite în domeniul mărcilor și să ia în considerare înregistrarea mărcilor în clasele relevante. Monitorizarea proactivă a potențialelor conflicte poate preveni litigii costisitoare și poate proteja integritatea brandului.
IP Defender monitorizează bazele de date naționale de mărci pentru a identifica conflicte și încălcări, ajutând companiile să identifice și să soluționeze problemele potențiale înainte ca acestea să escaladeze. Prin urmărirea activității în peste 50 de țări, inclusiv în UE, SUA și Australia, IP Defender asigură o protecție cuprinzătoare împotriva înregistrărilor frauduloase sau confuzabile.
Acest caz servește drept amintire că legislația în domeniul mărcilor este nuanțată, necesitând un echilibru între protejarea proprietății intelectuale și asigurarea concurenței loiale. Pentru companii, claritatea, probele și planificarea strategică sunt esențiale pentru navigarea acestor complexități.