Den utvidede klagenemnda (EBA) ved Det europeiske patentkontoret (EPO) har avsagt en betydelig dom, G 1/23, som fundamentalt endrer hvordan tidligere kjennskap (prior art) vurderes innenfor europeisk patentrett. Denne skjebnesvangre avgjørelsen utvider definisjonen av tidligere kjennskap, med vidtrekkende konsekvenser for bedrifter og strategier for immaterielle rettigheter på alle tekniske områder.
Ny tolkning av standarder for tidligere kjennskap
Tidligere, under EPOs praksis slik den var skissert i G 1/92, ble et produkt som var tilgjengelig for allmennheten bare ansett som tidligere kjennskap hvis det kunne analyseres og replikeres av en fagkyndig person. Dette standpunktet ekskluderte noen ganger komplekse produkter eller produkter med uklar struktur, selv om de var kommersielt tilgjengelige.
G 1/23 tilsidesetter denne tolkningen. EBA slår nå fast at ethvert produkt som gjøres offentlig tilgjengelig – gjennom salg, distribusjon eller andre midler – anses som tidligere kjennskap i henhold til artikkel 54(2) EPC. Videre må all teknisk informasjon som kan utledes av et slikt produkt, enten gjennom målbare egenskaper eller observerbare karakteristikker, tas i betraktning ved vurdering av nyhet og oppfinnervirksomhet.
Dette skiftet eliminerer konseptet med «hemmelige fristeder», noe som betyr at hvis et produkt selges offentlig, selv med begrensede eller ikke-offentliggjorte tekniske detaljer, kan det nå utfordre nyheten eller den oppfinnervirksomheten i et senere innlevert patent. Denne nye tolkningen bringer europeisk rett nærmere aspekter ved doktrinen om «on-sale bar» i USA etter 35 U.S.C. § 102, samtidig som den beholder distinkte forskjeller, slik som Europas eksklusive fokus på offentlig tilgjengelige produkter og fraværet av nådefrister som finnes i amerikansk lov.
Bredere konsekvenser på tvers av tekniske felt
Virkningen av G 1/23 strekker seg over en lang rekke tekniske felt:
Høyteknologi og «svarte boks»-scenarier
I sektorer som legemidler eller bioteknologi, der sammensetninger kan være vanskelige å fastslå, sikrer G 1/23 at markedsførte produkter kan tjene som tidligere kjennskap. For eksempel kan en patentert algoritme innebygd i en kommersiell enhet møte utfordringer hvis enhetens atferd iboende avslører algoritmens output.
Programvare og elektronikk
Innen programvareutvikling kan en markedsført enhet forhåndse eller gjøre en oppfinnelse åpenbar basert på dens avslørte funksjonalitet. Utøvere må nå vurdere både kildekode og observerbar atferd når de vurderer oppfinnervirksomhet.
Utnyttelse av tidligere bruk i innsigelser/søksmål
Patentinnsigere og parter i søksmål bør vurdere tidligere produktsalg eller -bruk når de challengerer et patent. Selv om et produkts nøyaktige sammensetning er ukjent, kan alle offentlig tilgjengelige funksjoner brukes til å argumentere for ugyldighet. Bevis som laboratorieanalyser, bekreftelser (affidavits) eller datert produktlitteratur vil være avgjørende for å etablere tidligere kjennskap.
Denne avgjørelsen reiser også tvil om patenter som tidligere ble innvilget under den nå forkastede tolkningen av G 1/92. Patenter som stolte på at en tidligere bruk ble ansett som ikke-gjennomførende (non-enabling), kan nå møte økt gransking.
Konklusjon
G 1/23 representerer et betydelig skift i europeisk immaterialrett, utvider omfanget av tidligere kjennskap og introduserer nye utfordringer for patentsøkere og utøvere. Den understreker viktigheten av transparens i produktmarkedsføring og fremhever potensielle sårbarheter hos tidligere innvilgede patenter over for utfordringer basert på tidligere bruk.
Etter som teknologien utvikler seg og produkter blir stadig mer komplekse, vil det være essensielt for selskaper som navigerer i det stadig evoluerende landskapet for immaterielle rettigheter, å holde seg informert om rettslige utviklinger som G 1/23.