Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal baru saja membatalkan putusan Dewan Uji Coba dan Banding Merek Dagang yang sebelumnya menolak permohonan pendaftaran merek dagang KAHWA, yang diajukan oleh Bayou Grande Coffee Roasting Co. untuk digunakan pada kafe dan toko kopi. Pengadilan menetapkan bahwa doktrin setara asing—yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah merek asing bersifat generik atau deskriptif dalam bahasa Inggris—tidak berlaku karena KAHWA memiliki makna yang khas dan mapan dalam bahasa Inggris.
Bayou mengajukan permohonan merek dagang untuk KAHWA pada tahun 2021, dengan menyatakan penggunaan sejak tahun 2008. Kantor Paten dan Merek Dagang AS (USPTO) menolak merek tersebut dengan alasan bahwa merek itu bersifat generik atau deskriptif berdasarkan doktrin setara asing. Badan tersebut mengutip makna KAHWA sebagai "kopi" dalam bahasa Arab. Bayou membantah hal ini dengan contend bahwa istilah tersebut merujuk pada jenis khusus teh hijau Kashmir, yaitu produk yang umumnya tidak dijual di kafe atau toko kopi di AS.
Awalnya, USPTO mempertahankan penolakan tersebut, dan Dewan Banding Merek Dagang menguatkan keputusan itu dengan menekankan interpretasi teh hijau Kashmir. Namun, Sirkuit Federal membatalkan putusan tersebut, menyimpulkan bahwa Dewan tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung temuan mereka.
Pengadilan menyoroti bahwa ketergantungan Dewan pada makna teh hijau Kashmir adalah keliru. Pengadilan mencatat bahwa tidak ada kafe atau toko kopi di AS yang menjual kahwa, sehingga klaim mengenai sifat generiknya tidak memiliki dasar. Pengadilan juga menolak dalilan Dewan bahwa KAHWA hanyalah bersifat deskriptif, dengan berargumen bahwa istilah tersebut secara inheren tidak menggambarkan produk atau fitur dari layanan kafe.
Isu utama dalam kasus ini adalah penerapan doktrin setara asing. Berdasarkan doktrin ini, sebuah merek asing dapat dinilai sifat generik atau deskriptifnya dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Namun, pengadilan memutuskan bahwa penerjemahan tidak diperlukan dalam kasus ini karena KAHWA sudah memiliki makna dalam bahasa Inggris yang mapan, yaitu teh hijau Kashmir. Makna ini membuat terjemahan bahasa Arab menjadi tidak relevan, sehingga membatalkan argumen mengenai setara asing.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap merek dagang dan pemahaman mengenai makna alternatif dari suatu merek. Bagi pelaku usaha, putusan ini menegaskan bahwa sifat deskriptif atau generik dari sebuah merek bergantung pada penggunaan dan persepsi aktualnya di pasar, bukan semata-mata pada setara bahasa asingnya.
Perusahaan yang寻求 perlindungan merek dagang harus memastikan bahwa merek mereka tidak bersifat generik maupun deskriptif di pasar sasaran. Hal ini mencakup verifikasi bahwa merek tersebut tidak secara tidak sengaja menggambarkan produk, layanan, atau karakteristik yang umum diasosiasikan dengan industri terkait.
Putusan ini memperkuat kebutuhan akan bukti yang jelas dalam sengketa merek dagang. Pengadilan akan meneliti secara cermat apakah makna suatu merek diakui secara luas atau hanya bersifat spekulatif. Pelaku usaha harus mendokumentasikan bagaimana merek mereka digunakan dan dipersepsikan untuk memperkuat posisi mereka.
Tingkat kemiripan yang menimbulkan kebingungan (confusability) pada merek dagang tetap menjadi concerns utama bagi pelaku usaha. Meskipun kasus KAHWA berfokus pada sifat deskriptif, prinsip serupa juga berlaku untuk kemungkinan timbulnya kebingungan. Merek yang menyerupai merek dagang yang sudah ada atau menyampaikan asosiasi yang menyesatkan mungkin akan menghadapi penolakan.
Untuk memitigasi risiko, perusahaan harus melakukan pencarian merek dagang secara menyeluruh dan mempertimbangkan pendaftaran merek dalam kelas yang relevan. Pemantauan proaktif terhadap potensi konflik dapat mencegah pertarungan hukum yang mahal dan melindungi integritas merek.
IP Defender memantau database merek dagang nasional untuk mendeteksi konflik dan pelanggaran, membantu bisnis mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum berkembang. Dengan melacak lebih dari 50 negara, termasuk Uni Eropa, AS, dan Australia, IP Defender memastikan perlindungan komprehensif terhadap pendaftaran yang curang atau yang berpotensi menimbulkan kebingungan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa hukum merek dagang penuh dengan nuansa, yang membutuhkan keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan memastikan persaingan yang adil. Bagi pelaku usaha, kejelasan, bukti, dan perencanaan strategis merupakan hal yang esensial dalam menavigasi kompleksitas ini.