De divergentie tussen het merkenrecht van de Europese Unie en de intellectuele-eigendomsregimes van het Verenigd Koninkrijk heeft aanzienlijke juridische complexiteit geïntroduceerd, met name wat betreft de vaststelling van "indieningsdata" voor merken die beide rechtsgebieden overbruggen. Een recent hoger beroep, Parabolica Limited v Tesla Holding AS, heeft een cruciaal aspect van dit kader verduidelijkt: de definitie van een relevante indieningsdatum is bepalend in zaken waarbij beschuldigingen van te kwader trouw aan de orde zijn. Dit onderstreept het kritische belang van Understanding Trademark Genericide: A Comprehensive Overview bij het beoordelen van langdurige merkrechten over grenzen heen.
Te kwader trouw definiëren aan de hand van timing
Merkenbezwaren hangen fundamenteel af van timing. Het indienen van een merk nadat een concurrent gevestigde rechten heeft verworven, leidt vaak tot onderzoek naar te kwader trouw – specifiek of de aanvrager de intentie heeft om gratis mee te liften op de bestaande reputatie.
In deze zaak verzette Tesla Holding AS zich tegen de aanvraag voor een Brits merk van Parabolica Limited. De uitkomst hing af van welke datum leidend was voor de indieningsstatus van Parabolica:
De datum van de Britse aanvraag: 14 september 2021.
De EU-prioriteitsdatum: 17 oktober 2006 (afgeleid van een gerelateerd EU-merk).
Tesla Holding AS bezat verschillende Britse merken die tussen 2006 en 2021 waren ingediend. De vaststelling van de toepasselijke datum was doorslaggevend. Een indieningsdatum in 2021 zou de aanvraag van Parabolica na de rechten van Tesla plaatsen, wat zou leiden tot een bevinding van te kwader trouw. Als daarentegen de prioriteitsdatum uit 2006 van toepassing zou zijn, zou de claim van Parabolica voorafgaan aan de indieningen van Tesla, waardoor het argument van te kwader trouw zou vervallen.
Juridische interpretatie van de Brexit-verordeningen
Het geschil draaide om Bijlage 2A van de Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. Artikel 25 van deze bijlage bepaalde dat voor Britse aanvragen die gekoppeld zijn aan een bestaand EU-merk, de relevante indieningsdatum de vroegste is van de EU-indieningsdatum of de prioriteitsdatum. Deze regel geldt "met het oog op het vaststellen welke rechten voorrang hebben".
Parabolica Limited pleitte voor universele toepassing van deze bepaling. Tesla Holding AS voerde echter aan dat Artikel 25 alleen gold voor weigeringen op "relatieve gronden" (conflicten met eerdere merken), niet op "absolute gronden". Zij betoogden dat, aangezien het bezwaar gebaseerd was op relatieve gronden, de bedoeling van de verordening de reikwijdte ervan in hun voordeel beperkte.
De Hearing Officer keek verder dan de nationale regelgeving en richtte zich op het Withdrawal Agreement zelf. Artikel 59, lid 1, geeft aanvragers het recht om zich te beroepen op de indienings- of prioriteitsdatum van een gerelateerd EU-merk, zonder onderscheid te maken tussen absolute en relatieve weigeringsgronden. Omdat het Withdrawal Agreement rechtstreeks werkend is in het Britse recht, gaat het boven de nauwere interpretatie van de nationale regelgeving uit.
De uitspraak: Prioriteit prevaleert
Het hoger beroep slaagde. De Hearing Officer oordeelde dat Parabolica Limited gerechtigd was om haar EU-prioriteitsdatum uit 2006 te gebruiken als de relevante indieningsdatum voor haar Britse aanvraag. Hiermee werd vastgesteld dat de claim van Parabolica voorafging aan de latere indieningen van Tesla Holding AS, waardoor de oorspronkelijke beslissing waarin te kwader trouw werd vastgesteld, werd teruggedraaid.
Deze uitspraak bevestigt dat aanvragers met gekoppelde EU-merken hun oorspronkelijke prioriteitsdata in het VK kunnen benutten, zelfs voor aanvragen die tot negen maanden na IP Completion Day (31 december 2020) zijn ingediend.
Strategische implicaties voor intellectueel-eigendomsbeheer
Hoewel deze beslissing duidelijkheid biedt, introduceert ze complexiteiten voor merkenmonitoring. Bedrijven moeten hun strategieën als volgt aanpassen:
Monitoring van gekoppelde EU-indieningen
Traditionele monitoring van Britse merken vertrouwt op databases met Britse aanvragen. Een Britse aanvraag kan haar juridische kracht echter ontlenen aan een oudere EU-indiening. Concurrenten lijken mogelijk laat de markt te betreden, maar houden effectieve prioriteitsdata aan die jaren eerder liggen.
- Actie: Analyseer bij het beoordelen van potentiële conflicten alle gekoppelde registraties bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) die mogelijk prioriteit claimen terug naar een eerdere datum, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op de datum van de Britse aanvraag.###Inzicht in de drempel voor te kwader trouw
Te kwader trouw wordt evenzeer gecontextualiseerd door de tijdlijn als door de intentie. Een aanvrager die vandaag een Brits merk indient, kan rechten bezitten die meer dan een decennium teruggaan vanwege EU-prioriteitsclaims. Omgekeerd moeten tegenpartijen bewijzen dat de timing van een aanvrager strategisch was ontworpen om bestaande rechten te omzeilen.
- Actie: Als u eerdere Britse merkrechten bezit, erken dan dat concurrenten die laat indienen uw positie kunnen uitdagen op basis van oudere EU-prioriteitsdata. Verzamel vroeg in elk geschil bewijsmateriaal regarding de tijdlijn van de marktactiviteiten van beide partijen.###Benutten van prioriteitsclaims
Voor bedrijven die zowel in de EU als in het VK actief zijn, is het essentieel om ervoor te zorgen dat prioriteitsclaims correct gedocumenteerd zijn. Een correct aangevoerde prioriteitsdatum dient als een krachtig schild tegen bezwaren die jaren later worden ingediend.
- Actie: Audit regulariserend merkenportefeuilles om ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende Britse aanvragen correct prioriteit claimen op basis van eerdere EU-indieningen. Dit maximaliseert de beschermingsperiodes en minimaliseert de kwetsbaarheid voor concurrenten die later indienen.