유럽 연합 상표법과 영국 지식재산권 제도 간의 괴리는 특히 양쪽 관할권에 걸친 상표의"출원일"결정과 관련하여 상당한 법적 복잡성을 초래했습니다. 최근의 항소 사건인 Parabolica Limited v Tesla Holding AS 는 이 프레임워크의 핵심적인 측면을 명확히 했습니다. 즉, 관련 출원일의 정의는 악의 (bad faith) 주장이 포함된 사안에서 결정적이라는 점입니다. 이는 국경을 초월한 장기 브랜드 권리를 평가할 때 상표의 일반명사화 이해: 종합 개요 가 얼마나 중요한지 보여줍니다.
타이밍을 통한 악의 정의
상표 이의 신청은 근본적으로 타이밍에 달려 있습니다. 경쟁자가 확립된 권리를 확보한 후에 상표를 출원하는 경우, 종종 기존 평판에 편승하려는 의도가 있는지 여부와 같은 악의 문제에 대한 조사가 촉발됩니다.
이번 사건에서 Tesla Holding AS 는 Parabolica Limited 의 영국 상표 출원에 이의를 제기했습니다. 그 결과는 Parabolica 의 출원 상태를 규정하는 날짜가 어느 것인지에 따라 달라졌습니다:
영국 출원일: 2021 년 9 월 14 일.
EU 우선권일: 2006 년 10 월 17 일 (연계된 EU 상표에서 파생됨).
Tesla Holding AS 는 2006 년부터 2021 년 사이에 출원된 여러 영국 상표를 보유하고 있었습니다. 적용 가능한 날짜를 결정하는 것이 결정적이었습니다. 2021 년 출원일이 적용되면 Parabolica 의 출원은 Tesla 의 권리 이후가 되어 악의 판단을 지지하게 됩니다. 반대로 2006 년 우선권일이 적용된다면 Parabolica 의 권리는 Tesla 의 출원보다 앞서게 되어 악의 주장은 무효화됩니다.
브렉시트 규정에 대한 법적 해석
이 분쟁은 상표 (개정 등) (EU 탈퇴) 규정 2019 부칙 2A 에 초점을 맞추었습니다. 이 부칙 제 25 조는 기존 EU 상표와 연계된 영국 출원의 경우, 관련 출원일은 EU 출원일 또는 우선권일 중 가장早い 날짜라고 규정합니다. 이 규칙은"어떤 권리가 우선하는지를确立하기 위한 목적"으로 적용됩니다.
Parabolica Limited 는 이 조항의 보편적 적용을 주장했습니다. 반면 Tesla Holding AS 는 제 25 조가"상대적 사유"(이전 상표와의 충돌) 에 의한 거절에만 적용되며"절대적 사유"에는 적용되지 않는다고 반박했습니다. 그들은 이의 신청이 상대적 사유에 기반하고 있으므로 규정의 취지가 자신들에게 유리하도록 범위를 제한한다고 주장했습니다.
심리관은 국내 규정을 넘어 탈퇴 협정 자체를 고찰했습니다. 탈퇴 협정 제 59 조 제 1 항은 신청인이 절대적 거절 사유와 상대적 거절 사유를 구분하지 않고 연계된 EU 상표의 출원일 또는 우선권일에 의존할 권리를 부여합니다. 탈퇴 협정은 영국 법률에서 직접 효력을 가지므로, 국내 규정의 좁은 해석보다 우선합니다.
판결: 우선권이 승리하다
항소는 성공했습니다. 심리관은 Parabolica Limited 가 영국 출원의 관련 출원일로 2006 년 EU 우선권일을 사용할 자격이 있다고 판결했습니다. 이는 Parabolica 의 권리가 Tesla Holding AS 의 후속 출원보다 앞선다는 것을 확립하여, 원래 악의가 있다고 판단했던 결정을 뒤집었습니다.
이번 판결은 연계된 EU 상표를 보유한 신청자들이 지식재산권 완료일 (2020 년 12 월 31 일) 이후 최대 9 개월까지 제출된 출원에 대해서도 영국에서 원래의 우선권일을 활용할 수 있음을 확인시켜 줍니다.
지식재산권 관리에 대한 전략적 시사점
이번 결정은 명확성을 제공하지만, 상표 모니터링에는 새로운 복잡성을 도입합니다. 기업들은 다음과 같이 전략을 조정해야 합니다:
연계된 EU 출원 모니터링
전통적인 영국 상표 모니터링은 영국 출원 데이터베이스에 의존합니다. 그러나 영국 출원은 더 오래된 EU 출원으로부터 법적 효력을 파생할 수 있습니다. 경쟁자들은 시장에 늦게 진입한 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 수년 전의 유효한 우선권일을 보유하고 있을 수 있습니다.
- 조치: 잠재적 충돌을 평가할 때, 단순히 영국 출원일만 의존하지 말고 더 이른 날짜로 소급하여 우선권을 주장할 수 있는 연계된 유럽 연합 지식재산청 (EUIPO) 등록 여부를 분석하십시오.
악의 기준 이해하기
악의는 의도만큼이나 타임라인에 의해 좌우됩니다. 오늘 영국 상표를 출원하는 신청자는 EU 우선권 주장으로 인해 10 년 이상 소급되는 권리를 보유할 수 있습니다. 반대로 이의를 제기하는 측은 신청자의 타이밍이 기존 권리를 우회하도록 전략적으로 설계되었음을 입증해야 합니다.
- 조치: 만약 귀하가 선순위 영국 상표 권리를 보유하고 있다면, 늦게 출원한 경쟁자들이 더 오래된 EU 우선권일을 근거로 귀하의 지위에 도전할 수 있음을 인지하십시오. 모든 분쟁 초기 단계에서 양 당사자의 시장 활동 타임라인에 관한 증거를 수집하십시오.
우선권 주장 활용하기
EU 와 영국 모두에서 사업을 영위하는 기업의 경우, 우선권 주장이 올바르게 문서화되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 올바르게 주장된 우선권일은 수년 후에 제기되는 이의 신청에 대비한 강력한 방패 역할을 합니다.
- 조치: 상표 포트폴리오를 정기적으로 감사하여 적격인 모든 영국 출원이 이전 EU 출원으로부터 우선권을 적절히 주장하고 있는지 확인하십시오. 이는 보호 기간을 극대화하고 나중에 출원하는 경쟁자들에게 취약해지는 것을 최소화합니다.