คำพิพากษากรณีเบร็กซิตชี้แจงเรื่องวันยื่นขอสิทธิลำดับแรกในข้อพิพาทเครื่องหมายการค้า

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปและระบอบทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรได้สร้างความซับซ้อนทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกำหนด "วันยื่นคำขอ" สำหรับเครื่องหมายที่ครอบคลุมทั้งสองเขตอำนาจศาล คำอุทธรณ์ล่าสุดในคดี Parabolica Limited v Tesla Holding AS ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญของกรอบกฎหมายนี้ นั่นคือ นิยามของวันยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องเป็นตัวชี้ขาดในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำด้วยความไม่สุจริต สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการ ทำความเข้าใจการกลายเป็นคำสามัญของเครื่องหมายการค้า: ภาพรวมโดยละเอียด เมื่อประเมินสิทธิในแบรนด์ที่มีมายาวนานข้ามพรมแดน

การนิยามความไม่สุจริตผ่านมิติของเวลา

การคัดค้านเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องเวลาเป็นพื้นฐาน การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายหลังจากที่คู่แข่งได้สิทธิอันชอบธรรมที่มั่นคงแล้ว มักจะกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบเกี่ยวกับความไม่สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผู้ยื่นคำขอมุ่งหวังที่จะเกาะกระแสชื่อเสียงที่มีอยู่แล้วหรือไม่

ในคดีนี้ Tesla Holding AS ได้ยื่นคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรของ Parabolica Limited ผลลัพธ์ของคดีขึ้นอยู่กับว่าวันที่ใดจะเป็นตัวกำหนดสถานะการยื่นคำขอของ Parabolica:

1. วันยื่นคำขอในสหราชอาณาจักร: 14 กันยายน 2021

2. วันอ้างสิทธิลำดับแรกในสหภาพยุโรป: 17 ตุลาคม 2006 (ซึ่งได้มาจากเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง)

Tesla Holding AS ถือครองเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรหลายรายการที่ยื่นจดทะเบียนระหว่างปี 2006 ถึง 2021 การตัดสินว่าวันที่ใดจะใช้บังคับจึงเป็นปัจจัยชี้ขาด หากใช้วันยื่นคำขอปี 2021 จะทำให้คำขอของ Parabolica อยู่หลังจากสิทธิของ Tesla ซึ่งสนับสนุนการวินิจฉัยว่ามีความไม่สุจริต ในทางกลับกัน หากใช้วันอ้างสิทธิลำดับแรกปี 2006 คำอ้างของ Parabolica จะมาก่อนการยื่นจดทะเบียนของ Tesla ซึ่งจะทำให้ข้อโต้แย้งเรื่องความไม่สุจริตตกไป

การตีความทางกฎหมายต่อกฎระเบียบ Brexit

ข้อพิพาทมุ่งเน้นไปที่บัญชีรายชื่อที่ 2A (Schedule 2A) ของ กฎระเบียบเครื่องหมายการค้า (แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ) (การออกจากสหภาพยุโรป) ปี 2019 มาตรา 25 ของบัญชีรายชื่อนี้บัญญัติว่า สำหรับการยื่นคำขอในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่มีอยู่ วันยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องคือวันที่เร็วที่สุดระหว่างวันยื่นคำขอในสหภาพยุโรปหรือวันอ้างสิทธิลำดับแรก กฎนี้ใช้บังคับ "เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าสิทธิใดมีลำดับก่อน"

Parabolica Limited โต้แย้งให้มีการบังคับใช้บทบัญญัตินี้ในทุกกรณี ในขณะที่ Tesla Holding AS คัดค้านโดยระบุว่ามาตรา 25 ใช้บังคับเฉพาะกับการปฏิเสธด้วย "เหตุสัมพัทธ์" (ความขัดแย้งกับเครื่องหมายก่อนหน้านี้) ไม่ใช่ "เหตุ絶対" พวกเขาโต้แย้งว่าเนื่องจากฐานการคัดค้านในครั้งนี้是基于เหตุสัมพัทธ์ เจตนารมณ์ของกฎระเบียบจึงจำกัดขอบเขตการใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน

เจ้าหน้าที่ไต่สวนคดีได้พิจารณาเลยไปกว่ากฎระเบียบภายในประเทศไปยังข้อตกลงการถอนตัว (Withdrawal Agreement) โดยตรง มาตรา 59(1) มอบสิทธิให้ผู้ยื่นคำขอสามารถอาศัยวันยื่นคำขอหรือวันอ้างสิทธิลำดับแรกของเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่มีการแยกแยะระหว่างเหตุสัมพัทธ์และเหตุ絶対สำหรับการปฏิเสธ เนื่องจากข้อตกลงการถอนตัวมีผลบังคับใช้โดยตรงในกฎหมายของสหราชอาณาจักร จึงมีผลเหนือกว่าการตีความกฎระเบียบภายในประเทศที่แคบกว่านั้น

คำพิพากษา: สิทธิในการอ้างสิทธิลำดับแรกมีชัยเหนือ

คำอุทธรณ์ประสบผลสำเร็จ เจ้าหน้าที่ไต่สวนคดีวินิจฉัยว่า Parabolica Limited มีสิทธิที่จะใช้วันอ้างสิทธิลำดับแรกในสหภาพยุโรปปี 2006 เป็นวันยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องสำหรับคำขอในสหราชอาณาจักรของตน สิ่งนี้ยืนยันว่าคำอ้างของ Parabolica มีมาก่อนการยื่นจดทะเบียนในเวลาต่อมาของ Tesla Holding AS ซึ่งกลับคำตัดสินเดิมที่ระบุว่ามีความไม่สุจริต

คำพิพากษานี้ยืนยันว่าผู้ยื่นคำขอที่มีเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากวันอ้างสิทธิลำดับแรกเดิมของตนในสหราชอาณาจักรได้ แม้สำหรับคำขอที่ยื่นภายในระยะเวลาเก้าเดือนหลังวันเสร็จสิ้นกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา (31 ธันวาคม 2020)

นัยเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

แม้คำตัดสินนี้จะให้ความชัดเจน แต่ก็สร้างความซับซ้อนสำหรับการติดตามตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ธุรกิจควรปรับกลยุทธ์ดังนี้:

การติดตามตรวจสอบการยื่นจดทะเบียนในสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง

การติดตามตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรแบบดั้งเดิมอาศัยฐานข้อมูลคำขอในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม คำขอในสหราชอาณาจักรอาจได้รับพลังทางกฎหมายจากการยื่นจดทะเบียนในสหภาพยุโรปที่เก่ากว่า คู่แข่งอาจปรากฏตัวเข้าสู่ตลาดช้าแต่ถือวันอ้างสิทธิลำดับแรกที่มีผลย้อนหลังไปหลายปี

• การดำเนินการ: เมื่อประเมินความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ให้วิเคราะห์การจดทะเบียนใดๆ กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจอ้างสิทธิลำดับแรกย้อนกลับไปสู่วันที่เร็วกว่า แทนที่จะพึ่งพาแค่วันยื่นคำขอในสหราชอาณาจักรเพียงอย่างเดียว

การทำความเข้าใจเกณฑ์ของความไม่สุจริต

ความไม่สุจริตถูกกำหนดโดยเส้นเวลาพอๆ กับเจตนา ผู้ยื่นคำขอที่จดทะเบียนเครื่องหมายในสหราชอาณาจักรวันนี้ อาจถือครองสิทธิที่ย้อนหลังไปได้กว่าทศวรรษเนื่องจากการอ้างสิทธิลำดับแรกจากสหภาพยุโรป ในทางกลับกัน ผู้คัดค้านต้องพิสูจน์ว่าการกำหนดเวลาของผู้ยื่นคำขอนั้นถูกออกแบบมาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงสิทธิที่มีอยู่แล้ว

• การดำเนินการ: หากคุณถือครองสิทธิเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรมาก่อน ให้ตระหนักว่าคู่แข่งที่ยื่นจดทะเบียนช้าอาจท้าทายตำแหน่งของคุณโดยอาศัยวันอ้างสิทธิลำดับแรกจากสหภาพยุโรปที่เก่ากว่า รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเวลาของกิจกรรมทางการตลาดของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เนิ่นๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท

การใช้ประโยชน์จากการอ้างสิทธิลำดับแรก

สำหรับบริษัทที่ดำรงpresence ทั้งในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร การรับรองว่าการอ้างสิทธิลำดับแรกได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง วันอ้างสิทธิลำดับแรกที่ระบุไว้อย่างถูกต้องจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันทรงพลังต่อการคัดค้านที่ยื่นในเวลาหลายปีต่อมา

• การดำเนินการ: ตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอเครื่องหมายการค้าเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคำขอในสหราชอาณาจักรที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้อ้างสิทธิลำดับแรกจากการยื่นจดทะเบียนในสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้แล้วอย่างถูกต้อง สิ่งนี้จะช่วยขยายระยะเวลาการคุ้มครองให้สูงสุดและลดความเสี่ยงต่อคู่แข่งที่ยื่นจดทะเบียนในภายหลัง