Uoverensstemmelsen mellom EUs varemerkelovgivning og Storbritannias immateriellrettslige regime har introdusert betydelig juridisk kompleksitet, særlig når det gjelder fastsettelsen av «inngivelsesdatoer» for merker som spenner over begge jurisdiksjoner. En nylig anke, Parabolica Limited v Tesla Holding AS, avklarte et sentralt aspekt ved dette rammeverket: definisjonen av en relevant inngivelsesdato er avgjørende i saker som involverer påstander om ond tro. Dette understreker den kritiske betydningen av Å forstå varemerkegenerisering: En omfattende oversikt ved vurdering av langvarige merkerettigheter på tvers av grenser.
Definering av ond tro gjennom tidspunkt
Innsigelser mot varemerker hviler i bunn og grunn på tidspunkt. Å registrere et merke etter at en konkurrent har sikret seg etablerte rettigheter utløser ofte granskning med hensyn til ond tro – spesifikt om søkeren har til hensikt å ri på andres eksisterende omdømme.
I denne saken motsatte Tesla Holding AS seg Parabolica Limiteds søknad om britisk varemerke. Utfallet avhang av hvilken dato som styrte Parabolicas inngivelsesstatus:
Datoen for søknaden i Storbritannia: 14. september 2021.
Prioritetsdatoen i EU: 17. oktober 2006 (avledet fra et tilknyttet EU-varemerke).
Tesla Holding AS innehadde flere britiske varemerker registrert mellom 2006 og 2021. Fastsettelsen av den gjeldende datoen var avgjørende. En inngivelsesdato i 2021 ville plassere Parabolicas søknad etter Teslas rettigheter, noe som ville støtte en konklusjon om ond tro. Omvendt, hvis prioritetsdatoen fra 2006 ble lagt til grunn, ville Parabolicas krav gå foran Teslas registreringer, og dermed ugyldiggjøre argumentet om ond tro.
Juridisk tolkning av Brexit-forskriftene
Tvisten sentrerte seg om vedlegg 2A til Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. Paragraf 25 i dette vedlegget fastslår at for britiske søknader knyttet til et eksisterende EU-varemerke, er den relevante inngivelsesdatoen den tidligste av EUs inngivelsesdato eller prioritetsdato. Denne regelen gjelder «med henblikk på å fastslå hvilke rettigheter som har forrang».
Parabolica Limited argumenterte for universell anvendelse av denne bestemmelsen. Tesla Holding AS imøtegikk dette med at paragraf 25 kun gjaldt avslag basert på «relative grunner» (konflikter med tidligere merker), ikke «absolutte grunner». De hevdet at siden innsigelsen var basert på relative grunner, begrenset forskriftens intensjon dens anvendelsesområde til deres fordel.
Klageinstansen så beyond nasjonale forskrifter og henviset direkte til uttredelsesavtalen. Artikkel 59(1) gir søkere rett til å stole på inngivelses- eller prioritetsdatoen for et tilknyttet EU-varemerke uten å skille mellom absolutte og relative grunner for avslag. Fordi uttredelsesavtalen har direkte virkning i britisk lov, går den foran den snevrere tolkningen av nasjonale forskrifter.
Dommen: Prioritet seirer
Anken ble tatt til følge. Klageinstansen avgjorde at Parabolica Limited hadde rett til å bruke sin EU-prioritetsdato fra 2006 som den relevante inngivelsesdatoen for sin britiske søknad. Dette fastslo at Parabolicas krav gikk foran Tesla Holding AS' etterfølgende registreringer, og dermed ble den opprinnelige avgjørelsen om ond tro omgjort.
Denne dommen bekrefter at søkere med tilknyttede EU-varemerker kan benytte sine opprinnelige prioritetsdatoer i Storbritannia, selv for søknader inngitt opptil ni måneder etter IP-fullføringsdagen (31. desember 2020).
Strategiske implikasjoner for forvaltning av immaterielle rettigheter
Selv om denne avgjørelsen gir klarhet, introduserer den kompleksitet for overvåking av varemerker. Bedrifter bør justere sine strategier som følger:
Overvåking av tilknyttede EU-registreringer
Tradisjonell overvåking av britiske varemerker baserer seg på databaser for britiske søknader. En britisk søknad kan imidlertid hente sin juridiske styrke fra en eldre EU-registrering. Konkurrenter kan fremstå som om de entrer markedet sent, men inneha effektive prioritetsdatoer fra flere år tidligere.
- Tiltak: Ved vurdering av potensielle konflikter, analyser eventuelle tilknyttede registreringer hos Kontoret for intellektuell eiendomsrett i Den europeiske union (EUIPO) som kan gjøre krav på prioritet tilbake til en tidligere dato, i stedet for kun å stole på datoen for den britiske søknaden.
Forståelse av terskelen for ond tro
Ond tro kontekstualiseres like mye av tidslinjen som av hensikten. En søker som registrerer et britisk merke i dag, kan inneha rettigheter som strekker seg tilbake over et tiår på grunn av EU-prioritetskrav. Omvendt må motparter bevise at søkerens tidspunkt var strategisk designet for å omgå eksisterende rettigheter.
- Tiltak: Hvis du innehar tidligere britiske varemerkerettigheter, må du erkjenne at konkurrenter som sender inn søknader sent kan utfordre din posisjon basert på eldre EU-prioritetsdatoer. Samle bevis regarding tidslinjen for begge parters markedsaktiviteter tidlig i enhver tvist.
Utnyttelse av prioritetskrav
For selskaper som opprettholder tilstedeværelse både i EU og Storbritannia, er det avgjørende å sikre at prioritetskrav er korrekt dokumentert. En korrekt hevdet prioritetsdato fungerer som et kraftig skjold mot innsigelser inngitt år senere.
- Tiltak: Revider regelmessig varemerkeporteføljer for å sikre at alle kvalifiserende britiske søknader korrekt gjør krav på prioritet fra tidligere EU-registreringer. Dette maksimerer beskyttelsesperiodene og minimerer sårbarheten overfor konkurrenter som sender inn søknader senere.