Rozbieżność między prawem znaków towarowych Unii Europejskiej a brytyjskimi reżimami własności intelektualnej wprowadziła znaczną złożoność prawną, w szczególności w zakresie ustalania „dat zgłoszenia" dla znaków obejmujących obie jurysdykcje. Niedawna apelacja w sprawie Parabolica Limited v Tesla Holding AS wyjaśniła kluczowy aspekt tych ram: definicja odpowiedniej daty zgłoszenia ma charakter rozstrzygający w sprawach dotyczących zarzutów działania w złej wierze. Podkreśla to krytyczne znaczenie artykułu Zrozumienie generyzacji znaku towarowego: kompleksowe omówienie podczas oceny długotrwałych praw do marki na arenie międzynarodowej.
Definiowanie złej wiary poprzez pryzmat czasu
Sprzecivy wobec znaków towarowych fundamentalnie zależą od czasu. Zgłoszenie znaku po tym, jak konkurent zabezpieczył ustalone prawa, często wywołuje scrutiny dotyczące złej wiary – w szczególności pytanie, czy wnioskodawca zamierza pasożytować na istniejącej reputacji.
W niniejszej sprawie Tesla Holding AS wniosła sprzeciw wobec wniosku o rejestrację znaku towarowego Parabolica Limited w Wielkiej Brytanii. Wynik zależał od tego, która data regulowała status zgłoszenia Parabolica:
Data zgłoszenia w UK: 14 września 2021 r.
Data pierwszeństwa w UE: 17 października 2006 r. (wywodząca się z powiązanego znaku towarowego UE).
Tesla Holding AS posiadała kilka znaków towarowych w Wielkiej Brytanii zgłoszonych między 2006 a 2021 rokiem. Ustalenie mającej zastosowanie daty było rozstrzygające. Data zgłoszenia z 2021 roku umieściłaby wniosek Parabolica po prawach Tesli, co przemawiałoby za stwierdzeniem złej wiary. Z kolei, gdyby zastosowano datę pierwszeństwa z 2006 roku, roszczenie Parabolica wyprzedzałoby zgłoszenia Tesli, co podważałoby argumentację dotyczącą złej wiary.
Prawna interpretacja przepisów dotyczących Brexitu
Spór koncentrował się na Załączniku 2A do Rozporządzenia w sprawie znaków towarowych (zmiany itp.) (wyjście z UE) z 2019 roku. Sekcja 25 tego załącznika stanowiła, że w przypadku wniosków w Wielkiej Brytanii powiązanych z istniejącym znakiem towarowym UE, odpowiednią datą zgłoszenia jest wcześniejsza z dat: daty zgłoszenia w UE lub daty pierwszeństwa. Zasada ta stosuje się „do celów ustalenia, które prawa mają pierwszeństwo".
Parabolica Limited opowiadała się za uniwersalnym zastosowaniem tego przepisu. Tesla Holding AS argumentowała natomiast, że Sekcja 25 dotyczy wyłącznie odmów rejestacji z powodu „względnych podstaw" (konfliktów z wcześniejszymi znakami), a nie „bezwzględnych podstaw". Twierdzili, że ponieważ sprzeciw opierał się na względnych podstawach, intencja rozporządzenia ograniczała jego zakres na ich korzyść.
Urzędnik prowadzący przesłuchanie sięgnął poza krajowe przepisy, analizując samą Umowę o wystąpieniu. Artykuł 59 ust. 1 przyznaje wnioskodawcom prawo do powołania się na datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa powiązanego znaku towarowego UE, nie dokonując rozróżnienia między bezwzględnymi a względnymi podstawami odmowy. Ponieważ Umowa o wystąpieniu ma bezpośredni skutek w prawie brytyjskim, nadrzędna jest ona względem węższej interpretacji przepisów krajowych.
Werdykt: Pierwszeństwo zwycięża
Apelacja zakończyła się sukcesem. Urzędnik prowadzący przesłuchanie orzekł, że Parabolica Limited miała prawo wykorzystać swoją datę pierwszeństwa w UE z 2006 roku jako odpowiednią datę zgłoszenia dla swojego wniosku w Wielkiej Brytanii. Ustalono tym samym, że roszczenie Parabolica wyprzedzało późniejsze zgłoszenia Tesla Holding AS, co doprowadziło do uchylenia pierwotnej decyzji stwierdzającej złą wiarę.
Orzeczenie to potwierdza, że wnioskodawcy posiadający powiązane znaki towarowe w UE mogą wykorzystywać swoje oryginalne daty pierwszeństwa w Wielkiej Brytanii, nawet w przypadku wniosków złożonych do dziewięciu miesięcy po Dniu Zakończenia Okresu Przejściowego w dziedzinie Własności Intelektualnej (31 grudnia 2020 r.).
Strategiczne implikacje dla zarządzania własnością intelektualną
Chociaż decyzja ta wnosi jasność, wprowadza również pewne trudności w zakresie monitorowania znaków towarowych. Przedsiębiorstwa powinny dostosować swoje strategie w następujący sposób:
Monitorowanie powiązanych zgłoszeń w UE
Tradycyjne monitorowanie znaków towarowych w Wielkiej Brytanii opiera się na bazach danych brytyjskich wniosków. Jednakże brytyjski wniosek może czerpać swoją siłę prawną ze starszego zgłoszenia w UE. Konkurenci mogą wydawać się wchodzić na rynek późno, podczas gdy w rzeczywistości posiadają efektywne daty pierwszeństwa sprzed kilku lat.
- Działanie: Podczas oceny potencjalnych konfliktów należy przeanalizować wszelkie powiązane rejestracje w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), które mogą rościć sobie prawo pierwszeństwa do wcześniejszej daty, zamiast polegać wyłącznie na dacie zgłoszenia w Wielkiej Brytanii.
Zrozumienie progu złej wiary
Zła wiara jest kontekstualizowana przez linię czasu tak samo, jak przez zamiar. Wnioskodawca zgłaszający dziś znak towarowy w Wielkiej Brytanii może posiadać prawa sięgające ponad dekadę wstecz dzięki roszczeniom pierwszeństwa z UE. Z drugiej strony, oponenci muszą udowodnić, że timing działań wnioskodawcy został strategicznie zaprojektowany w celu obejścia istniejących praw.
- Działanie: Jeśli posiadacie wcześniejsze prawa do znaku towarowego w Wielkiej Brytanii, miejcie świadomość, że konkurenci składający zgłoszenia z opóźnieniem mogą zakwestionować waszą pozycję, powołując się na starsze daty pierwszeństwa z UE. Gromadźcie dowody dotyczące harmonogramu działalności rynkowej obu stron we wczesnej fazie każdego sporu.
Wykorzystywanie roszczeń pierwszeństwa
Dla firm utrzymujących obecność zarówno w UE, jak i w Wielkiej Brytanii, kluczowe jest prawidłowe udokumentowanie roszczeń pierwszeństwa. Prawidłowo заявiona data pierwszeństwa stanowi potężną tarczę przeciwko sprzeciwom składanym lata później.
- Działanie: Regularnie przeprowadzajcie audyt portfeli znaków towarowych, aby upewnić się, że wszystkie kwalifikujące się wnioski w Wielkiej Brytanii właściwie roszczą sobie prawo pierwszeństwa wynikające z wcześniejszych zgłoszeń w UE. Maksymalizuje to okresy ochrony i minimalizuje podatność na konkurentów składających zgłoszenia z opóźnieniem.