Divergensi antara hukum merek dagang Uni Eropa dan rezim kekayaan intelektual Inggris telah memperkenalkan kompleksitas hukum yang signifikan, terutama terkait penentuan "tanggal pengajuan" untuk merek yang menjembatani kedua yurisdiksi tersebut. Sebuah banding baru-baru ini, Parabolica Limited v Tesla Holding AS, mengklarifikasi aspek penting dari kerangka kerja ini: definisi tanggal pengajuan yang relevan bersifat menentukan dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan itikad buruk. Hal ini menyoroti sifat kritis dari Memahami Generisitas Merek Dagang: Tinjauan Komprehensif saat menilai hak merek jangka panjang lintas batas.
Mendefinisikan Itikad Buruk Melalui Waktu
Keberatan terhadap merek dagang pada dasarnya bergantung pada waktu. Pengajuan merek setelah pesaing mengamankan hak yang mapan sering kali memicu pemeriksaan mengenai itikad buruk—khususnya, apakah pemohon berniat menumpang reputasi yang sudah ada.
Dalam kasus ini, Tesla Holding AS mengajukan keberatan terhadap aplikasi merek dagang UK milik Parabolica Limited. Hasilnya bergantung pada tanggal mana yang mengatur status pengajuan Parabolica:
Tanggal Aplikasi UK: 14 September 2021.
Tanggal Prioritas EU: 17 Oktober 2006 (berasal dari merek dagang EU yang terhubung).
Tesla Holding AS memegang beberapa merek dagang UK yang diajukan antara tahun 2006 dan 2021. Penentuan tanggal yang berlaku sangat menentukan. Tanggal pengajuan tahun 2021 akan menempatkan aplikasi Parabolica setelah hak-hak Tesla, sehingga mendukung temuan itikad buruk. Sebaliknya, jika tanggal prioritas 2006 yang berlaku, klaim Parabolica akan mendahului pengajuan Tesla, sehingga membatalkan argumen itikad buruk.
Interpretasi Hukum terhadap Regulasi Brexit
Sengketa ini berpusat pada Jadwal 2A dari Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. Bagian 25 dari jadwal ini menetapkan bahwa untuk aplikasi UK yang terkait dengan merek dagang EU yang ada, tanggal pengajuan yang relevan adalah yang paling awal antara tanggal pengajuan EU atau tanggal prioritas. Aturan ini berlaku "untuk tujuan menetapkan hak mana yang memiliki prioritas."
Parabolica Limited berargumen untuk penerapan universal ketentuan ini. Tesla Holding AS membantah bahwa Bagian 25 hanya berlaku untuk penolakan berdasarkan "alasan relatif" (konflik dengan merek sebelumnya), bukan "alasan absolut." Mereka berpendapat bahwa karena keberatan didasarkan pada alasan relatif, maksud regulasi tersebut membatasi ruang lingkupnya demi keuntungan mereka.
Petugas Pendengaran melihat melampaui regulasi domestik ke Perjanjian Penarikan diri (Withdrawal Agreement) itu sendiri. Pasal 59(1) memberikan hak kepada pemohon untuk mengandalkan tanggal pengajuan atau tanggal prioritas dari merek dagang EU yang terhubung tanpa membedakan antara alasan absolut dan relatif untuk penolakan. Karena Perjanjian Penarikan diri memiliki efek langsung dalam hukum UK, hal ini mengesampingkan interpretasi yang lebih sempit dari regulasi domestik.
Putusan: Prioritas Menang
Banding tersebut berhasil. Petugas Pendengaran memutuskan bahwa Parabolica Limited berhak menggunakan tanggal prioritas EU tahun 2006 mereka sebagai tanggal pengajuan yang relevan untuk aplikasi UK mereka. Ini menetapkan bahwa klaim Parabolica mendahului pengajuan berikutnya dari Tesla Holding AS, sehingga membalikkan keputusan awal yang menemukan adanya itikad buruk.
Putusan ini mengonfirmasi bahwa pemohon dengan merek dagang EU yang terhubung dapat memanfaatkan tanggal prioritas asli mereka di UK, bahkan untuk aplikasi yang diajukan hingga sembilan bulan setelah Hari Penyelesaian KI (31 Desember 2020).
Implikasi Strategis bagi Manajemen Kekayaan Intelektual
Meskipun keputusan ini memberikan kejelasan, hal ini memperkenalkan kompleksitas bagi pemantauan merek dagang. Bisnis harus menyesuaikan strategi mereka sebagai berikut:
Memantau Pengajuan EU yang Terhubung
Pemantauan merek dagang UK tradisional mengandalkan basis data aplikasi UK. Namun, aplikasi UK mungkin memperoleh kekuatan hukumnya dari pengajuan EU yang lebih lama. Pesaing mungkin tampak memasuki pasar terlambat tetapi memegang tanggal prioritas efektif bertahun-tahun sebelumnya.
- Tindakan: Saat menilai potensi konflik, analisislah setiap pendaftaran Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) yang terhubung yang mungkin mengklaim prioritas kembali ke tanggal sebelumnya, daripada hanya mengandalkan tanggal aplikasi UK.###Memahami Ambang Batas Itikad Buruk
Itikad buruk dikontekstualisasikan oleh linimasa sebanyak oleh niat. Seorang pemohon yang mengajukan merek UK hari ini mungkin memegang hak yang membentang lebih dari satu dekade karena klaim prioritas EU. Sebaliknya, pihak yang mengajukan keberatan harus membuktikan bahwa waktu pengajuan pemohon dirancang secara strategis untuk menghindari hak yang ada.
- Tindakan: Jika Anda memegang hak merek dagang UK sebelumnya, sadari bahwa pesaing yang mengajukan permohonan terlambat dapat menantang posisi Anda berdasarkan tanggal prioritas EU yang lebih lama. Kumpulkan bukti mengenai linimasa aktivitas pasar kedua belah pihak sejak awal dalam sengketa apa pun.###Memanfaatkan Klaim Prioritas
Bagi perusahaan yang mempertahankan kehadiran di both EU dan UK, memastikan klaim prioritas didokumentasikan dengan benar adalah hal yang vital. Tanggal prioritas yang dinyatakan dengan benar berfungsi sebagai perisai kuat terhadap keberatan yang diajukan bertahun-tahun kemudian.
- Tindakan: Lakukan audit berkala terhadap portofolio merek dagang untuk memastikan semua aplikasi UK yang memenuhi syarat secara tepat mengklaim prioritas dari pengajuan EU sebelumnya. Hal ini memaksimalkan periode perlindungan dan meminimalkan kerentanan terhadap pesaing yang mengajukan permohonan di kemudian hari.