Desafiar una marca registrada en la Unión Europea exige más que simples afirmaciones de similitud o posible confusión; requiere una estrategia legal rigurosa y respaldada por pruebas. Un reciente fallo del Tribunal General de la Unión Europea, que involucra al fabricante polaco de equipos ópticos Salumanus sp. z o.o. y a la empresa con sede en Hong Kong Heyoptics Co. Ltd., ilustra los formidables obstáculos que enfrentan las empresas al intentar invalidar una marca de la UE.
La resolución destaca dos requisitos esenciales para las entidades que navegan disputas de propiedad intelectual: una documentación sólida de derechos anteriores, como el derecho de autor, y disciplina procesal durante los procedimientos administrativos. Para los profesionales del derecho y líderes empresariales, el caso demuestra que la vigilancia de marcas registradas y la preservación proactiva de pruebas son componentes fundamentales de la preparación para litigios.
Pruebas insuficientes de derecho de autor previo
Salumanus buscó invalidar la marca figurativa "lightoptics" de Heyoptics invocando motivos según el Reglamento (UE) 2017/1001: la titularidad de un derecho de autor anterior y la mala fe del solicitante. El tribunal desestimó ambos argumentos, fracasando la reclamación de derecho de autor debido a pruebas insuficientes de autoría y cronología.
Según la legislación de la UE, una parte que alegue la invalidez basada en un derecho de autor anterior debe establecer claramente la adquisición, existencia continuada y alcance de protección de ese derecho. El uso comercial por sí solo no es suficiente; se debe probar la creación. Salumanus presentó facturas, fotografías de productos y correspondencia, pero el Tribunal General consideró que estos materiales carecían de la especificidad necesaria para demostrar que el signo había sido creado antes de la solicitud de Heyoptics en noviembre de 2021.
De manera crucial, el contrato con el diseñador gráfico no hacía referencia explícita al desarrollo del signo específico en cuestión. Además, los extractos de sitio web notariados presentados estaban fechados años después del plazo crítico, lo que los hacía irrelevantes para establecer prioridad. Este resultado subraya un error común: confiar en registros comerciales generales en lugar de documentación precisa y con marca de tiempo del trabajo creativo.
Disciplina procesal y la admisibilidad de las pruebas
Un aspecto significativo de la resolución se refiere a la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez en la etapa judicial. Salumanus intentó introducir correos electrónicos de 2018 y 2021 durante los procedimientos del Tribunal General, argumentando que habían sido archivados y eran difíciles de recuperar.
El tribunal rechazó estas pruebas de plano. El papel del Tribunal General es revisar la legalidad de la decisión de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) basada en las circunstancias fácticas y jurídicas disponibles para ese órgano en ese momento. Permitir que las partes presenten nuevas pruebas más tarde socavaría la integridad del proceso administrativo.
Para las empresas, esto significa que los procedimientos ante la EUIPO son decisivos. El expediente probatorio debe estar completo antes de la oficina de marcas. Confiar en la recuperación de documentos durante la revisión judicial es un error estratégico que generalmente resulta en su exclusión del expediente.
Definición de mala fe en disputas de marcas
Salumanus también argumentó que Heyoptics actuó de mala fe al copiar su signo y apropiarse de fotografías de productos. El tribunal reiteró que la mala fe debe evaluarse en función de todas las circunstancias relevantes existentes en el momento de la solicitud. Se presume que un solicitante actúa de buena fe a menos que se demuestre lo contrario con pruebas suficientes.
La similitud entre signos o actividades comerciales superpuestas no equivale automáticamente a intención deshonesta. Para probar la mala fe, el impugnante debe demostrar que el solicitante conocía, o debería haber conocido, el uso anterior con la intención de explotarlo o bloquear al verdadero propietario. Salumanus no logró proporcionar pruebas de que Heyoptics estuviera al tanto de su uso previo o tuviera la intención de excluirlos del mercado.
Implicaciones estratégicas para la gestión de la propiedad intelectual
Este fallo ofrece varias ideas prácticas para las empresas que gestionan la protección de marcas:
Documentar la creación rigurosamente: Mantener registros fechados de la creación de logotipos, incluyendo borradores, acuerdos con diseñadores que especifiquen la titularidad de los derechos de autor y registros de despliegue comercial inicial. Las facturas generales rara vez son suficientes para probar una fecha de autoría.
Preservar pruebas desde el inicio: Identificar y archivar comunicaciones relevantes, contratos y pruebas de uso inmediatamente al descubrir una posible infracción o al prepararse para procedimientos de invalidez. No asumir que los documentos pueden recuperarse más tarde.
Realizar un monitoreo proactivo: El monitoreo de marcas permite a las empresas detectar solicitudes conflictivas de manera temprana, lo que facilita la construcción de un caso más sólido en cuanto a conocimiento y conciencia, componentes clave de las reclamaciones de mala fe.
Comprender los estándares legales: Reconocer que "signos similares" no equivalen a "mala fe" ayuda a las empresas a calibrar expectativas y asignar recursos hacia reclamaciones con mayores probabilidades de éxito, como disputas claras de prioridad o violaciones de derechos registrados.
En el complejo panorama de la legislación de propiedad intelectual de la UE, la intuición no es prueba. Las empresas deben abordar los desafíos de marcas con el mismo rigor aplicado a las auditorías financieras, asegurando que cada reclamación esté respaldada por pruebas precisas, oportunas y admisibles. La vigilancia y seguimiento de marcas no solo ayuda a detectar infracciones, sino que también fortalece la posición legal de una empresa al proporcionar un registro claro de uso y conocimiento previo.