De recente acceptatie van een verzoekschrift van Vetements Group AG door het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de discussie over de doctrine van buitenlandse equivalenten in het merkenrecht opnieuw aangewakkerd. Deze doctrine, die beoordeelt of een niet-Engels woord als merk kan worden geregistreerd, hangt af van de vraag of consumenten de term waarschijnlijk zullen interpreteren als het Engelse equivalent. De zaak draait om de vraag of het Franse woord Vetements – wat "kleding" betekent – generiek, beschrijvend is, of in aanmerking komt voor merkbescherming.
De Doctrine van Buitenlandse Equivalenten en Consumentenperceptie
Het Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) stelt dat buitenlandse woorden met directe Engelse vertalingen kunnen worden geweigerd als ze louter beschrijvend of generiek zijn. Een merk zoals VEUVE ROYAL (Frans voor "Koninklijke Weduwe") werd bijvoorbeeld geweigerd voor registratie omdat het onwaarschijnlijk is dat Amerikaanse consumenten het vertalen, ondanks de oorsprong in een veelvoorkomende taal. De cruciale factor is of de gemiddelde Amerikaanse consument de term zou "stoppen en vertalen".
De doctrine is echter niet absoluut. Rechtbanken hebben geoordeeld dat termen uit talen zoals Spaans, Frans of Russisch in aanmerking kunnen komen, maar alleen als ze aan specifieke criteria voldoen. De Booking.com-beslissing (2020) onderstreepte dat het merkenrecht rekening moet houden met hoe consumenten een merk percipiëren, niet alleen met de taalkundige oorsprong. Dit principe werd centraal in het argument van Vetements.
De Vetements-zaak: Een botsing van juridische interpretaties
Vetements diende twee merkaanvragen in voor het woordmerk Vetements en de gestileerde versie, voor kleding en retaildiensten. Het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) wees de merken af, met de bewering dat ze generiek waren voor "kleding". Vetements betoogde dat de term, hoewel letterlijk vertaald naar "kleding", niet beschrijvend was in de mode-industrie en erkenning had gekregen via media en merkidentiteit.
The Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) handhaafde de afwijzing, met het argument dat de generieke aard van de term zwaarder woog dan de merkerkenning. Vetements ging in beroep bij het Federal Circuit, dat de TTAB bevestigde, stellende dat de focus moet liggen op de vraag of consumenten de term associëren met de generieke categorie. De zaak bereikt nu het Hooggerechtshof, waar de juridische interpretatie van de doctrine op de proef zal worden gesteld.
Verschillende benaderingen in de verschillende circuits
Rechtbanken hebben de doctrine van buitenlandse equivalenten verschillend geïnterpreteerd, wat onzekerheid creëert voor bedrijven. Het Fourth Circuit paste bijvoorbeeld een test voor consumentenperceptie toe, en oordeelde dat de Italiaanse term UNO (betekenis "één") niet beschrijvend was voor een pizzeria. Het Second Circuit heeft daarentegen een meer rigide benadering gehanteerd, waarbij de betekenis van de term in het land van oorsprong voorrang krijgt boven consumentengedrag.
Het Fifth Circuit benadrukte eveneens automatische vertaling voor het beoordelen van beschrijvendheid, en vond de Spaanse term CHUPA (betekenis "zuigen") generiek voor lollies. Ondertussen heeft de TTAB erkend dat sommige consumenten vloeiend kunnen zijn in de betreffende taal, wat leidt tot tegenstrijdige uitkomsten in vergelijkbare zaken.
Gevolgen voor merkenstrategie
De uitkomst van de Vetements-zaak zou de manier waarop bedrijven merkaanvragen benaderen met niet-Engelse termen kunnen veranderen. Bedrijven moeten nu navigeren door een lapwerk van interpretaties, waarbij ze taalkundige nuances moeten afwegen tegen consumentenperceptie. Een term uit een veelvoorkomende taal zoals Frans kan bijvoorbeeld nog steeds als generiek worden beschouwd als het onderscheidend vermogen in de markt ontbreekt.
Merkenmonitoring en strategische registratie zijn cruciaal. Merken moeten evalueren of hun merken waarschijnlijk als generiek, beschrijvend of onderscheidend worden waargenomen. Juridische duidelijkheid over de toepassing van de doctrine zal bedrijven helpen kostbare afwijzingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun merken beschermd zijn.
IP Defender controleert nationale merkenregisters op conflicten en inbreuken, en biedt bedrijven real-time inzichten in potentiële risico's. Door meer dan 50 landen te tracken, inclusief de EU, de VS en Australië, zorgt IP Defender ervoor dat merken bedreigingen voor blijven. Deze service helpt bedrijven de kostbare fouten te voorkomen die gezien zijn in zaken zoals Vetements, waar een gebrek aan proactieve monitoring leidde tot juridische uitdagingen.
De inzet is hoog. Een enkele fout in merkenbescherming kan leiden tot financiële verliezen, merkverwatering en juridische gevechten. Met IP Defender kunnen bedrijven hun intellectuele eigendom vol vertrouwen verdedigen, wetende dat hun merken onder constante bewaking staan. Of het nu gaat om het lanceren van een nieuw merk of internationaal uitbreiden, de juiste monitoringstrategie is essentieel.